方法专利分离式侵权判定探究

孙永伟

摘 要：随着新兴技术的发展，尤其是以“云计算”为代表的网络技术的日新月异，专利侵权行为分离化趋势明显、专利侵权跨境化情形增多以及举证责任倒置法律适用产生困难。由于分离式侵权的侵权主体包含多人、实施地或包含多管辖区，难以适用专利法上的传统侵权理论。美国 BMC 案提出的“指示或者控制”标准为专利分离式侵权判定提供了借鉴。这一标准为我国在“互联网 + ”时代背景下判定方法专利分离式侵权提供了借鉴和参考。

关键词：方法专利；侵权判定；探究

一、何谓“分离式侵权”

分离式侵权，是指在方法专利权利要求中并非由单个主体全部实施所有的工艺和步骤，而是由多个相对独立的主体分别实施其中若干步骤的侵权行为。例如，某方法专利包含步骤甲、步骤乙和步骤丙，其中步骤甲和步骤丙由服务商实施，而步骤乙由该服务商的客户实施。传统专利法要求实施侵权的主体具有“同 一性”，判断标准采用“全面覆盖”原则，因此，从传统的专利侵权判定角度看，服务商和客户均未实施全部三个步骤，因此均不能判定其构成对方法专利权的侵犯。而方法专利本身具有被多人实施的特征，正是基于方法专利侵权的这种特性，更有必要对分离式侵权进行有针对性的研究和有效的规制，以保证方法专利权人的合法权益。

分离式侵权概念最早由美国史丹佛大学 Lemley 教授提出。Lemley 教授认为，专利分离式侵权指的是专利本身的权利内容由不同的行为人分别实施或在不同国家实施的侵权形式，包含多侵权人（ multi-user） 及多管辖权（ multi- jurisdictional） 两种形态。 2007 年美国联邦巡 回上诉法院在 BMC Resources，Inc.v.Paymentech，L.P.一案中首次专门讨论了分离式侵权行为。

按照美国分离式侵权的分类标准，方法专利分离式侵权包含着多人侵权和多管辖地侵权两种侵权形态。多人侵权指的是侵权行为 涉及两个以上的行为人，每一个行为人只实施专利的一个或几个步骤，按照“全面覆盖”原则，每一个人都不构成专利权侵权的情况。另一种形式是多管辖地侵权，指的是侵权行为涉及多个独立管辖区，在每一个管辖区内 实施侵权行为的其中一部分。这一侵权形式与专利权自身的地域性有密切关系，各个管辖区 只能对自己辖区内的专利侵权行为进行规制，而在单独某一个管辖区的侵权行为又不具备全 部的侵权要件，无法被认定为侵权。所以，多管辖地侵权出现的根源在于现行专利法体制下，各国皆遵循专利法域内有效理论，强调专利权的地域性。

二、分离式侵权产生的原因

（一）技术原因

现如今，产业分工愈发的精细化，一种服务或产品动辄需要不同的主体提供，社会化的分工与合作带来了高效率、专业化、个性化。同时，人们对个性产品的需求，使得服务或产品更具有针对性，这往往需要和客户进行深度的沟通和参与才能最终实现服务/产品的完成，定制化的服务/产品大行其道即说明了这一趋势。服务提供商提供服务的过程离不开与客户的互动，服务的提供过程要求客户实质性地参与到最终产品的 制造过程中，而服务提供商提供的是明确而细 致的指导。在这种参与、互动的过程就使得分离式侵权有了存在的土壤。尤其是互联网时代，网络计算服务技术是根据客户需求提供的动态服务，因此强调技术实施的交互性，而服务提供商提供服务的过程与客户进行计算消费服务的过程是有机联系在一起的。因此，从技术实施过程来看，必然有客户参与到网络计算服务的具体步骤中来，而且要根据客户所提供的计算指令来提供有针对性的服务。并且这种可能性随着网络通信和网络服务技术的发展有逐步扩大的趋势。这也为网络化技术的分离式专利侵权行为提供了技术上的可能性。

（二）法律原因

在专利法律方面，既有专利权人申请专利要求撰写技巧问题，也有专利保护范围的法律认定出现僵化和缺乏灵活性的制度漏洞问题。

其一，从专利申请人的角度来看，为了顺利通过专利审查和符合专利法对专利权利要求达到清楚限定的标准，避免分离侵权抗辩。专利撰写人一般采取的专利权利要求撰写策略可能会与专利法对清楚限定专利权要求保护范围的要求产生冲突。

其二，从专利侵权判定所针对的假设性技术模型来看，科学技术的发展超出了傳统专利法所设计的“一项专利对应一种产品”的技术发展模式，有可能让两个以上相互独立的主体共同参与到技术实施中来。

传统的专利侵权判定中，科学技术的迅猛发展使得全面覆盖原则难以对权利人构成有效保护，规避侵权可能变得更为容易，特别是互联网领域方法专利则更加难以得到执行和救济，因此，必须对分离式侵权行为进行特别规制。

三、分离式侵权判断标准———“指示或者控制”标准

前述提及的2007 年美国联邦巡回上诉法院在 BMC Resources，Inc.v.Paymentech，L.P.一 案中首次对分离式侵权类型进行了论述，并发展 出了一套判断标准，即“指示或者控制”标准。 但是这种标准在最初适用时，程序相当严格，难以起到阻止多人侵权形式下的方法专利分离式侵权行为。因此，法院逐渐放松了标准。在随后的 Muniauction，Inc.v.Thomson Corp.案件中， 法院对“指示或者控制”标准作了进一步的解 释。法院认为此标准在被控专利直接侵权人需对他人之行为负代位责任的情况下才能成立。正如美国联邦巡回上诉法院法官在 BMC Resources 案中认为的那样： “如果被告对于整个方法专利实施过程进行 ‘控制或者指导，以至于所有方法专利的工艺 步骤的实施可以归因于被告”，则可以认为被 告必须要“为其所控制的具体行为主体的行为 承担替代责任”。

一般而言，判断侵权人之间有无事实上 的“指示或者控制”，要关注以下两方面问题： 一是被控侵权者与其他实施者之间是否存在委托或者代理关系。二是两者之间是否有可以构成“指示或者控制”关系的合同义务。上述两个标准均可符合“指示或者控制”标准的认定标准。

为了实施这一判定标准，首先，法院会首先判断侵权是否由多个行为人实施，如果行为人只有一个，则不会存在分离式侵权的问题。其次，第二步，判断被指示或者控制的第三人是消费者还是合作的经营者。如果是消费者，则只有在非常特殊的情况下，消费者的行为才会因满足“指示或者控制”标准而承担责任。如果是商业经营者时，判断标准的适用需要作进一步的分析。审判实务中，对于此类情况，各个法院的认定标准也各不相同。虽然学界对此原则的运用有多种见解，但唯一被法院直接采纳的只有 Muniauction 案中的标准解释。此种解释认为，在被控侵权人与第三人之间有契约关系，且能证明第三人与被控侵权人之间有代理关系或者代理行为时，才能认定被控侵权人事实上实施了标的方法专利的全部步骤，被控侵权人才构成直接侵权并需要为第三人的行为负赔偿责任。

四、分离式侵权在我国的现状与发展

方法专利的分离式侵权，在我国尚是一个比较新颖的研究课题。我国一般实务做法认为间接侵权的成立必须要有直接侵权作为前提。因 此，在方法专利间接侵权的司法认定中，都要先判断直接侵权是否成立，进而再判断间接侵权。 但是美国不需要法院或其他机构的司法结论，只要有直接侵权的事实即可。这是我国专利分离式侵权与美国不同之处，也使得我国在判定分离式侵权上更加复杂，从而使得分离式侵权的认定更加的艰难。

鉴于我国理论研究的薄弱和实践的空缺， 在理性分析和研究美国“指示与控制”标准的基础上，将之用于中国的方法专利分离式侵权的判定中尚有很长一段路要走。

个人认为，我国应当结合国情，循序渐进的研究、适用“指示与控制”标准。首先，我们应从理论上取得一致性的看法，从法律的高度进行研究并纳入立法进程。其次，最高人民法院对分离式侵权进行司法解释、统一适用标准并发布指导案例。再次，各级法院对于指示或者控制的判断，要关注两个方面：一方面是判断行为人是否有权、有能力控制其他行为人。另一方面是行为人是否从侵权行为中获得了直接的财产利益。只有经过大量的审判实践不断总结，才能摸索出适合中国知识产权水平和保护现状适用标准和规则。