浅论发明专利审查意见通知书的答复

吕青林+金善科

发明实质审查过程中，申请人须在规定的时间内对审查意见通知书进行答复，提交意见陈述书。在意见陈述书中，申请人可以对不认同的审查意见进行争辩，指出审查意见的欠妥之处，陈述自己的意见。可以说，意见陈述书是申请人向审查员除专利申请说明书之外又一揭示专利申请的技术背景、技术内涵和技术价值的重要途径。

一、答复审查意见通知书常见问题

1.文本提交错误

例如，将某些专利申请的意见陈述书和修改替换页交错交混。

2.无意见陈述书或无实质性内容

例如，无意见陈述书，或虽提交意见陈述书，但在意见陈述书中仅仅陈述了修改方式或修改位置。

3.答非所问

例如，针对权利要求保护范围不清楚的审查意见，给出了权利要求具备创造性的意见陈述。

4.“无的放矢”，重点不突出

有些申请人不对审查意见通知书进行认真阅读分析，虽然陈述了很多意见，但始终没有抓住问题的本质，没有对核心问题提出自己的意见。还有的申请人，能抓住问题的本质，也对核心问题陈述了自己的意见，但其有一个错误的思想，认为陈述的内容越多越有说服力，越能被审查员接受。在这种错误思想的影响下，不管是主要问题还是次要问题，申请人都面面俱到，平均发力，一一陈述意见进行争辩，没有突出重点，冲淡了申请人对主要问题的意见陈述在审查员心中的分量。

二、答复审查意见陈述书技巧浅析

对于权利要求的保护范围不清楚，或没以说明书为依据，及独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征等，这些审查意见比较容易答复。申请人站在本领域技术人员的角度，如果认为审查员的审查意见正确，就作出相应修改以克服相应缺陷，若申请人不接受审查意见，应陈述有关意见，给出不接受的理由。对于权利要求不具备新颖性的审查意见，申请人首先确定审查员在评述时是否采用了“单独对比”的原则，事实认定是否正确，现有技术与发明专利申请的技术领域，所解决的技术问题、技术方案和预期效果等方面是否实质相同。只要上述条件任意一个不成立，申请人应就该不成立的条件质疑审查员的审查意见，进行权利要求具备新颖性的意见答复。对于权利要求和说明书的修改超出了原权利要求和说明书的记载范围的审查意见，申请人应站在本领域技术人员的角度，核查修改的内容是否记载在原权利要求书和说明书中，或者是否能由原权利要求书和说明书所记载的内容直接地、毫无疑义地得到。如果有記载或者能直接、毫无疑义地得到，那么所作的修改没有超出原权利要求和说明书的记载范围，申请人在意见陈述书中应指出修改内容的出处或陈述为什么能直接地、毫无疑义地得到。对于说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，以致所属技术领域的技术人员不能实现的审查意见，申请人首先应清楚审查员认为说明书没有对发明作出清楚、完整的说明具体指的是哪方面的内容，然后从该内容是否清楚、完整，该内容是否是解决技术问题的必要技术手段，该内容是否为现有技术等方面进行分析、核实。如果申请人认为该内容清楚完整，不为必要技术手段和为现有技术，那么，申请人应基于这些方面进行详细说理，给出说明书对发明作出清楚、完整的说明，所属技术领域的技术人员能够实现的意见陈述。

相对其他形式审查意见通知书的答复，创造性审查意见通知书的答复在整个专利审查过程中所起的作用最为重要，其经常左右着专利审查的走向。因此，创造性审查意见通知书的答复是个重点，同时也是个难点。下面着重对创造性审查意见通知书的答复技巧进行粗浅的讨论。

（1）仔细阅读审查意见通知书，检查审查意见通知书中所涉及的事实、证据是否存在错误。审查员作为所属技术领域的技术人员，对专利申请技术方案的理解可能没有申请人透彻、清楚，也就是说，审查员对专利申请技术方案的理解可能存在偏差或错误，这可能直接导致审查员事实认定错误。如果审查意见通知书中存在事实认定错误，申请人针对此进行意见陈述，会收到事半功倍的效果。当然，除上述情况外，事实认定错误可能也存在于证据当中。比如，对比文件中没有公开的事实，审查员认为公开了，或者由于审查员的疏忽，对比文件的公开日期晚于专利申请的申请日或优先权日，不能构成专利申请的现有技术。

（2）判断要求保护的发明是否具有创造性，就是要判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照三个步骤进行：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中第三步是评判一个发明是否具备创造性的关键一步，也是申请人争论的重点。首先，针对审查员给出的审查意见，申请人应从技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果等方面认真对专利申请和现有技术进行比对，看现有技术的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果是否与专利申请存在差异。如果存在差异，要着重研究这种差异是否导致专利申请相对于现有技术是否是显而易见的。其次，针对审查员给出的审查意见，申请人应仔细研读权利要求相对于最接近现有技术的区别特征，查看审查员在评述区别特征时，是否割裂了区别特征之间的联系，孤立地考虑各个特征所起的作用，而忽略了区别特征作为整体所起的作用。如果是，申请人应着力陈述区别特征整体所起的作用，所解决的技术问题以及达到的技术效果。最后，针对审查员给出的审查意见，着重查看区别特征是否被其他现有技术公开，是部分公开还是全部公开。如果公开了，要着重查看区别特征在其他现有技术中所起的作用，是否与其在本专利申请中所起的作用相同。如果不相同，要着重陈述所起的作用不同，导致本领域技术人员没有动机将其他现有技术中公开的技术特征，应用于最接近现有技术中以解决其存在的技术问题。对于没被其他现有技术公开而被审查员认定为公知常识的技术特征，申请人应仔细核实该没被公开的技术特征是否为公知常识。技术特征是否为公知常识与该技术特征的应用领域直接相关，有些特征在某些领域为公知常识，但在某些领域的应用却不是公知常识。另外，多个公知常识的结合可能会带来新的技术效果，解决了新的技术问题，也就是说，多个公知常识的结合不一定还是公知常识。对于这些，申请人在答复审查意见通知书时都应该注意。

一份质量上乘的意见陈述书是审查员对发明专利申请作出客观、公正审查的一个有力保证。申请人应站在所属技术领域的技术人员的角度，基于客观事实，结合文中所提及的答复技巧认真分析审查意见通知书，依法作出有理有据的意见陈述，为自己的权益进行合理争辩。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2]薛晨光.答复发明专利审查意见通知书有门道[J].中国发明与专利，2007（8）.endprint