我国专利优先权制度问题研究

朱艳　周小琳

摘 要 优先权作为专利权的重要组成部分，是专利申请人所享有的重要权利之一，在我国应用实践中，却存在国内外申请人外观设计专利权地位不对等、我国四法域之间专利优先权产生冲突、在先申请与在后申请的冲突等问题。为化解专利优先权在具体应用方面与其他制度的矛盾，本文建议在《专利法》中增加外观设计本国优先权的规定，实现申请类型的合理转化、采用《TRIPS协议》协调四法域优先权制度的有关问题、给予本国优先权在先申请视为撤回的宽限期，建立在先申请恢复规则等完善措施。

关键词 专利 国际 优先权

作者简介：朱艳，中国科学院大学2014级民商法专业硕士研究生，研究方向：知识产权法；周小琳，公安部物证鉴定中心，研究方向：标准规范。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.12.021

为突破专利地域性对先申请原则的束缚，1883年《保护工业产权巴黎公约》首此引进国际优先权制度。 一百多年来，建立与运用优先权制度既是各国专利申请人平等互利的法律利器，又是专利制度国际化的重要路径，在世界专利史上发挥了巨大的作用。 我国于1984 年在《专利法》中引入了优先权原则，规定了以外国申请为基础的国际优先权，但对于以本国申请为基础的国内优先权却只字未提。国际竞争日趋激烈促进了优先权制度的发展，使现有优先权制度的适用范围不断扩大，与此同时，我国优先权制度发展滞后问题也越来越突出，鉴于此，当今理论界与实务界的学者均提出在我国设立本国优先权这一举措。1992年，我国《专利法》增加了本国优先权的相关规定，形成国际优先权和本国优先权两种基本形式。我国《专利法》对优先权制度的规定，使得优先权在保障公约成员国申请人在公约的框架下，在他国享受国民待遇、鼓励发明创造者尽快申请专利、减轻申请人经济负担、构建专利申请类型转换间的桥梁、完善专利申请，促进发明人加快研究进程等方面作用得到凸显。 反思我国现有的专利优先权制度，还存在诸如国内外申请人外观设计专利权地位不对等、我国四法域之间专利优先权产生冲突、在先申请与在后申请产生冲突等问题。对这些问题的研究及解决，有利于进一步推进专利优先权制度的完善和发展。

一、我国专利优先权制度的功能价值

（一）确立国际优先权的价值

世界上多数国家的专利法采取先申请原则，这成为《巴黎公约》确立优先权原则的根本原因。按照该原则的精神，如果提交专利申请的内容相同，则最先提出专利申请的人会被授以专利权。相对于专利权的地域性，竞争具有国际性，为获取更多的经济利益，申请人需要同时向多个国家提出专利申请以求获得更早的专利保护。否则，专利申请可能因各种原因丧失新颖性或者创造性而无法获得授权。然而，一方面由于相关发明创造的应用价值尚不确定，导致向国外申请专利的必要性以及可行性也不确定；另一方面，即使要向国外申请专利，翻译准备申请材料和办理申请手续也需耗费大量的时间。 因此，盲目要求申请人同时在本国和其他国家提出专利申请不具有现实可操作性。为此，《巴黎公约》通过国际优先权制度，为公约成员国申请人在公约的框架下在他国享受国民待遇提供方便，促进了各国的技术交流。

（二）确立我国国内优先权的价值

1.鼓励发明创造者尽快申请专利

根据之前专利法的规定，如果对专利进行修改，则不能超越原说明书的范围，一般情况下申请之后的修改改进将会作为一项新的专利申请。若过早的提出专利申请，那么可能会存在某些技术问题还没有解决的困境，若是过晚提出申请，则该项专利可能会被别人抢先注册。因此，理智的申请人往往等到发明创造的相关技术趋于成熟之时才提出专利申请。这在一定程度上限制了发明创造者尽早的进行专利申请。而本国优先权制度则破解了这一困境，一方面给予专利申请人充分的时间去完成专利创作，另一方面又防止了他人抢先注册的情形。

2.减轻申请人经济负担

根据我国专利法的相关规定，申请人要求本国优先权的，其后一申请提出之日，在先申请即视为撤回。如果我国专利法中没有规定专利优先权制度，实践中会形成两种关联专利，后一专利是前一专利的改进专利，专利权人为此需要支付两件专利的费用。本国优先权制度的存在，申请人可在十二个月以内将多项国内优先权申请合并为一个申请。既保护了专利又减轻了经济负担。

3.构建专利申请类型互相转换的桥梁

根据我国《专利法实施细则》的规定，申请人要求本国优先权，在相同主题的基础上，在先申请为实用新型的，其在后申请可以是实用新型或者发明；在先申请是发明的，其在后申请可以是发明或者实用新型。当申请人不能准确把控其发明创造的专利创造性、新颖性时，可以根据专利法中本国优先权制度的相关规定，先提交实用新型专利的申请，当技术趋于成熟时再提交发明专利的申请。或者申请人之前提交了发明专利的申请，但却发现该技术可能达不到发明专利的要求，那么可以在优先权期间内申请实用新型专利。以此构建专利申请类型转换的桥梁，实现发明与实用新型专利申请的相互转化。

4.完善专利申请，促进发明人加快研究进程

根据我国专利法的规定，在优先权期限内和相同主题的前提下，申请人可以对在先申请增加新的要素或补充实施技术以完善在先申请。同时，本国优先权的期限仅有12个月，激励申请人第一次提出专利申请后，加快研究进程在优先权12个月以内完善自己的专利技术，客观上推动了科学技术的发展。

二、我国专利优先权制度的现实困境

（一）国内外申请人外观设计专利权地位不对等

我国国内优先权仅包涵发明和实用新型专利，外观设计优先权被排除在外。此外，我国专利法的相关规定限制了本国优先权的行使，即申请优先权必须严格遵守《专利法实施细则》中第三十三条第二款的规定。外国申请人可以依据外国首次申请而享有外观设计的国际优先权，而国内申请人却不能享有外观设计的优先权。为改变这一现状，我国在1993 年实施的专利法中取消了国际优先权的主体必须为外国申请人的限制性规定。但相关学者的研究结果表明，先向保护外观设计的其他巴黎公约成员提交外观设计申请，之后再在国内提出在后申请从而享有优先权的做法在实践过程中操作难度大。此外，据研究发现，美国、日本、韩国等大多数国家的本国优先权制度也没有涉及外觀设计，但却通过设立比本国优先权更为优惠的其他制度来保障其本国申请人的利益。相比之下，我国并没有设立类似的制度来保障国内申请人的权利。

（二）“一国两制”下我国四法域之间专利优先权产生冲突

现今中国存在四个法域，即大陆、香港、澳门、台湾，专利权的地域性导致各法域专利制度难以统一，因此，优先权冲突在所难免。

大陆、香港、澳门、台湾地区四法域的专利制度对优先权有不同的规定。第一，各法域中对于国际优先权和本国优先权所包括的专利类型不同， 大陆的本国优先权不包括外观设计，香港的港内优先权不包括标准专利， 而台湾岛内外优先权的专利类型相同；第二，各法域规定的国际优先权期限一致， 但域内优先权期限存在不同。 此外，大陆专利法律制度既包括国际优先权，又包括本国优先权。而對于香港、澳门及台湾地区的专利申请人在大陆申请专利时是否享有优先权， 大陆则有不同规定。

（三）在先申请与在后申请的冲突

出于避免重复性授权和对同样内容的发明进行重复审查的立法考量，我国法律规定“提出在后申请之日起首次申请视为撤回并不得请求恢复。”但相关学者的研究表明，一则判断是否重复授权的对象是权利要求，而对于优先权来说则是在先申请的申请文件，包括权利要求书、说明书、说明书附图，如果两次申请的权利要求主题不同，那么就不存在重复授权的情况。二则一旦提出在后申请，将在先申请统统视为撤回会导致申请人的权益丧失。

三、我国专利优先权制度的改革建议

（一）增加外观设计本国优先权的规定

增加外观设计本国优先权的规定，可以更好的衔接发明和实用新型专利，并参照这两类国内优先权的操作，使得外观设计国内优先权更具可操作性。 为此，笔者建议在《专利法》第二十九条第二款中增加本国优先权外观设计专利的相关规定，实现申请类型的合理转化。此外，鉴于在我国要求本国优先权仅能在发明和实用新型这两种申请类型之间实行转换的现实状况，笔者建议，删除《专利法实施细则》中第三十二条第二款第（二）项中“还未被专利局授予专利”的规定，增加发明和实用新型可以作为外观设计优先权基础的规定，以便在三种专利类型申请的转换上提供桥梁。

（二）采用《TRIPS协议》协调四法域优先权问题

我国四法域专利制度都遵循《TRIPS协议》，享有和履行《TRIPS协议》所规定的权利、义务。其规制了WTO知识产权国际保护体制，可在冲突的协调中起到重要的作用。每个多法域国家所追求的价值目标是通过统一实体法来解决区际法律冲突。然而，“一国两制”下我国四法域具有独特性，涉及中央与特区的关系，涉及我国整体的法律传统与体系，涉及立法、司法、行政三机关的关系，是一项极其复杂浩瀚的系统工程。为此，有学者提出由大陆、香港、澳门、台湾地区四个区域专利法研究人员组成一个协调机构，或成立如非官方组织，共同负责协调完善四区域的专利法律制度。我们认为该做法符合我国现实的需要，对于推进实体法的统一是有利的。

（三）引入在先申请恢复规则

我国《专利法实施细则》第三十三条第三款规定的本国优先权在先申请视为撤回的规定对申请人来说较为严格，一定程度上损害了专利申请人的利益。有学者指出，可以适当借鉴日本的相关规定，将视为撤回的时间延后，在后申请提出之后，应当给予在先申请视为撤回的宽限期，即申请人要求本国优先权的，如果在后申请与在先申请的保护范围相同，那么在先申请视为撤回；在先申请自后一申请提出之日起满三个月后，视为撤回。 我们认为该方法具有一定的合理性，因此笔者建议在《专利法实施细则》或《专利审查指南》（2010 版）中细化在后申请的情形。具体而言，在后申请优先权成立时，视为撤回的在先申请不得请求恢复；经过调查核实，当在后申请不能成立时，视为撤回的在先申请可以请求恢复。

四、结语

专利法相比我国其他实体法而言，是一个较为年轻的法律，立法者在制定专利法时，也借鉴了国外的相关法律，但就目前而言，专利法还存在诸多不完善之处。因此，专利法的成熟任重而道远，需要我们在借鉴的同时，总结本国经验，制定一部适合中国特色的专利法，更好地为权利人提供保障。

注释：

吴离离.专利优先权制度的作用和对它的认识误区.中国发明与专利.2011（6）.82-85.

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田军锋.浅谈外观设计的优先权.发展知识产权服务业，支撑创新型国家建设-2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编（第二部分）.2011-03-28.

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