「IMAC」商标8年權屬紛爭落幕當商標權「撞臉」著作權，該如何處理？

鄭玉燕

案例重現

艾瑪克公司認為第4862095號「IMAC」商標的申請注冊損害了其公司美術作品《IMAC》的在先著作權，遂向商標局提出異議，引出了一場長達8年的權屬紛爭。

日前，北京市高級人民法院作出終審判決，認定第4862095號「IMAC」商標未損害艾瑪克公司享有的在先著作權。

日前，北京市高級人民法院作出終審判決，認定第4862095號「IMAC」商標（下稱訴爭商標）未損害艾瑪克公司享有的在先著作權，國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）對訴爭商標不予核准注冊的複審裁定被撤銷，商評委需針對訴爭商標重新作出裁定。

案件起因

據了解，訴爭商標的申請注冊日期為2005年8月29日，指定使用在服裝、鞋等第25類商品上。據中國商標網顯示，2008年5月6日，訴爭商標經國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）核准轉讓至愛瑪客（香港）連鎖發展公司（下稱愛瑪客公司）。2008年12月6日，商標局對訴爭商標予以初步審定公告。

在訴爭商標法定異議期將滿之際，艾瑪克公司於2009年3月 6日向商標局提出異議，主張其對美術作品《IMAC》享有著作權，訴爭商標的申請注冊損害了該公司的在先著作權。

經審查，商標局於2011年4月20日作出裁定，認定艾瑪克公司的異議理由不成立，對訴爭商標予以核準注冊。艾瑪克公司不服，於同年7月15日向商評委申請複審。

2014年1月7日，商評委作出複審裁定，認為在未得到艾瑪克公司授權的情況下，訴爭商標的申請注冊行為構成了對艾瑪克公司現有在先著作權的損害。據此，商評委裁定對訴爭商標不予核准注冊。

愛瑪客公司不服商評委作出的上述裁定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

終審判決駁回艾瑪克公司上訴

北京市第一中級人民法院審理後撤銷了商評委的被訴裁定，並判令商評委重新作出裁定。艾瑪克公司與商評委均不服一審判決，隨後向北京市高級人民法院提起上訴。

北京市高級人民法院經審理認為，艾瑪克公司提交的著作權登記證書是證明其享有著作權的初步證據，登記時間晚於訴爭商標的申請注冊日，而且其中記載的1980年5月6日是艾瑪克公司聲稱的創作完成日期，而不是發表日期；在該公司提交的作品著作權登記申請表中，發表狀態選擇的是「未發表」。艾瑪克公司主張早在1998年1月4日便向商標局提出過「IMAC」商標的注冊申請，但是該商標的注冊申請已被駁回，因此不能以此證明涉案標志已公開。綜上，北京市高級人民法院認定，在案證據不足以證明訴爭商標的申請注冊損害了艾瑪克公司的在先著作權，據此終審判決駁回了商評委與艾瑪克公司的上訴。

專家觀點

申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，規定在大陸現行《商標法》第三十二條（2001年《商標法》第三十一條）。作品的著作權無疑屬於在先權利的一種，因為著作權屬於知識產權，知識產權具有類似物權的對世效力，排斥力是很強的。商標標識與作品一樣，素材都是文字、圖形等符號，讓兩者之間發生權利沖突存在一種經常發生的可能性。

北京市中聞律師事務所合夥人、律師趙虎認為，該案中艾瑪克公司認為訴爭商標的申請注冊侵犯了其在先著作權，並提供了著作權登記證書。商評委認為涉案標志構成美術作品，訴爭商標與其構成實質性近似，所以損害了艾瑪克公司的在先著作權。而一審法院認為，涉案標志缺乏獨創性，不構成作品，因此無需要進行「實質性相同+接觸」的審查和判斷，據此認定訴爭商標的申請注冊未損害艾瑪克公司享有的涉案標志著作權。二審法院則認為，艾瑪克公司提供的著作權登記證書於2013年形成，而且發表狀態為「未發表」，因此不存在「接觸」，訴爭商標的注冊申請未損害艾瑪克公司主張的在先著作權。

一般情況下，字母組合或者文字組合因為過於簡單，不具有獨創性。雖然對相關作品進行了著作權登記，但是大陸的著作權登記與商標注冊、專利申請不同，著作權登記部門並不對獨創性進行審查。類似「IMAC」的字母組合因為不具有獨創性而不構成作品。

如何判斷是否損害著作權？

第一，判斷是否存在作品著作權，要進行這一判斷，需首先判斷是否存在作品。根據大陸《著作權法實施條例》第二條的規定：著作權法所稱作品，指文學、藝術和科學領域內，具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力創作成果。從這條規定來看，要構成作品需要具備三個條件：1.在文學、藝術和科學領域；2.具有獨創性；3.能以某種有形形式複製。有些智力成果發生在工業領域，則可能要尋求《專利法》的保護，而不是《著作權法》的保護。比如：某些工業產品的外觀設計應該申請專利，而不是作為作品進行保護。某些文字或者圖形過於簡單，會被認為缺乏獨創性，也同樣得不到保護，比如：某些影視劇的名稱，出品人非常想得到保護，可是更適合尋求《商標法》的保護，因為名稱太短過於簡單產生不了獨創性。還有一些智力成果，沒有以有形的方式複製下來，導致不能再現，也無法得到保護，比如：笑談中有的人會隨口「金句」連篇，這些「金句」可能獨創性很強，但是沒有複製，談過去就過去了，也難構成作品。

第二，考慮是否侵權的時候司法中一般適用「實質相同+接觸」的原則。實質相同，是指侵權行為涉及的作品與被侵權作品實質上是一樣的，雖然可能存在細枝末節的差異，但是差別不大。接觸，即侵權人在侵權行為發生之前有可能接觸過被侵權作品。接觸表現了一種可能性，而非必然性。比如：被侵權的文章曾經公開發表，那麼接觸就是成立的；被侵權的書畫曾經公開展覽，接觸也是成立的。

構成美術作品的條件有哪些？

隆天知識產權代理有限公司商標代理人惠博認為，商標權與著作權之間沖突的表現形式無外乎申請人注冊商標時使用了他人享有著作權的作品，或作品使用了他人已經注冊的商標兩種情況，以前一種情況居多。申請人注冊商標時使用了他人享有著作權的作品，涵蓋包含的文字、圖形抄襲、模仿了他人作品的內容等，根據大陸商標法規定，申請注冊商標不得損害他人現有的在先權利。

在實踐中，當事人主張訴爭商標損害其在先著作權的，需對所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者其他有權主張著作權的利害關係人，以及訴爭商標是否構成對著作權侵害等具有證明責任。

一般情況下，與商標權存在沖突的作品主要為美術作品。只要該作品通過線條、色彩或者其他方式產生了一定的審美意義，具有一定獨創性，體現了創作人為此投入的智力勞動，就可以判定其構成美術作品。

如何獲得權力保護？

是否享有涉案作品的著作權以及商標權人是否有接觸到涉案作品的可能性，是判定訴爭商標是否損害他人著作權的重要適用要件。當事人提供的標志設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書、商標公告、商標注冊證等，可以作為享有著作權的初步證據。同時，證明商標權利人接觸過或者有可能接觸他人享有著作權的作品亦尤為必要。該案中上訴人艾瑪克公司提供的著作權登記證書中發表狀態為「未發表」，且沒有其他在案證據證明涉案作品已經進行過相關的宣傳和使用，因此，商標權利人沒有接觸涉案作品的可能性，故不能證明訴爭商標損害了上訴人艾瑪克公司的著作權。

當面臨商標權與著作權之間的法律沖突時，有力闡明作品認定、權利歸屬、接觸可能性及與作品構成實質性近似等因素，是獲得權利保護的利器。endprint