标准必要专利的劫持与反向劫持

罗子爱 刘淑均

我们所有专利制度的立法目的都是为了促进发明创造的利用，然后促进人类整体福祉的提升，因此法官在裁决专利实体生产企业与非专利实施主体之间的利益博弈时，还是要回到专利法的立法目的上来。同时，法官还应当权衡，如果非专利实施主体只是收取费用，并不实际生产制造，也不再重新投入研发，那么需要评估它对于整个行业发展的影响。

在分论坛二“标准必要专利——近期全球判例及发展趋势”的讨论中，“标准必要专利的劫持与反向劫持”也成为国内外专家关注的重点。本文将介绍标准必要专利的劫持与反向劫持的概念，并依据专家的发言内容总结出三个探讨内容，分别是：标准必要专利的劫持与反向劫持的威胁，专利流氓的争议，FRAND（公平、合理和无歧视）承诺转让。

标准必要专利的劫持与反向劫持的概念

“专利劫持”这一概念最早是由Mark A. Lemely教授和Carl Shapiro教授提出来的，是指专利权人通过诉讼或禁令威胁向专利使用者强制索取远远高于正常合理许可费或者其它不合理许可条件的行为。对于专利权人而言，因为自己享有独占权的专利被引入技术标准，该专利就成为“必要专利”。在标准实施过程中，必要专利的实施人就有可能处于“被劫持”的状态。专利劫持主要有以下几类表现形式：披露专利信息不当，通过专利转让规避专利许可声明的约束力，在FRAND 承诺下寻求禁令救济等。

“专利反向劫持”又称标准必要专利环境下的FRAND劫持，指的是标准实施者策略性地利用FRAND原则、反向“劫持”标准必要专利权人的现象。具体而言，是指现实的或潜在的标准实施者以标准必要专利的许可条件无法达成一致但自己又不得不实施该标准必要专利为借口，试图拒绝获得标准必要专利的许可或长期免费实施标准必要专利，从而使标准必要权利的研发投入无法获得合理补偿的现象。反向劫持的表现形式有：拒绝协商或者拒绝接受FRAND 许可，提起虚假诉讼，实施者不遵守法院的赔偿决定等。

标准必要专利的劫持与反向劫持的威胁

在标准必要专利纠纷中，当事人双方会互相指责专利的劫持和反向劫持问题。对于标准必要专利的劫持与反向劫持的威胁，各国在司法实践中均有不同的观点。

美国司法部对于标准必要专利纠纷的双方当事人，即专利所有人和专利实施者进行详细分析，得出结论发现，实际上标准必要专利的实施者抵制的动机最强烈。因为到最后，实施者仅因为没有以合理费率获得专利许可而支付罚款，而他们实际上一直以來都在实施这项专利。美国联邦巡回上诉法院法官Kathleen M.O' Malley表示，大家争论的是合理的费率，并且最终将以这些费率强制许可专利，这些许可是他们一开始就应当实施的，专利实施者的抵制实际上比专利所有人的抵制产生的威胁风险更高。与此同时，她强调，基于专利权人和专利实施者都可能给标准必要专利的正常授权和付费带来风险，双方可能都对缺乏合作和谈判负责，法官不应该直接假设专利权人处于优势地位。

英格兰与威尔士上诉法院法官Christopher Floyd对前述Kathleen M.O' Malley的观点表示不完全同意。他以专利实施主体为例，试图表明在标准必要专利纠纷案件中进行要挟或抵制时，无法苛责任何一方。他表示，“比如，以经常被诟病的非专利实施主体（NPE）为例，他们拥有一系列的合法专利，他们想用这些专利来变现，但是他们并没有专利许可费的收入，因此他们会对实施者提起专利诉讼，他们的银行存款因诉讼费用增加而减少，直到某一时刻他们被迫做出许可，否则他们将会彻底亏损。这种情形是有可能发生的，即抵制主要是因为实施者的利益，而且实施者可能未付费就使用发明，这完全是因为出于信任而实施。实施者能免费使用的时间越长，获得的潜在利益越大，他当然希望可以一直用下去，而不需要缴纳许可费用，如果通过诉讼，他能够继续这么做的话，那他就能更好的最终使用下去。这并不仅限于标准必要专利领域，其他商业诉讼中都存在这种边缘政策。因此，我认为给别人贴上这些标签并不会有助于我们的讨论”。

德国最高法院法官Klaus Grabinski在一定程度上支持Christopher Floyd的观点。他在司法实践中发现，与不同的对象讨论标准必要专利时，会存在不同的关注点，例如竞争法律师在谈及标准必要专利时，更多地关注专利反向劫持，而知识产权律师则可能更关注专利劫持。但作为一名法官，他表示，“我认为应该忽视双方关于专利劫持的指责，而应仅根据事实发现是否存在专利劫持，是否有人反向劫持。我希望当事人可以心平气和地提交事实材料并让法院对此进行裁定，互相指责毫无用处”。

关于“专利流氓”的争议

专利流氓在司法实践中常被认为是实施专利劫持的专利所有人，英文表达为“Patent Troll”。2001年，英特尔的前助理首席律师Detkin称，专利律师Niro及他的Tech Search 公司是一个“Patent Troll”，原因是英特尔被起诉侵犯了他们的芯片制造方法的专利权。英特尔这位前助理首席律师说，他们起诉英特尔专利侵权，但他们根本没有生产或制造产品，只想通过诉讼来赚钱。

英格兰与威尔士上诉法院法官Christopher Floyd在谈论非专利实施主体时表达的观点，引发了各国法官们对与“非专利实施主体”相关的“专利流氓”概念的讨论。Christopher Floyd认为，在讨论“专利流氓”时应当明确其定义。他并不认同“买了专利而不实施专利的人是专利流氓”这一观点，因为这样会否定专利体系的大部分价值。他强调，不仅仅是公司能获得专利，任何人都应当有权依法获得权利，并且专利必须像其他商品一样可以交易。即便“买了专利而不实施专利的人是专利流氓”这一观点成立，他们仍然依法享有专利上的权利。Christopher Floyd认为，所谓的“专利流氓”并不拥有像许多人描述的那样强势的地位，“在标准必要专利的领域，专利的一部分权利是被限制的，不管是大公司还是专利持有实体，标准必要专利权人都有以合理的条件授权他人使用专利的义务。”

美国专利和商标局局长在近期的一次演讲中发表意见，表明不应当再使用专利流氓这种词汇。美国联邦巡回上诉法院法官Kathleen M.O' Malley对此表示赞同。“很多大学和发明者只喜欢发明，而不一定会去实施。如果他们不转让自己的专利，他们可能就没有资金来开展下一个研究和发明，这样不利于科技的进步。”Kathleen M.O' Malley解释道，“有些实体购买了坏专利并试图主张专利权，有些大公司则试图通过不授权专利给小企业来达到摧毁他们的目的，两边都有可能滥用专利权利。”她认为，法官应当专注于考虑应当使用哪些法律原则来解释问题。

江苏省高级人民法院审判委员会委员、副巡视员宋健认为，“专利流氓”涉及到非专利实施主体诉讼的正当性问题，权利应当给予保护，但同时权利不能被滥用。她强调，我们所有专利制度的立法目的都是为了促进发明创造的利用，然后促进人类整体福祉的提升，因此法官在裁决专利实体生产企业与非专利实施主体之间的利益博弈时，还是要回到专利法的立法目的上来。同时，法官还应当权衡，如果非专利实施主体只是收取费用，并不实际生产制造，也不再重新投入研发，那么需要评估它对于整个行业发展的影响。

FRAND承诺转让

专利劫持的一种表现形式是通过专利转让规避专利许可声明的约束力。在中国，商务部审查经营者垄断时，涉及多个通信领域的知名案件，表明将来转让标准必要专利时必须承诺新的受让人也会履行FRAND义务，才可转让该标准必要专利。宋健也表示，标准必要专利的权利性质，决定了FRAND承诺应当随着标准必要专利一同转让。对于FRAND承诺是否要跟随标准必要专利一并转让，各国的司法实践存在不同的做法。

在德国的司法实践中，高级法院目前没有相关的案例，但基层法院可能存在。德国最高法院法官Klaus Grabinski认为，FRAND承诺应当随同标准必要专利一起被转让。与此同时，他表示，应当从竞争法的角度主张这个观点，而不是从合同法的角度。

在美国的N-Data 案中，N-Data作为专利受让人违反了出让人向标准组织作出的FRAND承诺，而向实施者索取更高的价格。这种行为被联邦贸易委员会（FTC）认定违反了《联邦贸易委员会法》第五条。随后双方和解，和解内容之一即要求N-Data 不得起诉未按要求支付许可费的企业，并且N-Data不可规避承诺义务进行再转让权利；即便进行再转让，专利许可的约束力也一并转让给下一个被许可方。美国联邦巡回上诉法院法官Kathleen M.O' Malley也明确表示，她所了解的FRAND协议均同时要求转让权利和FRAND承诺。一方如果受让了受FRAND条款限制的专利，并且主张FRAND条款限制并没有随同专利权转让给他，则转让人仍然要受FRAND条款的约束并承担相应的责任。她认为，无论从竞争法的角度还是合同法的角度，结果都是相同的，差别只是向谁承担责任。

英格兰与威尔士上诉法院法官Christopher Floyd赞同“FRAND承诺跟随标准必要专利一同转让”这一观点。他也认为，在某种条件下即使符合合法的规制，也可能落入竞争法的范畴。 “如果一個专利权人试图不承担FRAND条款项下的承诺，比如他以自己是另一个公司的科学家为由，甚至是个独立的公司。”他举例进一步分析了依据两个法律路径主张责任的情形，“假设在这之前并没有事项要求他承担新的FRAND条款项下的承诺，就合同法来说，他的主张可能是正确的。但是他直接落入了竞争法的领域。因为从定义上来说，他是处于市场支配地位的。他拒绝授予对方使用专利的许可，而这一专利能垄断巨大的市场。因此，从表面上来看，他处于竞争法的效力范围。”他认为，这种情况之所以还未出现，是因为人们宁可接受FRAND条款项下的承诺，也不愿意承担竞争法下的责任。

根据日本的法律规定，FRAND承诺并不是随着标准必要专利的转移而自动转移。名古屋大学法学院院长铃木将文教授表示，日本法院目前没有做出相关裁决。但他认为日本法院会在个案中赞同FRAND 承诺随着标准必要专利一同转移这一观点。