“商标抢注”现象的分析与应对

徐进

摘要：从商标注册实务入手，分析商标注册的原因及背后因素，提出商标遭抢注后的破解思路。

关键词：商标抢注 先使用原则 商标审查

引言：关于商标抢注的一个案例

2009年4月23日，德国慕尼黑高等法院终审判决：注销德国欧凯公司恶意抢注的“王致和”商标;今后欧凯公司不得擅自使用“王致和”商标（中国羞名的老字号商标，300多年历史的品牌，主要使用在腐乳、调味品等食品上），否则将对其处以25万欧元的罚款，或对其主要负责人处以6个月的监禁。这一判决不仅意味着北京王致和食品集团有限公司在与德国欧凯公司的商标争夺站中获得最终胜利，同时对于中国企业进行的海外商标的注册保护更有着非同寻常的意义。

近年来，商标抢注行为已经成为了全球化的经济领域中一个不可忽视的问题。何谓“商标抢注”？商标抢注的由来、现状和危害如何？商标抢注的原因是什么？如何遏制商标抢注？商标被抢注后如何应对？本文将就上述问题进行分析和探讨。

一、商标抢注的概念和分类

《中华人名共和国商标法》中明确涉及到“商标抢注”的条款是第3l条，该条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，但“商标抢注”在法律上没有一个明确的概念和定义。笔者认为，商标抢注主要是指：为获取经济利益，利用商标法申请在先的原则，将他人的在先权利（包括但不限于商标权、著作权、外观设计权、姓名权、肖像权、商号权、知名商品名称权）抢先申请商标注册，成为商标专有权的所有人。商标抢注人在抢注时的意图是“获取非正当的经济利益”，而该利益的获取是建立在“损害他人的在先权利的基础之上的”，因此，商标抢注行为是一种违背诚实信用的、危害经济秩序的“恶意”行为，是一种需要遏制和打击的行为。

实践中，商标抢注的表现形式主要包括以下几种：

1.将他人已经使用但未注册的商标以自己的名义申请注册。这种形式包括“将他人在国外注册或使用的有一定知名度的商标以自己的名义在国内注册，待价而沽或自己使用”;

2.将他人已经注册的有一定知名度的商标在不相同和不类似的商品或服务上申请注册，然后向商标使用人高价出售或自己使用：

3.将他人拥有的除商标权外的其他在先权利（包括但不限于著作权、外观设计权、姓名权、肖像权、商号权、知名商品名称权）以自己的名义作为商标申请注册，然后待价而沽或自己使用。这种抢注包括了将名人的名字或其谐音、名人的肖像、社会热点和新兴事物（例如有人在“神州五号”和“神州六号”载人飞船上天后，将“神五神六”抢注为商标;有人将热播的电影“阿凡达”抢注为商标）等抢注为商标，然后通过媒体炒作，兜售这些商标，寻求高额利润;

4.将外文商标的中译文或中文简称（包括外文商标所有人官方发布的中译文或者在使用过程中中国的消费者自创的中文“昵称”，例如，中国消费者将“索尼爱立信”品牌的手机简称为“索爱”，将“英国足球超级联赛”简称为“英超”）以自己的名义作为商标申请注册：

5.打“擦边球”。对知名商标进行刻意摹仿和修改后申请注册（例如，将“蜡笔小新”改为发音相同的“辣笔小新”，将“金鹰”改为字形类似的“全鹰”，将“格兰仕”颠倒顺序后改为“格仕兰”），将知名商标进行拆分申请，在实际使用中再将拆分的各部分组合起来使用：

6.将专属于一个群体、一个民族或者一个国家的文化遗产、传统技艺中的内容以及地理名称或者原产地标志等抢注为商标;

7.将他人有一定影响力的商标或者他人的其他在先权利注册为商号和域名，以此来混淆消费者的视听，获取不当利益。

二、商标抢注的现状

商标抢注的起源无从考据，但“商标抢注”在全球范围内“蔚然成风”却是最近一二十年的事情。以下摘录部分关于商标抢注现象的实例和数据：

上述实例和数据清楚地显示了商标抢注在全球范围内的严重程度。商标抢注呈现如下的特点：

1.商标抢注的主体大多数为个人的投机者，其主要目的是从商标转让中获取经济利益：

2.部分的商标抢注者是权利人的代理商或者合作伙伴，其主要目的是进一步要挟或者制衡权利人，以获取在当地市场的垄断代理地位或者在将来的合作中掌握更大的发言权，以获得更大的经济利益：

3.也有少部分抢注者是商业竞争者，其目的是为了阻止或者延缓权利人的产品进入當地市场。

4.商标抢注者越来越专业、嗅觉越来越灵敏、抢注手法越来越新颖，商标抢注俨然已经成为了一个地下产业。例如，在中国，出现了专门以抢注商标、倒卖商标为业的“职业注标人”，这些人还经常交流抢注经验。而加拿大多伦多甚至有一个叫作“中华老字号抢注公司”的网站，这家公司的页面中整齐地排列着数百家中华老字号商标，在网上公然大批量买卖中华老字号。

三、商标抢注的原因

为什么会有这么多的商标抢注现象呢？这种现象有其时代背景、经济基础和法律条件。

1.时代背景：近些年，经济全球化浪潮使得世界各国的经济交往不断加深，分工和产业链在全球范围内分配和延伸，物流、人流在全球持续快速流动，随之而来的是品牌在全球的流通速度也大大加快。而随着互联网在全球的普及，世界上任何角落的品牌信息在几秒钟之内就可以传遍全球各地。因此，人们接触不同品牌的机会多了，使用不同品牌的产品和服务的机会多了，抢注的可能性自然就随之增大。改革开放以来，中国大力吸引外资，许多外国品牌开始进入中国，外国品牌在中国也开始不断被抢注。而当中国经济开始慢慢强大起来，中国企业、中国品牌开始走向世界的时候，中国的许多品牌开始不断地在国外被抢注。

2.经济基础：在市场经济条件下，以商标为表现形式的品牌已经成为市场竞争的重要武器，品牌就是市场、品牌就是效益、品牌就是价值。培植一个成功的品牌却需要长期不懈的投入、宣传和推广，需要大量的人力、物力和财力，相比而言，抢注一个他人已经成功的品牌却简单的多、便宜的多。

3.法律条件：商标的先申请原则和商标的地域性原则。商标的先申请原则是指两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，商标权授予在先提起申请的人。在先申请原则是相对与在先使用原则来说的，虽然先申请原则便于对商标的管理，商标权人对商标的归属发生争议也容易辨别，但该原则不能保护商标在先使用权。当今世界上除了英美法系的几个国家外大多数国家在商标法领域都是采纳的先申请原则或者先申请与先使用结合的原则，而先申请原则正是催生“商标抢注”行为的法律条件。商标的地域性原则是指商标权依一定国家的法律产生，并只在其依法产生的地域范围内有效，同一商标在一国获得商标权承认与保护并不直接导致在他国就同一商标取得商标权。商标的地域性原则是催生一国的商标在他国被抢注的法律条件。

四、如何遏制商标抢注

对于权利人来说

1.在实行先使用原则的国家，即谁先使用谁就拥有商标权，如美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国，应当尽早使用商标，并注意收集和锁定在这些国家使用商标的证据，包括合同、广告、宣传材料等等。在实行先注册原则的国家，即谁先注册谁就拥有商标权。如日本、韩国、西班牙、意大利等国，应当尽早申请注册;

2.要强化商标先行意识，“贸易未动、商标先行”、“提前储备商标（包括在未来可能涉及到的领域。如果是做新鲜蔬菜的企业已经在3l类商品上注册商标，可以提前在第30类上的腌制蔬菜上提前注册商标，以被业务扩展时用）”、“及时注册本地化的商标（包括权利人自己创立的本地商标和当地消费者约定俗成的本地商标或简称，如索爱，英超，伟哥）”。特别是在实行先申请原则的国家;

3.发布新产品、新商标前注意保密。如果是该品牌第一次参加展会公之于众，保存好参展记录和照片，及时主张展会优先权;

4.在本国注册或申请后，及时办理海外注册并主张优先权：

5.与代理商、合作伙伴等重点群体签订关于商标权的协议或条款。保存好与代理商合作伙伴的交易记录和来往记录，保存好员工档案;

6.商标管理中，及时续展商标，适当构筑联合商标（例如，娃哈哈集团除了注册了“娃哈哈”商标，还将易与“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商标分别进行了注册，“全聚德”烤鸭店同时注册了“德聚全”、“聚全德”、“聚德全”、“德全聚”、“全德聚”等商标）和防御商标（例如，娃哈哈集团除了在自己经营的主要产品类别上注册“娃哈哈”商标外，还将“娃哈哈”商标在其它多个类别上注册）。

7.监视公告准备随时异议：包括中国在内的世界多数国家均设置商标注册异议公告程序，权利人可以委托商标事务所定期监测目标国家的商标注册公告，一旦发现有雷同或近似商标，便可提起商标异议，从而阻止抢注的出现。

对于行业协会和政府

1.与单个企业相比，行业协会在商标法及商标抢注的应对方面能够协调更多的资源和人力，行业协会应该为抢注受害者积极提供法律、经济等方面的支持：

2.政府机构、商会、使领馆等机构在国家层面为本国企业或公民提供知识产权海外预警机制：

3.对于国外抢注中国的文化遗产、地理标志等内容为商标时，地方政府或者国家应当出面来打击抢注行为，积极维权，夺回被抢注的商标：

在商标法律制度层面

1.规定抢注人的赔偿制度，引入类似于“域名的强制转让制度”。即，如果最终认定了一件商标申请为“商标抢注”行为，那么“被抢注的商标”要强制转让给被抢注人（按照中国现在的法律，如果商标申请行为最终被认定为“抢注”，抢注人不承担任何赔偿责任，“被抢注商标”也不会被转让给“被抢注人”）;

2.借鉴香港商标法中的规定，如果没有提交异议答辩，视为撤回申请，以增加“抢注”的成本和“抢注失败”的风险（按照中国现在的法律，如果涉嫌抢注的商标被人提起异议，抢注人不提交异议答辩并不意味者该涉嫌抢注的商标会被在异议程序中判定撤回）：

3.降低商标法第31条中“有一定影响”和“恶意”的认定标准。我国台湾地区《商标法》的有关规定，第二十三条第十四款规定，商标有下列情形者，不得注册：“相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标，而申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系，知悉他人商标的存在者，但得该他人同意申请注册者，不再此限”。根据我国台湾地区商标主管机关的解释，“该条款旨在避免剽窃他人创用至商标或标章而抢先注册，系基于民法上的诚实信用原则、防止消费者混淆及不公平竞争行为的基础下，赋予先使用商标者，遭他人不法抢注其商标时的权利救济机会，除参照巴黎公约第6条之7第1项及欧洲共同体商标规则第8条第3项规定，禁止代理人或代表人抢注商标外，并扩大其适用范围及于契约、地缘、业务往来或其他关系，知悉他人商标存在而剽窃抢注商标之情形”：

4.对于驰名商标的保护性注册，及注册联合商标和防御商标的行为，应该考虑个案情况，将其视为“三年不使用”的正当理由;

5.在“商标抢注”的案件中适当加大对未注册商标的保护，加大诚实信用原则在商标法中的地位，以应对互联网时代信息即时传播所带来的“抢注便利性”;

6.引入注册商标使用目的条件机制，将“使用”作为条件引入到商标的注册申请程序中，以打击“不以使用为目的”的商标抢注行为。即，如果在商标申请后的一定时期内不提交使用证据或者计划使用的声明，该商标申请视为撤回。

五、抢注后如何解决

虽然权利人可以采取种种的措施来预防商标抢注，但商标抢注往往防不胜防。如果商标已经被人抢注，应积极的从法律及现实中寻求最佳的解决办法。商标抢注后的对策主要有以下几种，

商标遭抢注后的补救对策——法律途径，即，通过各种商标异议、争议、诉讼等行政和司法途径据理力争、主张权利

1.如果商标还在公告期内，可以基于在先权利（包括但不限于商标权、著作权、外观设计权、姓名权、肖像权、商号权、知名商品名称权以及驰名商标权）及相关法律适时提出異议：如果商标已经获得注册，权利人可以基于相关法律适时提起商标争议或者提起三年不使用撤销申请。

2.依据反不正当竞争法以及民法的诚实信用原则主张权利。文章开头的“王致和商标诉讼案”中德国法院就是按德国《反不正当竞争法》判决权利人胜诉的。

商标遭抢注后的补救对策——谈判，即通过“友好”谈判达成双方都可以接收的结果

1.谈判前的准备工作，做好调查，知己知彼。如果对方是为获利的个人抢注且要价不高可以购买，如果对方是同行业竞争者为了阻止权利人进入特定市场，可能谈判难度较大（例如西门子在德国抢注“海信”的英文商标即为阻止海信进入德国市场）：

2.谈判要动用协会、商会、政府甚至外交等多种力量和途径寻求支持和解决。例如中国的“同仁堂”商标在上世纪80年代末在日本被抢注后中国政府的出面是该件抢注案最后顺利解决的关键。海信最终与西门子关于“H i S e n s e”商标顺利解决也是协会、媒体、中国商务部、外交部等各方面大力支持和协助的结果。

3.如果抢注人是竞争对手，在谈判的同时，还可以用反制（抢注对方的商标）等其他手段来增加谈判筹码。

商标遭抢注后的补救对策——主动换标

假使企业无法通过谈判拿回自己的商标，又无心力应对法律程序，最简单的办法就是换标。当联想公司欲在国际市场大展宏图之时，却遭遇“legend”商标在很多国家已无法注册的困境，直接影响了联想全球化的发展进程。面对潜在的全球商标诉讼或谈判，联想选择了主动换标，将“legend”换为“lenovo”商标。虽然是无奈之举，但是事实证明了联想的策略是正确的。

结语：商标抢注的表现形式及类型多种多样，商标抢注的目的和后果也多种多样，但抢注后无疑都对真正的权利人的行使权利及经济利益产生制约和破坏作用。因此，无论从保护勤勉、鼓励创新、维护公平竞争的市场秩序，还是从有效保护消费者免受更大损害的角度，我们都应该重视对商标抢注行为的认识、理解、分析和研究，并从个人、企业、协会和国家等多个层面和视角来积极应对和解决商标抢注所带来的弊端和影响。