抵触申请在专利制度中有何作用？（2）

杨敏锋

抵触申请在专利制度中的作用并非仅为防止重复授权，而是用于判断新颖性。在专利制度中，抵触申请、新颖性、禁止重复授权以及先申请原则其实都是在“授予创新者专利保护”这一基本原则下，在“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”四个变量不同时给出的相应解决方案。至于抵触申请和现有技术之间的一些差异，如是否可以进行现有技术/抵触申请抗辩，以及是否可以用于判断创造性，则本质上是政策问题，而不是法律问题。

抵触申请与现有技术

在讨论抵触申请时，还有一个绕不过去的概念就是“现有技术”。根据《专利法》第22条，抵触申请不属于现有技术，但在新颖性判断上，双方具有相同的“江湖地位”。但是，根据《专利法》第22条和第62条，现有技术可以用来判断创造性，在侵犯专利权诉讼案件中还能用来进行“现有技术抗辩”，而抵触申请不能使用在这两项“新业务”上。不过在实践中，抵触申请虽然不能用于判断创造性，但也已经成功“拿下一血”，可以进行“抵触申请抗辩”。

第一，用于创造性判断。

抵触申请的出现是由于专利申请从提交到公开需要花费一定的时间，如在这期限内如果有人就同样的发明创造也提起了专利申请，这就构成了抵触申请。抵触申请和现有技术之间的区别有时只差1cm。如果在先申请的公开日早于在后申请的申请日（包括同日），则构成现有技术，而如果晚于在后申请的申请日一天，则构成抵触申请。从这点来看，抵触申请和现有技术之间并不存在不可逾越的鸿沟，如美国专利法和《欧洲专利公约》就都将抵触申请纳入现有技术的范畴。

在抵触申请不属于现有技术的国家，抵触申请不能用来评价创造性基本不存在争议。欧洲和美国虽然规定抵触申请属于现有技术，但在抵触申请是否能用来判断创造性上的规定也并不相同。《欧洲专利公约》规定，抵触申请并不能用来判断创造性，而美国则相反。美国Rich法官在In Re Bass案中认为，“在某一目的是现有技术，在所有目的、所有法院和专利局也是现有技术。”

由于美欧两大巨头的立场并不相同，故《巴黎公约补充条约》也只能做出妥协，规定缔约方除了应规定在先申请在判断新颖性时应作为现有技术外，可以自行决定在判断非显而易见性时是否也作为现有技术。根据美国和欧洲的实践，抵触申请是否能用来判断创造性更多是一种政策性考量，允许用抵触申请来判断创造性则意味着提高了创造性标准。

第二，用于现有技术抗辩。

至于抵触申请是否可用来进行现有技术抗辩，在规定抵触申请属于现有技术的国家应当没有太多争议。在抵触申请不属于现有技术的国家，则还需进一步论证。在专利诉讼中，如果行为人明显实施的是属于公共领域的技术，在面临侵犯专利权诉讼时还需要通过专利无效程序来救济，则对行为人过于苛刻。不过，法院由于不能够直接否定专利权的效力，故出现了现有技术抗辩这种变通做法。

在判断一项技术方案是否与现有技术相同时，判断规则相对比较简单明确，在全国数十家拥有专利管辖权的法院中统一裁判标准相对比较容易实现。目前，在最高人民法院和各地方高级人民法院颁布的司法政策性文件和法院的相关判决中，已经可以参照现有技术/现有设计抗辩的审查判断标准来评判抵触申请抗辩，当然各法院在对如何归纳抗辩理由时存在一些差异。

三类专利可互为抵触申请

我国的专利分为发明、实用新型和外观设计三种，其中发明和实用新型保护的是技术方案，而外观设计保护的是艺术设计，双方属于不同的“阵营”。发明和实用新型可以互为抵触申请当无疑义，而发明/实用新型与外观设计之间是否可以适用抵触申请抗辩就成为一个需要研究的问题。

第一，互为抵触是否有合理性。

我国《专利法》第22条和23条对发明/实用新型和外观设计的抵触时申请分别作出了规定，从法条的表面含义来看，双方不能互为抵触申请。在实务中，一些复审委的决定和法院的判决也持相同的观点。

不过，从专利制度的本意来看，抵触申请可以用来破坏新颖性，而判断新颖性的标准本质上就是看在后申请中的信息是否已经被在先申请公开。虽然说发明/实用新型和外观设计中公开信息的载体有所不同，前者为权利要求书和说明书（包括说明书附图），后者图片/照片和简要说明，但这些不同的载体在公开信息这一功能上不应当存在本质差异。

以前文的图2为例，假定在先申请公开的内容为A。如果该在先申请为发明/实用新型，则要求保护的是其中的“技术部分B”；如果在先申请为外观设计，则要求保护的是其中的“艺术部分C”。“技术”和“艺术”属于不同的领域，故B和C范围不同，不会构成“重复授权”。不过，B和C是否重复并不会对A的范围产生影响。认为外观设计和发明/实用新型不能成为抵触申请的观点，只关注了抵触申请在禁止重复授权方面的功能，但忽略了其在判斷新颖性上的功能。

更进一步地说，如将“抵触”视为一种“冲突”而不是“重复”，则可以发现，权利的类型不同也不构成障碍。《专利法》第23条第3款规定，外观设计不得与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突。这里的在先权利包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权已经知名商品特有的包装或者装潢等。这些在先权利中，商标权和著作权等属于知识产权领域的“近亲”，肖像权则属于其他领域的“远亲”。“近亲”和“远亲”都拥有无效外观设计授权的资格，而同属专利领域的“自家兄弟”发明和实用新型却没有资格，这恐怕难以自圆其说。

在美国，海关与专利上诉法院（CAFC的前身）在No.8188判决中就以外观设计专利和随后申请的发明专利申请的两个螺旋实施例相同，认为外观设计构成发明专利的抵触申请，驳回了该发明专利申请。同样，宁波市中院在“安装架”侵犯实用新型专利权纠纷案中认为，外观设计可以成为实用新型的抵触申请的抵触申请，理由是双方的保护范围存在交集。

第二，构成抵触是否有可能性。

当然，理论上可以构成抵触申请并不意味着在实践中可以轻易实现。外观设计保护的是“艺术”，而发明/实用新型保护的是“技术”，双方在进行比对时会遇到一些难以克服的问题。

在一个常见的产品权利要求中，公开的信息通常包括该产品包含了哪些部件、各部件之间的连接关系、部件之间如何配合，从而实现该产品相关的技术功能。以蒸汽熨斗为例，如果发明/实用新型的权利要求中提到了某个按钮，则会标明该按钮的名称（如注水开关是电源开关），并在名称后面附上附图标记。相关公众通过查阅说明书和附图，可以很清楚的理解该按钮的功能。

不过，外观设计专利的图片/照片和简要说明中，并不能提及技术方面的内容。即使外观设计和发明/实用新型的图片实质性相似，但外观设计图片给出的信息只包括该产品的形状、图案和色彩，不会涉及到技术方面的内容。在一个蒸汽熨斗外观设计专利中，六视图和立体图等视图并不会告知公众该产品上的某个按钮是电源开关、注水开关还是纯装饰用，除非该按钮的作用能够从视图中直接地、毫无疑义地给出。

另外，外观设计保护的是从“外部”可以看到的设计，不包括产品内部。如果发明/实用新型专利中还涉及到产品内部结构，那外观设计专利也会由于未能公开这些内部结构信息而无法成为抵触申请。综合来说，外观设计恐怕只能成为一些结构相对比较简单的发明/实用新型的抵触申请，对结构比较复杂的发明/实用新型则恐怕会力不从心。

同样，发明/实用新型成为外观设计的抵触申请也是困难重重。外观设计一般需要提交六面视图，充分公开该外观设计在各个不同视角下的形状。发明/实用新型提交的附图中，通常表现的是其正面、重要部位以及内部的形状结构，不涉及其他视角。如在“蒸汽清洁机（NKT-140）”外观专利侵权案中，被告以其实施的是一项在先实用新型专利为由进行抗辩。法院认为，该实用新型专利的6幅视图均为一面体图片，且有3幅是关于产品内部构造的剖面图，并未完全揭示被告产品的外部形状，现有技术抗辩不能成立。

余论

专利制度在权利的获取和保护方面存在的众多具体规则，实际上是根据专利制度的立法宗旨，针对各个不同的具体情形所给出的解决方案。用数学语言来说，就是在“变量”不同时所获得的不同的“解”。“新颖性”“现有技术”“抵触申请”“禁止重复授权”以及“先申请原则”，就是在“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”4个变量不同的情况下，所给出的不同的解。

专利制度的重要宗旨是保护创新，而創新能力和经济发展水平相关，处于不同发展阶段的国家对创新保护的需求存在明显差异。同时，与创新相关的重要概念“创造性/非显而易见性”的确定标准更是存在较多的不确定性。仅在本文所讨论的狭窄范围内，各个国家的具体规定之间就存在诸多的不同之处。这些不同在很多时候恐怕并不是法律问题，而是政治问题。事实上，“知识产权制度的设置和运营关系到一个国家公共政策的选择，与当时的社会需求不可分割。”也许，从政治的高度去学习和研究专利，能够更好地帮助我们了解整个专利制度。

（作者系北京市万慧达律师事务所律师）

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