与在先注册商标近似商标申请注册之实质审查研究

许 鹏

（西北民族大学，甘肃 兰州 730000）

一、背景情况介绍

作者设想案例如下：

在先注册商标：中文“云天”（繁体）+英文“A”；

在后注册商标：中文“博客云天”（简体）。详见下表：

在后注册商标 在先注册商标博客云天 雲天A申请人：X住址：江西省赣州市注册申请日：2020年05月注册公告日：2021年01月专用权期限：2021年01月至2031年01月商品/服务内容：43类。住所代理（旅馆、供膳寄宿处）；咖啡馆；提供野营场地设施；餐厅；临时住宿处出租；动物寄养；酒吧服务；会议室出租；餐具出租；酒店住宿服务。申请人：Y住所地：深圳市福田区注册申请日：1993年09月注册公告日：1995年01月专用权期限：（1995年01月至2015年01月）2015年01月至2025年01月商品/服务内容：42转43类。临时住宿；餐厅；旅馆；酒吧。使用情况：没有使用信息。使用情况：在先申请人已将注册商标使用在旗下70余家酒店，遍布深圳、北京、上海、江西等地区。

二、商标近似分析

对于商标是否近似，在后申请人一般以文字构成、读音、整体外观、整体含义等区别来主张商标不构成近似。具体到本案例，结合本案分析，在后申请人可主张两商标在整体外观、整体含义、整体呼叫等多方面显著不同，不易造成混淆。

但根据作者判断，两商标构成近似，理由如下：

（一）“云天”是臆造词，是在先申请人所独创，具有极强的显著性

在先注册商标完全包含在后注册商标的显著部分“云天”，“臆造的标志最适合被选定作为商标，因为这些标志是新创造的，是没有任何含义的，一旦将其命名为某企业生产的某种商品或提供的某种服务，这些标志就能很快地与商品或服务的信息联系起来，从而成为这些商品或服务的标志”①中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局商标评审委员会在2016年12月颁发的《商标审查及审理标准》第三部分第四条第16款。，加之，在先申请人注册商标早于1995年获准注册，在先申请人名下也享有多个“云天”系列商标，申请人通过多种方式将“云天”系列商标进行了大量的使用及宣传，“云天”已与在先申请人之间建立了唯一、稳定的联系。且在先申请人在实际使用中是根据各个经营地点及各合作方之品牌名称在“云天”添加前缀，如地名前缀的酒店有：北京云天、南昌云天、赣州云天等；如合作方品牌前缀的酒店有：优悦云天、航空云天等，而在后注册商标正是“品牌+云天”的构成方式。

因此，二者共存容易使消费者误认在后注册商标是申请人“云天”系列商标，双方存在某种关联关系，从而使得消费者对相关服务来源产生混淆。

退一步讲，在后注册商标虽与在先注册商标“云天”不完全相同，但对于近似商标的比对，如相关商标构成要素整体上不近似的，但主张权利商标的知名度远高于争议商标的，可以采取比较主要部分决定其近似与否。由于在先注册商标“云天”在其服务类别上已经具有较高知名度及影响力，极易使相关公众对在后注册商标商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与在先注册商标人注册商标的服务有特定的联系，故两者构成商标法意义上的近似商标。同时，经分类比对，二者在服务项目上亦构成相同服务。故，在后注册申请人未经许可突出使用争议商标，足以使相关公众对其服务来源产生混淆，或者认为其服务来源与在先注册申请人的服务有特定的联系，侵犯了在先注册申请人注册商标的专用权。在后申请人在明知在先申请申请人长期在先使用并具有极高知名度的“云天”商标/字号的情况下，仍然将争议商标进行申请注册，具有明显的抄袭模仿及不正当竞争恶意，有违诚实信用原则，倘若允许争议商标核准注册，必将给在先申请人带来极大的损失。依据《商标法》第四条第一款、第七条之规定，争议商标应予宣告无效。

根据《商标审理审查标准》关于文字商标审查第十六点规定“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标［1］。”因此二者构成近似。

（二）二者核定商品/服务构成类似

在后注册商标是于2020年注册申请，其核定服务分类规则适用2020年版本《类似商品和服务区分表》的分类；引证商标1是于1993年注册申请，其核定服务分类规则是属第七版本之前的版本《类似商品和服务区分表》分类。而依据2020年《类似商品和服务区分表》，争议商标指定使用的4301群组“安排酒店住宿，住所代理（旅馆、供膳寄宿处），备办宴席，饭店，餐馆，寄宿处预订，酒吧服务，预订临时住所，茶馆”服务与引证商标1核定使用的4201群组“临时住宿，餐厅，饭馆，酒吧”服务交叉检索，属于类似服务。

综上，两商标构成近似。

三、商标审查分析

众所周知，商标局对申请注册的商标进行审查，分析形式审查和实质审查两个步骤。

其中，形式审查只是对商标注册申请的文件、手续是否符合法律规定的审查。

而实质审查的内容，包括绝对条件（违背商标法的禁用条款；是否具备法定的构成要素，是否具有显著特征等）和相对条件（是否与他人在同一种或类似商品上注册的商标相混同）。通过了实质审查，才进入初步审定公告阶段。

如两商标构成近似，为何在后商标会通过实质审查予以注册呢？

依据现行《商标审查及审理标准》第三部分第四条第十六款规定：“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”，可以得知在后注册商标的实质审查程序中审查员对于在先注册商标是否具有一定知名度或者显著性较强的认识不足，才导致在后商标的成功注册。

作为商标的核心要件，显著性在商标法中是非常重要的，“显著性概念是商标法运转的枢纽”。

四、结论及建议

由于审查员对于在先注册商标是否具有一定知名度或者显著性较强的认识不足，直接导致在后商标的成功注册。这不仅给在先申请人的商标纯洁性带来巨大挑战，也增加了在先申请人的维权花费。所以，建议细化并遵守实质审查中对于商标具有一定知名度或者显著性较强的判定标准，准确了解每一位商标注册申请人及与其申请注册商标之近似商标申请人的营业范围、行业地位、所获荣誉、市场分布、市场规模等情况，以便准确判定，减少在先申请人不必要的维权花费，同时也能减少审查员在商标异议环节的工作量。

对于在先注册成功的商标，建议在先申请人在法定期限内提起商标异议申请，以维护自身的合法权益。