关于同日申请发明专利和实用新型专利的相关问题探析

苏吉英

上海发电设备成套设计研究院有限责任公司，上海 200240

《专利法》第九条第一款规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”同日申请发明专利和实用新型专利制度是我国《专利法》有别于其他国家、组织的独有法条，本条款立法本意是使发明创造尽快获得保护，并避免重复授权。

自2008年同日申请制度增加到《专利法》第九条以来，随着实践的增加，同日申请的条款不断完善，但因为同日申请的情况复杂，在实际的操作过程中尚存在很多不清楚和可争议的问题。俞可嘉研究了同日申请的实用新型专利处于等待恢复等年费滞纳金等不同法律状态下，对发明专利是否能获得授权的影响，认为因年费未缴纳或年费缴纳不足而处于等待滞纳金状态、恢复期状态时，可分别通过及时缴纳滞纳金、请求权利恢复实现实用新型专利的有效状态，然后根据《专利法》第九条第一款的规定对实用新型专利提出主动放弃从而获得发明专利的授权［1］；胡琳萍等人研究了在后发明专利要求在先发明专利的优先权，因与在先申请发明专利同日申请的实用新型专利已经授权，从而在后发明专利只能通过缩小保护范围来获得授权的案例，并提出了两种解决方案：一是在后发明申请同时要求在先申请的发明专利和实用新型专利的优先权，二是在后发明和在后实用新型申请同日提交，并均同时要求在先发明和在先实用新型的优先权［2］；赵晓东等人通过研究同日申请专利的数量和比例，发现同日申请呈逐年递增趋势；通过研究同日申请企业申请占比及专利运营情况、授权维持率等指标，认为同日申请专利的以上指标均领先于非同日申请专利，进一步确认了同日申请的活跃度及对企业激励创新的作用［3］；林清源针对同日申请任意一份请求书遗漏同日声明或者任意一份专利申请文件出现缺陷，将导致申请人的专利权保护范围受到影响甚至无法获得授权的问题，提出了针对纸质申请只提交一份请求书，针对电子申请以“同日发明和实用新型申请”的特定类型填写请求书的系统和流程优化建议［4］；陈祎通过分析同日申请的发明专利和实用新型专利授权的两个案例，一是同日申请的发明专利早于实用新型专利而先获得授权的情形，二是同日提交申请的发明专利和实用新型专利的授权日期非常接近，那么就可能存在发明专利授权通知发出时间早于实用新型专利授权日的情形，导致不适用《专利法》第九条第一款的情形，提出了完善审查标准，加强同时申请专利的信息关联，完善审查标准，在实用新型专利审查时需同时注意“禁止重复授权原则”，对可能重复授权实用新型专利做出驳回决定，以及适时取消禁止重复授权原则的例外情况的建议［5］。

本文阐述了对同样的发明创造同日提出发明专利申请和实用新型专利申请（以下也称“同日申请”）的意义，并通过对同日申请的实用新型专利期限届满是否影响发明专利的授权，以及发明专利被宣告无效后实用新型专利能否继续维持两种情况的分析，对同日申请制度提出了完善建议。

一、同日申请的意义

专利申请人自专利授权后获得专利权，即授权公告日后，发明创造可以获得完全的专利保护。而发明专利从申请到授权要经过实质审查，大约需要3年的时间。发明专利在申请日至公开日这段时间，发明创造处于保密状态，他人无法获知专利技术，此阶段若有人实施同样的技术，专利申请人只能待授权后禁止他人使用。发明专利在申请日后18个月公开，申请专利的技术方案公开后，公众皆可在专利查询网站上获得专利技术内容，此阶段若有人实施专利的技术方案，按照《专利法》第十三条规定，专利申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，但是2020年发明专利平均授权率在40%左右，因此存在极大概率的驳回可能。若申请的专利技术不能获得授权，则意味着专利技术方案为现有技术，使用现有技术无需支付费用。因此，在发明专利公开至授权的这一阶段，也被称为专利的临时保护期，保护效力比较弱。

而同时申请发明和实用新型就能很好弥补这一缺陷，按照实用新型专利授权周期1年，发明专利授权周期3年计算，见下图1。

图1 发明专利与实用新型专利的授权时间图

按照图1所示，同样的技术方案同一天提交发明专利申请和实用新型专利申请，实用新型专利通常12个月内可获得授权。发明专利自申请日起18个月公开，在发明专利公开时，同日申请的实用新型专利已经获得授权，技术方案已经得到了实用新型专利权的完全保护。因此如果他人在发明专利临时保护期内实施专利技术，专利权人可通过授权的实用新型专利进行维权。而在发明专利通过实审具备授权条件时，可通过主动放弃实用新型专利权而获得发明专利授权，从而使发明创造获得20年的保护期。因此，通过同日申请的方式可以很好地保护专利技术。

二、案例分析

（一）同日申请的实用新型专利期限届满后，发明专利是否可以获得授权？

根据《专利法》第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利的，可以授予发明专利权”。法条的引申含义即为：对于同日申请的发明专利和实用新型专利，如果在发明专利授权前，实用新型专利权已经终止，则不能授予发明专利权，否则即为重复授权。实用新型常见的终止方式有两种，一种为主动放弃，另一种便是期限届满。实用新型专利保护期为10年，10年的时间发明专利尚不能授权虽是小概率事件，却是不无可能发生的事情。尤其近几年同日申请受到越来越多专利申请人的青睐，同日申请的专利数量急剧增长，与此同时审查员的业务量急剧增加，按照当前的审查原则，同日申请的发明专利延期审查，那么就有可能存在发明专利授权时实用新型已经期限届满的情况。那么这种情况下的发明专利能否授权？如果授权，就是在没有放弃实用新型专利权的前提下而授予发明专利权，那么便是同样的发明创造被授予两项专利权，与法违背。如果不授权，即实用新型期限届满之日发明专利申请即视为撤回，这样做也不合理，本来申请人可以通过发明专利授权获得20年的保护期，因为审查周期长的原因缩减为10年，申请人权益受到影响；但如果不这样做，对于公众来说，通过检索发现实用新型专利权已经届满，那么当然就可以自由实施实用新型专利技术，但这么做的话，就侵犯了发明专利权或者落入了发明专利临时保护期内。因此，不论是授权还是不授权，都存在不合理的地方。

针对以上问题，建议《专利法》在修订时进一步完善，例如，可以考虑第九条第一款增加“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，发明专利须在实用新型专利的有效期内完成结案；对于在发明专利结案前放弃实用新型专利权的，发明专利申请视为同步撤回”的相关规定。

（二）同日申请的发明专利被驳回后，实用新型专利继续维持有效是否合适？

实用新型专利因不经实质审查相对容易授权。同日申请的发明专利申请因不具备专利性而被驳回，那么实用新型专利的存在是否还有必要呢？这个问题是很多人争议的焦点，实际上，发明专利和实用新型专利不只是保护时间不同的区别，在创造性的判断上也有明显的不同。以无效宣告为例，在无效宣告程序中，实用新型专利与发明专利创造性的判断在技术领域和引用的对比文件数量上都有所不同。根据审查指南关于实用新型专利创造性审查的规定，实用新型专利的创造性标准应当低于发明专利的创造性标准，主要体现在技术领域和现有技术引用数量的不同。技术领域上的区别在于，实用新型专利倾向于仅考虑该实用新型所属的技术领域，而发明专利不仅要考虑该发明所属的技术领域，还要考虑与此相近或相关的技术领域，甚至还要考虑因为解决该技术问题可能促使技术人员去寻找技术解决手段的其他领域。现有技术引用数量上的区别在于，在评价专利的创造性时，实用新型专利通常只要求引用一两项现有技术，而发明专利则可引用多项现有技术。

在“孙某诉安徽某园林绿化公司侵害其实用新型专利权案”中，安徽某园林绿化公司提出孙某曾就相同的技术方案同时申请发明专利和实用新型专利，发明专利因为不符合授权条件被驳回，因此认为同日申请的实用新型专利也不具有专利性，因而主张不侵权。最高法没有因为发明专利被驳回而直接认定同日申请的实用新型专利不具备专利性，而是认为孙某就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，需要考虑审查员对发明专利创造性的审查标准是否超越同案实用新型专利授权条件的审查标准，如果未超越，则实用新型专利不应受法律保护；如果超越，则不能据此直接认定同案实用新型专利权不应受法律保护。

由此可见，发明专利的审查标准要远高于实用新型专利。同日提出申请的发明专利和实用新型专利，如果发明专利被驳回是因为被引用的对比文件是相近或相关的技术，或者引用了3篇以上的对比文件评述其创造性，那么实用新型专利因为创造性要求相对较低，还是有可能继续维持有效的。那么结果就是同日申请的发明创造虽然失去了发明专利权的保护，却可依然获得实用新型专利权的有力保护。

从这一角度来看，发明专利和实用新型专利对于一项发明创造的保护各有其优缺点，发明专利保护时间长，而且经过实质审查，权利也更加稳定；而实用新型专利虽然保护时间短，但是在授权及无效阶段的创造性判断标准上均明显低于发明专利，所以其更容易获得保护。因此对于同日申请的发明专利和实用新型专利，不能简单认为发明专利因不具专利性被驳回，则实用新型专利也失去了保护意义。

三、结论

（一）发明专利保护时间长、实用新型专利授权速度快，同日申请可充分利用两种专利类型的各自优势，对专利技术可以进行更为完善的保护。

（二）考虑到同日申请的发明专利延期审查可能发生发明专利尚在审查中但实用新型专利已经期限届满的情况，鉴于此，建议《专利法》未来修改时可完善第九条的现有规定，考虑增加“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，发明专利需在实用新型专利的有效期内完成结案；对于在发明专利结案前放弃实用新型专利权的，发明专利申请视为同步撤回”的相关规定。

（三）因为发明专利创造性判断的标准要高于实用新型专利，因此可能存在同日申请的发明专利被驳回，而实用新型专利却能在无效宣告程序中依旧维持有效的情况，一项发明创造选择发明专利还是实用新型专利来进行保护，需要根据技术的具体创新情况来判断。