《专利法》中抵触申请判断标准的探讨

孙 平

国家知识产权局专利局，北京 102200

一、我国抵触申请的相关规定及其立法目的

根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二十二条第二款的规定，判断一项发明或者实用新型是否具备新颖性，要判断是否有抵触申请存在［1］。

在抵触申请审查中，要对比在先申请的全文，包括权利要求书、说明书及其附图。当请求保护的发明或者实用新型与抵触申请的区别仅仅是惯用手段的置换时，基本采用新颖性的评价标准，判断该发明或实用新型是否具有新颖性［2］。因为抵触申请会损害专利申请的新颖性，所以抵触申请采用的是新颖性的判断准则。

《专利法》规定抵触申请的目的，在于避免对任何单位或者个人就同样的发明或实用新型重复授予专利权。如果对申请日不同但内容相同的两份申请都授予专利权，就会导致对同样的发明创造重复授予专利权的结果，这不符合禁止重复授权的原则。规定存在抵触申请的发明或者实用新型专利申请不具备新颖性，不能授予专利权，是落实禁止重复授权原则的重要举措［3］。在国家知识产权局的审查实践中，也是按照上述立法目的进行审查的，例如14029 复审决定认为：《专利法》第二十二条第二款设置的抵触申请的目的在于防止重复授权［4］。

二、美国抵触申请的相关规定

美国对抵触申请是通过禁止重复授权原则来处理。美国在2013 年3 月16 日以后实行的专利制度是发明人先申请制［5］。如果两件或两件以上专利、或专利申请不存在相同的受让人、或发明人则不通过禁止重复授权原则处理，而是通过抵触程序处理，确定谁是在先申请的发明人，或者在先专利或专利申请公开的情况下可以通过新颖性处理。美国禁止重复授权原则是针对权利要求提出的。之所以不重复授予专利权，是因为对于同样的发明，相同或共同的申请人或受让人已经具有一项专利，或者相同或共同的申请人或受让人所要求保护的发明是已经获得的专利中要求保护的发明的显而易见的变形。

美国确定了两种重复授权的类型。第一种是在两个专利具有相同的保护范围的权利要求时发生，称为“相同发明重复授权”。美国《35 U．S．C．101 专利目标适格性审查指南》规定：“任何人如果发明或发现了任何新的且有用的方法、机器、制造品或物质的组分，或其任何新的且有用的改进，就可以获得一项专利。”其中的“一项”被解释为专利权人就一项特定发明仅能获得一件专利。因此，不允许同样的发明得到两件专利权。判断是否构成同样发明的一个可靠的测试为：有没有这样的例子，其落入一个权利要求的范围内，而没有落入另一个权利要求的范围？或者，有没有这样的例子，其能字面意义上地破坏一个权利要求，而不会字面意义上地破坏另一个权利要求？如果有这样的例子，则这两个权利要求不构成同样的发明。如果侵犯后一专利的权利要求必定会侵权前一专利的权利要求，法院就判定后一专利为重复授权［6］。这个原则也称为法定重复授权。

从上述规定来看，美国法定重复授权要求的是权利要求保护范围相同，这一点与我国《专利法》规定的同日申请的重复授权的审查标准相同。

第二种重复授权的情形是在两个专利请求保护的发明不是完全相同时发生。当两个专利请求保护的不是完全相同的发明，彼此之间存在明显区别时，后一专利将因所谓的“显而易见型重复授权”而无效。和相同发明重复授权不同，法官可以引用现有技术参考资料和前一专利的权利要求结合来确定后一专利要求保护的权利要求对本领域技术人员来说是显而易见的。因为《美国专利法》没有哪些条款涉及显而易见型重复授权，因此法院称该原则为非法定重复授权［6］。

“显而易见形式”的重复授权指专利申请的权利要求限定的发明是同一申请人的专利要求保护的发明的显而易见的变化形式，或者所要求保护的主体没有达到授予专利权所要求的不同。此类问题可以通过两步来判断。第一步，解释在先专利或专利申请与在后专利或专利申请的权利要求，确定不同；第二步，确定两个权利要求之间的差别是否可以使权利要求保护的发明具有“可以授予专利权的不同”。专利公开的内容在重复授权分析中不能用作现有技术，但是其可以用于解释权利要求的含义。

显而易见形式的重复授权的判断方法类似于创造性中非显而易见性（参见美国《35 U．S．C．101 专利目标适格性审查指南》）的判断。不同之处在于，作为重复授权反对意见基础的专利的公开内容不能视为现有技术。另外，重复授权中显而易见的判断不要求“改进现有技术的动机”和“审查证明非显而易见性的客观标准”。

从上述规定来看，美国非法定重复授权引入了创造性的显而易见的标准，法官还可以引用现有技术参考资料和在先专利的权利要求结合来对比在后申请。

三、日本抵触申请的相关规定

《日本专利法》第二十九条之二为关于专利抵触申请的相关规定：专利申请涉及的发明，与在该专利申请前申请而在该专利申请后公开的发明和新型同样的不拘前条第一项规定如何，不得授予该发明以特许。但当该特许申请的申请人与另一特许申请或实用新型申请人属同一人时不在此限。通过上述规定可以看出，日本抵触申请原则仅适用于不同的申请人，即申请人属同一人时不在此限内，只能用以避免不同申请人之间的先后申请造成重复授权。

审查标准中，判断的对象是两件申请的权利要求。对于申请日不同的两个以上专利申请是否属于同样的发明创造，采用类似新颖性的判断原则：

如果先后申请的权利要求有区别，但符合下列三种情况（实质为同一内容），则为同样的发明创造：一是区别在于公知常识。在后申请的发明特定事项，与在先申请的发明特定事项的众所周知技术、惯用技术的附加、删除、转换等处理相同，而且没有产生任何新效果。二是区别在于上下位概念。两个发明创造的区别仅在于在后申请是包括了在先申请下位概念的上位概念。三是两个发明创造在单一的范畴内没有任何显示上的差异。

对于在先发明申请或在后发明申请的发明包含的特定事项，具有两个以上的选择时：一是在在先发明申请的要求项中关于对发明包含的特定事项，具有形式上或事实上的多项选择时，必须仅对该多项选择中的一项特定事项进行选择，并与假设的发明和在后发明申请进行对比，如果此时发明的特定事项未存在不同点，或是虽然具有不同点，但实质上为同一内容时，两者为同一内容的发明；二是在后发明申请的要求项关于对发明包含的特定事项，具有形式上或事实上的多项选择时，必须仅对该多项选择中的一项特定事项进行选择，并与假设的发明和在先发明申请进行对比，如果此时发明的特定事项未存在不同点，或是虽然具有不同点，但实质上为同一内容时，两者为同一内容的发明。

从上述规定来看，日本的抵触申请的审查和我国的审查标准具有很多相同之处，例如涉及在先申请和在后申请的上下位概念等。但是日本的抵触申请审查也引入了创造性的公知常识的标准。如果在后申请的发明特定事项，与在先申请的发明特定事项的众所周知技术、惯用技术的附加、删除、转换等处理相同，而且没有产生任何新效果，则在后申请不能授予专利权。审查员可以引用公知常识和前一专利的权利要求结合来对比在后申请的权利要求。

四、抵触申请审查标准调整的必要性

通过上述分析，美国在抵触申请的审查中采用了创造性的显而易见的标准，法官还可以引用现有技术参考资料和前一专利的权利要求结合来对比。日本在抵触申请的审查中采用了创造性的公知常识的标准，审查员可以引用公知常识和前一专利的权利要求结合来对比。我国目前的抵触申请的审查标准采用新颖性标准，因此不能采用创造性中的显而易见性和公知常识。目前的审查标准导致只有简单变化的在后申请也可以获得授权，例如简单地增加或者替换一些公知常识也能获得授权。笔者认为，为解决这一问题，有必要对我国目前的抵触申请的审查标准进行调整，借鉴美国或者日本的显而易见标准。具体原因有以下五个方面：

（一）《专利法》的基本原则

《专利法》的一个基本原则就是公开换保护原则。即，专利申请人只有向社会公开了相关技术方案，国家才会授予其对该项技术一定时间的垄断权。“公开”体现了社会创新对于技术信息的需求，因此，立法者设定了专利的授权条件，以确保公开技术信息的含金量。“保护”体现了专利制度中对技术创新者的激励机制，确保创新者通过一定时期对专利技术的垄断来实现预期的收益。专利制度必须保障那些解决了其他技术人员无法解决的问题的人获得专利权，否则专利制度就失去了意义［7］。我国通过在先申请制来鼓励大家将自己的技术方案尽快公开来获得保护。申请日就是申请人可以向国家表明自己要向社会贡献出自己的技术方案的时间，在后申请的申请人因为申请日在后，因此社会不需要在后申请的技术方案，因为在先申请人已经在先向社会做出贡献了，在后申请人的贡献就没有任何意义了。因此，从对社会的贡献角度来看，引入美国或者日本的相关创造性的标准也具有一定的借鉴意义。

（二）《专利法》的立法宗旨

根据《专利法》第一条规定：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。“保护专利权人的合法权益”是《专利法》的核心，是实现本条规定的其他四条宗旨的基础。如果不能“保护专利权人的合法权益”，则无法实现“鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。在先申请属于在先申请人首先提出，如果在后申请人将在先申请的申请经过简单的变换获得专利权，则对社会也没有做出实质的贡献，也没有实质增加社会技术财富。此时就可能出现在先申请人侵犯在后申请人的专利权的情况。这样，在先申请人先向社会贡献技术方案但是却侵犯相对于在先申请没有对社会增加实质技术财富的在后申请的专利权，这对在先申请的申请人不公平，也违反了在先申请原则。

（三）专利申请的技术贡献

根据《专利法》第一条规定可知，其立法的的最终目的是提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。提高创新能力、促进科学技术进步和经济社会发展是通过将自己的发明创造向社会公开实现的。在先申请制下，先向政府提出公开的意向的就是先对创新能力提高、科学技术进步和经济社会发展有帮助的人，后向政府提出的，如果和前面的相比没有做出贡献，则自然后提出的不允许获得授权。所以为了保证专利申请尽快获得授权，就要求研究人员尽快向政府提出申请的请求，以尽早提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。因此从专利法最终的立法目的来说，对于在后的没有做出贡献的申请也不允许获得授权。

（四）抵触申请的创造性标准

我国的抵触申请也有类似创造性的判断标准。根据《专利审查指南（2010）》第二部分第三章第3．2．3 节的规定，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。上述惯用手段置换的判断方式也适用于抵触申请。《审查操作规程·实质审查分册》第三章中规定：当要求保护的发明与抵触申请的区别仅仅是惯用手段置换时，应当用新颖性标准评价。当要求保护的发明与现有技术的区别仅仅是惯用手段置换时，应当用创造性标准评价［8］。通过上述规定可以看出，惯用手段置换仅仅用于评述抵触申请的新颖性，其他情况下则作为创造性评述。实际上，从新颖性的规定来看，当技术方案的区别是惯用手段置换时，技术方案应当具有新颖性。因为技术方案没有完全被对比文件公开，但是这样的技术方案因为对本领域技术人员来说是很容易想到的，因此不具有创造性。因此，目前的抵触申请的审查标准中的惯用手段置换其实也是创造性中显而易见的情况。因此我国的抵触申请的特殊情况其实也是采取类似创造性的判断标准。

（五）减少非正常专利申请

对抵触申请引入创造性的评判标准也能进一步打击不以创新为目的的非正常专利申请。目前，一些申请人通过将自己在先的没有公开的申请增加一些公知常识性的改变（例如改变技术领域、替换相应的特征）来增加专利申请数量。在先专利满足授权条件下，按照目前的审查标准，在后申请的多个专利也必然获得授权。但是实际上，在后申请并没有给社会做出贡献，反而占有了大量的行政资源。如果引入创造性的审查标准，可以使得在后的申请难以获得授权，这样使得申请人不会采取这种方式进行大量的专利申请，从而不减少非正常申请的数量。

五、抵触申请审查标准的探讨

通过上述分析，笔者认为，对抵触申请，可以借鉴美国和日本的做法，对审查标准进行适当调整。

第一，引入创造性审查标准。本领域技术人员阅读在先申请文件后不需要创造性的劳动就能想到的技术方案都应该作为在后申请的抵触申请，在后申请人有理由和证据的除外。所谓理由和证据，可以包括在后申请取得了本领域技术人员在先申请的基础上预料不到的技术效果。

第二，适当结合公知常识等内容。在抵触申请的评价中，依然采用单独对比原则，即不能结合其他对比文件来评述在后申请。但是，可以结合本领域的公知常识、本领域技术人员合乎逻辑的推理等来评述在后申请。

第三，重点考虑对社会的技术贡献。要从本领域技术人员角度重点考虑在后申请与在先申请相比对社会做出的技术贡献。对于与在先申请的技术贡献实质上相同的情况，即相对于在先申请对社会没有做出创造性贡献的情况下，在先申请构成在后申请的抵触申请。例如，如果在后申请增加的技术特征没有相应的技术效果，或者是为了回避在先申请做的改变，在先申请构成在后申请的抵触申请。

具体到下述五种情形，建议采用如下标准：

一是技术特征的增加。如果在后申请仅是以在先申请为基础增加了本领域公知的技术手段，则在先申请构成在后申请的抵触申请。例如在先申请是一个没有翅片的换热管，在后申请仅仅在换热管上增加翅片以强化传热，由于通过增加翅片进行强化传热是传热领域公知的技术手段，在后申请与在先申请相比没有对社会做出技术贡献，因此在先申请构成在后申请的抵触申请。

二是技术特征的替换。如果在后申请仅是以在先申请为基础替换了一个本领域公知的特征，则在先申请构成在后申请的抵触申请。例如在先申请的导热材料是铝管，在后申请采用铜管，由于属性相似的材料的替换是本领域非常常见的一种替换方式，在后申请与在先申请相比，没有对社会做出技术贡献，因此在先申请构成在后申请的抵触申请。

三是技术特征的删除。如果在后申请仅是以在先申请为基础删除了一个特征，并且删除技术特征导致该特征相应的技术功能也消失，则在先申请构成在后申请的抵触申请。

四是上位下位概念。如果在后申请的下位概念属于在先申请的上位概念中公知的概念，而且没有产生预料不到的技术效果，则在先申请构成在后申请的抵触申请。例如在先申请是金属，在后申请是铜，在后申请与在先申请相比，没有对社会的贡献，因此在先申请构成在后申请的抵触申请。

五是数值范围的选择。如果在后申请的数值范围属于在先申请的数值范围的选择，并且选择在后的数值范围并没有产生预料不到的技术效果，则在先申请构成在后申请的抵触申请。例如在先申请是大的数值范围，在后申请是在大数值范围内的小的数值范围，在后申请与在先申请相比，没有对社会的贡献，因此在先申请构成在后申请的抵触申请。