论商标的合理使用制度

王 瀚

摘要随着商品经济的发展,对商标专有权的过分保护,极有可能导致商标权利人的权利滥用,从而损害市场的公平竞争秩序。商标的合理使用制度在这种背景下应运而生,它较好地平衡了商标专有权与社会公众权之间的关系。本文结合国内外的最新立法和司法实践,梳理并展望了这项制度的发展与构成。

关键词商标 描述性 说明性 合理使用

中图分类号:D923.4 文献标识码:A 文章编号:1009-0592(2009)02-068-02

商标是商品经济发展的产物,商标使用与商品市场的形成有着密切的关联。商标法正是在商标使用频繁、作用日益发挥以及相关利益冲突不断加剧的情况下产生的。

一、商标合理使用制度的产生与概念

商标权作为知识产权的一个分支,具有知识产权的一切基本特征,当然也包括专有性的特征。在商标权领域,专有性就表现为商标权利人能够依法排斥他人在相同或类似商品上以导致消费者混淆的方式使用相同或近似的商标。正是商标的这种专有性,才使得商标的财产属性得以实现,因为“无形财产权的价值实现,并非完全表现为无形财产权人对知识产品的直接利用,而通常表现为知识产品的创造——使用过程,也即知识产品的创造主体与使用主体相分离。”然而随着经济社会的深入发展,法律对社会的干预程度越来越深,商标专有权暴露出了垄断性的弊端,权利人对权利的使用与他人的合法权益乃至社会公众利益之间不断产生摩擦。对商标权的过度保护在某种程度上最终丧失了其存在的合理性,商标的合理使用制度在这种背景下应运而生,为商标扩大化保护与限制之间找到了一种动态的平衡点。

合理使用制度过去主要用于著作权领域,指在特定的条件下,法律允许他人自由使用知识产权人的权利标的,而不必征得权利人的许可,也不必支付任何对价。随着其引入商标权领域,商标权人与非权利人之间的权利矛盾冲突得到了一定的缓解,有效遏制了权利人滥用其商标权的不正当竞争行为。商标的合理使用通常认为包含说明性合理使用和描述性合理使用两种,至于商标的非商业性使用,如新闻报道,字典等工具书籍中对商标的使用,本文在此不作探讨。我国的商标合理使用制度刚刚起步,发展时间较短,其规定集中体现于《商标法实施条例》第四十九条中,即“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

二、商标合理使用的类型

(一)描述性合理使用

依照我国《商标法》第十一条规定:凡是商品通用名称、图形、型号、或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途等其他特点的标志,在获得显著特征前均不能获得注册。但如果上述标志通过权利人的长期使用而具有了可识别性,获得了第二含义时,法律仍允许将其注册为商标。但即使如此,商标权人也无法阻止他人使用商标中的描述性文字或图形来善意的说明自己的商品或服务。因为商标权人之所以可以注册是因为该标志的第二含义,其原先的第一含义仍存在于公共领域,供公众使用,如果使用人只是在第一含义上使用这些文字或图形,而这种使用又不会导致消费者对商品或服务来源的误认或混淆,则应认定该行为是描述性合理使用行为。

实践中,法院对描述性合理使用一般首先考察被告的使用是否在合理限度内,其次考察被告的使用是否会造成消费者混淆的行为,是否符合商业习惯,进而推断出被告使用意图是善意还是恶意。因此,对于因第二含义而取得注册的商标,他人可在合理善意的基础上使用该词的第一含义,即字面意义。这种使用,与《商标法》中规定的在类似商品上使用近似商标以及伪造、擅自制造他人注册商标标识等侵权行为在使用目的和实际效果上有着本质的不同,是符合市场经济发展规律的。

(二)说明性合理使用

如果使用他人商标中文字或图形的目的,是为了说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套,而这种使用又不会使消费者误认为自己提供的商品与服务来源于商标权人,则这种使用不构成商标侵权。这种使用通常被称为商标的说明性使用,WTO协定中的Trips协议第17条也对此作了规定,“成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的利益。”说明性使用多发生在配件贸易中,主要是从一般公众对产品有关的真实信息的知情权角度对商标权做出的一种限制。

说明性合理使用原则最早是由美国法院New Kids On The Block v. News America Publishing,Inc.案确立,并在Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles一案中得到进一步的完善。除此以外,欧盟法院也为这一制度在世界范围的确立起到了十分重要的推动作用,这其中就包括著名的BMW v.Deenik案。在此案中,欧盟法院认为BMW商标权人无权阻止他人使用BMW商标向公众诚实地说明其从事BMW汽车的维修工作。正如一些非原厂生产的零配件需要指出它们可以匹配的产品,在本案中Deenik使用BMW的商标也是为了指示其所提供的修理或维护服务,如果禁止其使用BMW的商标,他将无法很好的向消费者传达他的服务信息,从而可能会极大地拓展商标权人垄断权的范围,进而剥夺相关服务者展开公平竞争的机会。但需要注意的是,无论是哪一种情况,这种使用必须是善意合理的。瑞安市长生滤清器有限公司案就曾越过这条界线而构成了对世界著名汽车制造商沃尔沃公司商标的侵权。在沃尔沃公司诉长生滤清器公司案中,被告以较大的字号在其生产的滤清器上使用“FOR?VOLVO”字样,而没有显著标明制造方的名称,消费者只能从“FOR?VOLVO”文字上去猜测商品的来源,可见被告具有使消费者对其产品来源产生混淆的意图,因此也就不难推测,法院最终判被告败诉。

三、商标合理使用的构成要件

通过上述案例不难看出,对商标权的保护正日趋成熟,世界各国不再一味强调绝对保护而是逐步向相对保护进行演变。各国现行商标法大多采纳了商标的合理使用制度,从美国《兰哈姆法》第33条到《德国商标法》第23条再到《法国知识产权法典》第713条的规定,均无一例外地在规定保护商标权人对其注册商标享有专有权的同时,也对其权利进了限制。

各国之所以将合理使用制度作为商标权的重要限制内容,关键在于它是解决实践中绝大部分商标权与其他社会公众权利之间冲突的有效途径,要想合理运用这项制度使其发生更大的效益,就必须对他的构成要件有一个清晰的认识。2004年北京市高级人民法院以司法意见的形式发布了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》,规定商标合理使用应当具备以下条件:(1)使用出于善意;(2)不是作为商标使用;(3)使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务;(4)使用不会造成相关公众的混淆、误认。该解答比较客观地反映了商标合理使用制度的特点,遗憾的是,由于立法层次较低,所能发挥的指导作用十分有限,但也不失为理论上的一种探索,实践中的一次有效尝试。

(一)使用意图

使用意图是行为人的内心想法,不可直接套用任何公式定理得出,只能从其行为上进行推断。首先,合理使用者在主观上应持善意的态度,持这种主观态度所实施的使用行为一般不会损害商标权人的权利,也不会造成消费者的混淆。

我国台湾省“商标法”第30条也对合理使用者的主观意图作了类似的规定,“以善意且合理使用之方法,表示其他有关商品本身之说明,附记于商品之上,非作为商标使用者,不受他人商标专用权之效力所拘束之情形。”我们注意到台湾省的“商标法”中对使用者的使用意图除要求善意外还要求了“合理”。在这里的合理应解释为没有超过必要限度,既没有与商标权利人的正常利用构成冲突,也没有不合理损害权利人的其他合法利益。如果不能满足上述两点要求,这种使用的合理性就存在疑问,因为它妨碍了作品的正当利用,使商标权人无法完全达到预期的利用目的。

(二)使用方式

合理使用的方式限于为了描述或者说明使用人的商品或者服务。在实践中通常是以除使用与他人商标相同或近似的文字、图形外,是否还加注了其他说明性文字以表明它的说明性质为判断标准来对使用人的行为加以判断。这些说明性文字往往表现为在他人商标前加注了“主要成分”、“功能”、“使用方法”等说明性词语,尽可能降低了普通消费者的混淆可能性。在上文提到的Playboy Enterprises Inc. v. Terris Welles一案中,法院认为Weles女士自1981年获得“Playboy Playmate of the Year”的称号至今,就一直使用这个称号,而原告PEI在提出本次诉讼前对此从未表示过反对。Weles女士所取得的称号是公众对其身份识别的一部分。Weles女士是1981年的“Playmate”,除此之外,没有其他称号可以准确地区别或描述出其本人及服务。Weles女士仅仅是描述性的使用了“Playmate of the Year 1981”,“Playboy Playmate of the Year 1981”和“PMOY 81”这些短语,并不意指PEI是此类产品的主持者,因为这些短语仅仅是描述了该事物,而非表明其来源。因此,法院认为Weles女士在其网站的可视位置使用了上述短语,仅仅是对Weles本人及其商品和服务的描述,并且,正是通过PEI所授予的称号使公众认识了Weles女士。

(三)使用效果

最后,从使用效果看,合理使用要求在客观上并不足以造成消费者的误认或混淆。误认不仅包括对产品来源的误认,还应包括对产品生产者与商标所有者之间关系的误认。除此以外,如果原告在其商标被被告使用后,名誉受损,经营业绩明显下降,只要有确切证据证明这种后果与被告的使用之间有直接联系,那么可以断定,是被告的使用侵害了原告的商标权,进而破坏了原告的正常商业活动,应属不正当竞争行为,而被排除在商标的合理使用之外。

在Brothers Records,Inc. v. Jardine案中,尽管被告一再辩称其使用BRI 完全是从说明性角度的善意使用,法院依然认为Jardine使用BRI的商标构成商标侵权,就是最好的例证。被告Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣传材料上,与“Family and Friends”相比,“The Beach Boys”更加突出、显眼,造成消费者实际上对两者的混淆。据当时演出的组织者和部分消费者声称,他们不清楚到底是谁在进行演出。这种混淆在实质上已毫无争议的对商标专有权人的合法权益构成了威胁,法律不可能予以保护。

四、结语

随着我国商品经济的不断发展,商标权制度作为《国家知识产权战略纲要》的重要组成部分,其重要性日益显现。商标权作为一种对知识权利的合法垄断,保护的核心在于使权利人利益和公众利益之间达到恰如其分的平衡。商标合理使用制度的建立有效防止了由于滥用商标权带来的不公平市场环境,较好解决了私权利与公权利的冲突问题,通过划定适宜的界限使权利人更适当的保护自己的商标权,使使用者更自觉的限制自己的合理使用范围。我国法律对商标合理使用制度的规定仍略显简单,应引入相应的合理使用判断标准及其范围,增强法官在实践中的可操作性,更好地为和谐社会建设服务。

注释:

丁丽瑛.知识产权法.厦门大学出版社.2007年版.第322页.

吴汉东,胡开忠.无形财产权制度研究.法律出版社.2001年版.第80页.

吴汉东.著作权合理使用制度研究.中国政法大学出版社.1998年版.第153页.

王迁.知识产权法教程.中国人民大学出版社.2007年版.第492页.

See 971 F.2d 302.9th Cir.1992.

See 279 F.3d 796.9th Cir.2002.

See BMW v. Deenik,Case C-63/97 1999 1 CMLR 1099.

上海浦东新区法院民事判决书(2005)浦民三(知)初字第40号.

台湾省《商标法》第30条.

傅钢.试论商标的合理使用与实务判断—从新商标法实施条例的有关规定谈起.电子知识产权.2002(11).第58页.

See 318 F.3d 900.9th Cir. 2003.