现有技术抗辩的对比标准

翟文峰，张炳生

(宁波大学 法学院，浙江 宁波 315211)

2010 - 06 - 21

国家哲学社会科学基金项目(项目编号：06BFX039)

翟文峰(1987-)，男，宁波大学法学院2008级民商法专业硕士研究生；

张炳生(1961-)，男，法学博士，宁波大学法学院教授。

现有技术抗辩的对比标准

翟文峰，张炳生

(宁波大学 法学院，浙江 宁波 315211)

现有技术抗辩是指，被控侵权人针对专利权人的侵权指控，可以提出自己使用的技术是现有技术，以对抗权利人的侵权指控进而主张不侵犯权利人专利权的行为。学者们提出的对比标准学说均存在一定的问题。新颖性判断与相同侵权之间不存在合乎逻辑的一致性，创造性与等同侵权在主观上、主体上是相同的，厘清这些关系是构建对比标准的基础。现有技术抗辩应该采纳等同的标准，它具有法理基础、现实依据和立法依据。

现有技术抗辩； 新颖性； 创造性；等同的标准

现有技术抗辩制度是我国2008年修订的《专利法》新增加的内容，现有技术抗辩是指，被控侵权人针对专利权人的侵权指控，可以提出自己使用的技术是现有技术，以对抗权利人的侵权指控进而主张不侵犯权利人专利权的行为。在被控侵权人应用现有技术进行不侵权抗辩时，采用何种抗辩标准，影响被控侵权人可以自由使用现有技术范围的大小，将直接关系到被控侵权人是否侵权，也直接关系到权利人的请求是否可以得到支持，因此具有十分重要的意义。

一、现有技术抗辩的对比标准的学说

(一)现有技术抗辩对比标准的学说表述

将被控侵权技术与现有技术进行对比时，需要达到什么样的标准才可以判定现有技术抗辩成立，一直以来都是个争议较多的问题，分歧很大。从学者们的表述中可知，具有代表性的主要有以下几种表述：

表述一，新颖性标准。就对比标准而言，在我国目前没有统一的知识产权上诉法院的现实情况下，在我国八十多个法院审理专利侵权纠纷，却对于专利权的效力可能做出不同认定的情况下，我国现有技术抗辩应当使用新颖性标准[1]。因此建议现有技术抗辩应当采纳新颖性标准。

表述二，分别比较被控侵权技术与现有技术、涉案专利，判断被控侵权技术更接近哪一项技术。2002年10月，曹建明在《全国法院知识产权审判工作座谈会暨优秀知识产权裁判文书颁奖会上的讲话》中指出，“被控侵权人以公知技术抗辩成立的，应当认可该抗辩理由。不能既认定属于公知技术，又因该技术全面覆盖专利技术，就不适用公知技术抗辩。对于更接近公知技术而与专利技术有一定差别的，应当认定不构成侵权”。

表述三，相同或者十分接近的标准。含义是仅比较被控侵权技术与现有技术，分析它与否与后者相同或者十分接近。经判断，只要得出被控侵权产品或者方法确实与一项公知技术相同或者十分接近，就有充分理由直接得出抗辩成立，侵权指控不成立的结论，此时被控侵权产品或者方法是否同时也与专利技术相同或者相近是无关紧要的[2]。

表述四，无新颖性或者明显无创造性标准。持这种观点的学者认为，应采用被控侵权人实施的技术相对比现有技术无新颖性或者明显无创造性为标准，并且在评价被控侵权人实施的技术相对比现有技术是否明显无创造性时，对比文献应限于一项现有技术，当然可以结合所属技术领域人员公知的技术常识[3]。

表述五，等同的标准。即如果被控侵权技术与现有技术近似或者等同，则现有技术抗辩成立。持这种观点的学者这样论述，被控侵权技术与已有公知技术相比，如果属于实质性的不同，则被控侵权技术与已有公知技术不构成等同，被控侵权人已有公知技术抗辩不成立；如果不是属于实质性的不同，而是相关的已有公知技术的简单组合，或者是已有公知技术加上本领域普通技术人员没有经过创造性劳动的专业技术知识简单组合而成的技术，则被控侵权技术与已有公知技术之间构成等同，被控侵权人的已有公知技术抗辩成立[4]。

表述六，新颖性或者创造性标准。持有此观点的学者认为，如果(被控侵权技术与现有技术相比较)缺乏新颖性或者创造性的话，则不允许将等同性质范畴扩展到现有技术范围，即应判决被告不构成侵权，这个公知技术应当是一个完整的技术方案，而不是拼凑而成的技术方案[5]。

表述七，创造性标准。持这一观点的学者认为，如果被控侵权技术是与公知技术相同或者属于与公知技术相比没有创造性的技术，就认定公知技术抗辩成立[6]500。

可见对于现有技术抗辩成立的标准，学者们争议如此之大，对于抗辩标准的表述众说纷纭，难以取得一致的意见。

(二)现有技术抗辩的对比标准的几种学说之检讨

表述一的观点是新颖性观点，即被控侵权技术对比现有技术，若无新颖性时则现有技术抗辩成立。持有这种观点的学者主要是考虑到我国法院法官不具备技术背景或者自然科学基础，若采用创造性标准，恐怕法院之间的判定结果会有差别。的确，采用新颖性标准会让法院更容易判定。《专利审查指南》第2部分第3章规定了新颖性采取的单独对比方法，同时对新颖性如何判断给出了详细的说明，应当说新颖性标准较创造性标准或者其他标准更容易把握。但是此观点限制了现有技术抗辩的范围，将现有技术抗辩成立的范围仅限于与现有技术相比无新颖性的范围，缺乏足够的理论依据。该学者提出新颖性的观点，很明显在利益分配上更倾向于专利权人，专利权人享有了等同原则而公众却仅享有使用与现有技术相比无新颖性的技术的权利。若该学者认为这种做法是正义的，他应该论证分配不平衡的前提和依据，正义的核心元素是“等者等之，不等者不等之”，专利权人与社会公众即使是不等者，分配而来的不等利益也需要完整的论述，比如法律排除未成年人和精神病人的完全民事行为能力，我们之所以认为这是正义的，是因为我们假定只有心理和智力正常的人才能行使民事权利。而持新颖性观点的学者并没有论证这种分配不公的假定部分，因此缺乏足够的理论基础。从正面的角度来说，假定《专利法》是公平正义的，公平原则认为：如果一个制度是正义的或公平的，亦即满足了两个正义原则，那么每当一个人自愿地接受了该制度所给予的好处或利用了它所提供的机会来促进自己的利益时，他就要承担职责来做这个制度的规范所规定的一份工作[7]。按照罗尔斯的理论，既然专利权人享有了利用等同原则扩大自己专利范围的利益，那么也应该承担这个制度规定的一份工作，这个工作在这里应理解为允许现有技术扩大到其等同的范围，甚至这个等同范围和自己专利的等同范围重合的时候，专利权人也无权获得行为人的侵权赔偿。因此，专利权人可以享有等同原则，将其专利权的范围扩大到与专利技术不仅相同而且等同的范围，现有技术的范围当然可以扩大到与之相等同的技术范围，在这个等同的范围内，都属于现有技术的范畴。将现有技术可以扩展到与其等同的范围，这个范围很显然要比新颖性的覆盖范围大。现实中的法律应该是公平的，保障了专利权人，也应该保护比专利权人更多的广大社会公众对现有技术自由使用的利益。法律在本质上是一种利益调控机制，表达利益要求，平衡利益冲突，重建利益格局，法律表达利益的过程，就是对不同利益进行选择的过程[8]。在利益选择的过程中，不能只选择专利权人的利益而忽视社会公众的利益，其实它更应该体现社会公众的基本利益诉求。哈特说，“正义的分配，不是某个阶级的权利主张者的特殊利益，而是公正地照顾且考虑对不同利益的各种冲突要求”[9]，照顾了专利权人的利益，就应该考虑并且实际满足与专利权人利益冲突的被控侵权人的要求，如此才是合乎正义的利益分配。不能因为所谓的法院更容易判断新颖性这一微弱的理由而将公众的利益置之度外，因此新颖性观点缺乏理论支撑。

表述二，认为判断被控侵权技术与哪项技术更接近，也存在着诸多问题。首先，“接近”是一个十分难判断的主观性很强的词，判断孰近孰远不利于形成统一的意见，法院之间很可能在同一案件中得出不同的结论。只有在以下情况，“更接近谁”才容易把握，一是被控侵权技术与涉案专利构成相同侵权的同时，它与现有技术构成等同技术。第二是被控侵权技术与涉案专利技术构成等同侵权，被控侵权技术与现有技术相同，除此之外，难以判定。比如，当被控侵权技术与涉案专利技术等同，同时又与现有技术等同的条件下，就不容易判断离谁更近，而这种情况往往是经常出现的。“等同”的判定本来就是个复杂的问题，带有很强的主观性，这里还需要判定两个“等同”的孰近孰远，恐怕难度更加大。因此这种方法不可取。

表述三建议采纳相同或者十分接近的标准。“相同”比较容易理解，即要求被控侵权技术与现有技术相同，含义清楚，不存在什么疑问。但是“十分接近”如何理解，难以把握。由于该学者并未对“十分接近”做出明确解释，不妨推测一下，假设和“相同”的意思一样，要求被控侵权技术与现有技术相同时才能判定现有技术抗辩成立，言外之义与现有技术构成等同时抗辩不成立，有违正义原则，理由在对表述一的批判中已经阐述。假设“十分接近”和“相同”意思不一致，对于它的含义将无法得知。在《专利法》及其相关司法解释、《专利审查指南》中，没有出现过类似抽象的形容词，即使是“等同”、“实质性差别”、“显著的进步”这些主观性较强的术语，也都会给出对应的、较为明晰的含义，也都有一个判断的依据，而“十分接近”的含义无法从相关法律中得知。此学者也未能给出解释，使其含义处于模糊状态，因此该标准不具有可操作性，难以将其运用到实践中。

关于表述四的观点，采取的新颖性或者明显无创造性标准。这里的“新颖性”容易理解，就是被控侵权技术与现有技术相比无新颖性时，抗辩成立。“明显无创造性”意指将被控侵权技术与现有技术对比，很容易看出来无创造性，持这种观点的学者还认为，(将被控侵权技术与现有技术对比时)对比文献应限于一份对比文献，当然可以结合所属领域技术人员公知的技术常识[10]。该学者并未对明显无创造性做出解释，其本意没有表达出来。在此应当认为明显无创造性与无创造性仅是程度不同而已，但是仍然属于无创造性的观点。在该学者没有对“明显”做出相反解释之前，此观点与表述六其实是相同的，表述六也是建议采纳创造性标准，只限于一项现有技术作对比。表述六的创造性观点将在下面展开讨论。

表述六采用的是新颖性或者创造性标准，新颖性和创新性之间是“或”的关系，其含义是并列关系，即只要符合其中一个标准，既可以判定现有技术抗辩成立，但同时要求只能是一项技术方案，不能是拼凑而成的技术方案。要求只能对比一项现有技术对新颖性没有影响，因为只要采纳了新颖性标准，就意味着对比技术只限于一项，这是新颖性标准的内在要求，新颖性观点的不合理性前文已做了讨论。至于创造性标准，该观点又只限于一项现有技术，说明此观点有意排除了创造性判断中可以结合多项技术判断的可能。持这种观点的学者认为对比对象只限于一项完整的现有技术，结合《专利审查指南》对创造性的相关规定，可以认为该学者采用了将被控侵权技术与一项现有技术整体对比的方法，因为创造性的判断，需要从整体上对比，而不是从技术特征上逐一对比。整体对比，必将忽略权利要求的次要部分，保护的是发明的精髓与核心，其实质上是中心限定原则的变相应用，中心限定原则已违反《专利法》第59条，它给专利权人以过分扩张的保护，在一定程度上使得专利权利要求的公示作用丧失，公众无法依据专利权利要求来预测自己的行为违法与否，对专利权利要求的解释将会变得主观和随意，在中心限定原则诸多弊端为立法所摒弃的今天，没有必要再沿着历史的错误轨迹重来。

关于表述七，创造性标准。《专利审查指南》第2部分第4章，对有关创造性的判断有如下规定：“审查创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价”，还要求将发明作为一个整体看待，采用了此观点，势必允许被控侵权人提出几项现有技术结合起来证明其实施的技术属于现有技术，此时法院需要掌握专利审查中的创造性标准，这样法官就充当了专利审查员的角色，对技术是否具有创造性如此专业的问题进行判断。但从职责的角度说，法院应当避免对技术性的问题进行过多的判断，因为法院承担法律问题的判断而不是技术问题，这是其一。其二，这里允许将一项以上的现有技术结合起来对比被控侵权技术，极大地提高了现有技术抗辩成立的几率，这样做有没有正当性和理论基础，都很难说。虽然社会公众可以自由使用公知技术和与公知技术相似的技术，这是公知技术抗辩产生的基础[6]504，但是将数项技术结合起来完全有可能是一项具有创造性的技术，甚至这项组合的技术会与涉案专利技术相同或等同，在被控侵权技术构成相同或者等同侵权的前提下，将被控侵权技术对比组合而来的具有创造性的这项技术，很明显结果是被控侵权技术没有创造性，而此时居然可以判定现有技术抗辩成立。这是不正当的，因为几项现有技术的结合完全有可能具有创造性，具有了创造性就不再是现有技术了。因此创造性观点不妥。至于上述的“等同的标准”的观点，将在下文展开讨论。

二、新颖性与相同侵权、创造性与等同侵权的关系

综观以上的各种学说观点，可以发现这样一个现象，都离不开“新颖性”、“相同”、“创造性”、“等同”四个术语，诸观点选择了它们，反映了在现有技术抗辩对比标准的选择上，需要重点考虑它们，它们还有着一个共同的目标，即寻求作为抗辩的标准。通过直观的判断，它们必然存在某种联系。这里尝试对它们的关系作一个梳理，从它们本质的、原始的含义出发，检讨出它们之间的关系，这对于确定现有技术抗辩的标准有非常重要的作用，也对一些学者长期非严谨的论证提出修正意见。

新颖性的含义容易理解，《专利法》第22条第2款：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”，对新颖性做出了明确的界定。《专利审查指南》第2部分第3章则对在专利授权中如何具体操作提供了详细的说明，给出了判断新颖性的几种方法，对其总结如下：相同内容的技术方案对于对比文件不具有新颖性、具体上位概念的技术方案对于下位概念对比文件不具有新颖性(反之则有)、惯用手段直接替换的技术方案对于对比文件不具有新颖性，数值范围、性能、数值、用途、制备方法等方案具体情形较多，这里以前两种情形便可以说明问题，而且较为简洁明晰。为了讨论的方便在此作出假设，存在技术特征A、B、C、D，对应的下位概念分别是a、b、c、d，申请专利的技术方案与对比技术方案之间的关系有如下五种情形(前者表示申请专利的技术方案，后者表示对比的技术方案，→表示对比)： 甲组A、B、C→A、B、C无新颖性，乙组A、B、C、D→A、B、C有新颖性，丙组a、b、c→A、B、C有新颖性，丁组A、B、C→A、B、C、D无新颖性，戊组A、B、C→a、b、c无新颖性。下面讨论相同侵权的情形，不妨将申请专利的技术方案看作是被控侵权技术，将对比方案看作是涉案专利技术，专利纠纷解决机构在处理案件的过程中，比较的次序是将被控侵权技术与涉案专利技术对比，因此上述技术方案的顺序无须变化。上述假设的内容不变，被控侵权技术与涉案专利技术的关系如下：己组A、B、C→A、B、C，相同侵权成立，庚组A、B、C、D→A、B、C相同侵权成立，辛组a、b、c→A、B、C相同侵权成立，壬组A、B、C→A、B、C、D相同侵权不成立，癸组A、B、C→a、b、c这种情形不存在，被控侵权技术A、B、C无法实施，因为它们是a、b、c的上位概念，若实施必然要具体到其对应的下位概念上，就像金属无法被实施一样，只能是铜、铁、铝等被实施。将甲组己组比较，可知前者无新颖性时构成后者的相同侵权方案，乙组庚组对比，发现前者有新颖性时却构成后者的相同侵权方案，再考察丙组辛组，前者有新颖性相同侵权却成立，最后看丁组壬组的关系，前者无新颖性时相同侵权却不成立。由于癸组不存在，它与戊组的关系无法讨论。通过对比可以得出这样的结论：一项技术与涉案专利技术对比无新颖性，并不必然构成后者的相同侵权技术，一项技术与涉案专利技术对比有新颖性，却可能构成后者的相同侵权方案。如果一定要找出新颖性与相同侵权的某种规律，也是可以的，将被控侵权技术看作一项对比方案，以此判断涉案专利技术的新颖性与否，若后者具有新颖性则前者的相同侵权不成立，反之则成立。但是在专利纠纷中将被控侵权技术作为对比文件的做法是有违逻辑推理的，通常的做法是将涉案专利技术作为对比文件。因此在新颖性判断与相同侵权之间，不存在合乎逻辑的一致性。究其原因，它们分别属于专利审查的要求和侵权判定的原则，分属于不同的制度安排，追求它们之间的一致性，很可能是徒劳。

等同侵权原则和专利申请文件无创造性之间的关系，需要分别从等同原则和创造性的基本内涵去分析。2001年6月最高人民法院制定了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》)，第一次以司法解释的形式确立了等同原则，该《规定》第17条的内容是：“专利法第五十六条第一款所称的发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，此条文明确了几个问题：第一，确定了等同原则指的是技术特征的等同，并非是整体的等同。“包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”说明了是技术特征之间的等同，“等同原则必须落实到权利要求的各项具体技术特征上，而不能适用于发明创造的整体”[11]。2009年12月最高人民法院制定的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条是理解技术特征等同的又一司法解释；第二，由本条第2款中的“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”可知，技术特征之间还必须在手段、功能、效果三个方面基本相同，否则不构成等同，“也就是说，等同特征与权利要求书中明确记载的技术特征必须在手段、功能和效果三个方面都没有实质性区别”[11]，这是等同原则的判断方法；第三，确定了等同原则的主体和主观要求。“本领域的普通技术人员”指的是具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员，既不是该领域的技术专家也不是不懂技术的人。而“无需经过创造性劳动”应该被理解为“对本领域的普通技术人员是显而易见的，这是认定构成等同的主观标准”[12]，可见无需经过创造性劳动与显而易见的含义相同。对于创造性的理解，应当以《专利法》为基础，同时借助《专利审查指南》。《专利法》第22条第3款：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”，这里无意对发明和实用新型的创造性大小进行区别，对创造性的条件统称为“实质性特点和进步”，它们的区别仅在程度上不同而已，这说明创造性的条件有两个，一是实质性特点，二是进步。综合分析《专利法审查指南》第2部分第4章的2.2节、2.4节、3.2.1小节，通过文义分析和体系解释，实质性特点是指“对所属技术领域的知晓该领域普通技术知识的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的，如果发明创造对于现有技术是显而易见的，则不具有实质性特点”。可以看出，实质性特点的判断主体是该领域的普通技术人员，主观方面是非显而易见的。换句话说，不具有实质性特点对于普通技术知识的技术人员来说是显而易见的，用算式表示为：非实质性特点=普通技术知识的技术人员+显而易见，把普通技术知识的技术人员与显而易见分别称为创造性判断的主体标准和主观标准。依据《专利审查指南》第2部分第4章2.3节、3.2.2小节，进步指的是发明创造与现有技术相比能够产生有益的技术效果，表现在以下几个方面：与现有技术相比具有更好的技术效果；提供了一种技术效果基本达到现有技术水平的方案，其技术构思与现有技术不同；代表某种新技术的发展趋势；具有明显积极的技术效果，尽管存在一定的瑕疵。对创造性的的两个条件比较将会发现，实质性特点侧重于发明创造的“难易程度”，是不是容易想到或者发现，而进步则强调对于技术发展的革新，侧重于这样一种积极的结果。根据《专利审查指南》第2部分第4章3.1节，创造性的判断方法是需要考虑技术方案本身，还要考虑所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将技术方案作为一个整体看待，同时可以将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对技术方案进行评价。因此创造性的判断方法要求，一是技术方案整体看待，二是组合对比(一份或多份对比文件的技术特征均可)。在分析等同原则和创造性之后，发现它们的相同点：第一，判断主体相同。都是该领域的普通技术人员，他们是具有一般知识水平的抽象的群体；第二，等同原则判断的主观方面与创造性的主观要求一致。在认定等同原则成立时，采用的是显而易见标准，而从主观上去否定创造性时，则要求技术方案对于普通技术知识的人员来说是显而易见的，主观上与等同原则一致，采纳了显而易见的主观标准。等同原则与创造性的区别也很明显。首先，前者的判断方法要求技术特征之间比较，而后者强调将技术方案作为整体看待、可以组合对比；其次，前者在手段、功能、效果三个方面基本相同并且是显而易见时成立，后者则要求具有实质性特点和进步才具有创造性。因此不可以说一项技术具有非显而易见性就具有创造性，创造性的判断还要求具有进步性，非显而易见性仅是主观上和主体上的要求。

其实新颖性和创造性、相同侵权和等同侵权不是同一个范畴的术语，尽管《专利法》要求技术方案必须具有三性才可以授予专利权，但实际拥有授权资格的机关是国家知识产权局，而不是法院和专利行政部门，他们在处理案件纠纷的时候应用新颖性与创造性知识来裁判案件的机会不多，相反他们更应该利用相同侵权和等同侵权的理论去解决纠纷，新颖性、创造性判断的主体应该是国家知识产权局和专利复审委员会。

三、现有技术抗辩的对比标准构建

(一)主要国家现有技术抗辩的对比标准

对于现有技术的对比标准，德国学者观点存在分歧，Reimer认为，被控侵权物与公知技术明显一致时，侵权审理法院应允许自由公知技术抗辩；相反，当明显不一致时，应委让于无效程序处理，并中止侵权诉讼；而奥勒(Ohl)认为被控侵权物与公知技术两者近似性(“近似性”与显而易见、容易推导性相当，“近似性”等于无创造性，其判断需要进行发明创造性判断)也适用[13]。前一位学者持有的是被控侵权技术应与现有技术相同抗辩才成立的观点，而后一位则认为不仅相同成立，它们对比无创造性现有技术抗辩也成立。在Formstein*Formstein(Moulded Curbstone)，GRUR， 1986，803.案中，德国最高法院肯定了在认定等同侵权中可以适用技术现有技术抗辩，对于抗辩成立的标准，德国最高法院认为既可以主张被控侵权技术与现有技术相同，也可以主张被控侵权技术与现有技术相比不具有创造性。可见德国司法实践采用的是相同或者创造性的观点。

日本对现有技术采取的态度是逐渐变化的，东京地方法院在1980年“生检针案件”中认为在侵权诉讼中只参考与现有技术相同的技术，大阪地方法院在1990年的“模具装卸工具案”中采用与之相同的观点。而到了1998年，日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案中，在对权利要求进行解释时，认为被控侵权技术应当与专利申请时的现有技术或者本领域的普通工作者在专利申请日从现有技术中容易推知的技术不相同，“容易推知”与日本《专利法》29条的用语“能容易实现发明”含义一致，可以理解为显而易见标准、创造性标准，可知日本法院早期采用的是相同的标准，后来将其扩大至创造性标准。日本法院还认为，原告不负有证明被控侵权技术不是现有技术的义务。由此可知日本采用同德国一致的标准：新颖性或者创造性。

1990年美国联邦巡回上诉法院在Wilson Sporting Goods Co v.David Geoffrey & Associates案件*904 F.2d 677(14 U.S.P.Q. 2d 1942).中，利用等同原则对权利要求进行解释的过程中创立了假想权利要求规则。法院在判决中指出，以涉案专利的权利要求为基础，通过它设想一个足以在字面上涵盖被控侵权技术的假想权利要求，然后将这个设想的权利要求对比现有技术，看其是否可以获得专利授权。如果不具有专利性，则表明通过等同原则将被控侵权技术包含在涉案专利权利要求范围内的做法是不妥当的。这么做的合理性在于，经过改写扩大涉案专利的保护范围至其等同的范围，如果这个设想的权利要求对比现有技术仍具有专利性，说明涉案专利保护范围扩大到其等同范围的设想专利要求符合新颖性和创造性，那么这个等同的范围也具有了专利性，则推知在字面上被设想专利权利要求涵盖的被控侵权技术具有专利性，因此被控侵权技术不属于现有技术。这个方法的实质是将被控侵权技术与现有技术对比，如果它符合专利授权的条件，具有新颖性和创造性，则认为现有技术落入了涉案专利等同的范围，判定现有技术抗辩不成立，反之则成立。因此美国采用的也是新颖性或创造性标准。

(二)现有技术抗辩的标准

对于现有技术抗辩的标准，不应该盲目借鉴国外经验，而是应该从法理的深度和现实的角度出发，提出适当的理论。在现阶段，建议采用相同或等同的标准，即被控侵权技术与现有技术对比，如果构成相同或者等同的技术，那么现有技术抗辩成立。这里的相同与专利侵权判定中的相同侵权含义一致。等同标准，与等同侵权的要求一致，即被控侵权技术对比一项现有技术，且是相应技术特征之间构成等同。上述表述五提出了等同标准，依据举重以明轻的当然解释，相同的标准被包含在内。但是持这种观点的学者仅提出观点，丝毫没有从理论上讨论，不能令人信服。

1．法理基础(正义性基础)。这需要从专利制度设置的理论基础谈起。专利制度的设计，甚至可以说知识产权制度的设计，可以看作是国家与发明创造者之间的契约。智力成果所有人将自己的作品、发明创造等公开出来，而公众则承认他们在一定时期内独占使用其智力成果的权利，西方法学家将这一现象解释为社会契约关系，即以国家面貌出现的社会与智力成果创造者之间签订的一项特殊契约[14]。专利权经过契约约定的有效期，则转变为社会公共知识财富，任何人都可以不经过许可来实施专利技术，这时的专利技术已经进入公有领域。专利技术进入公有领域，能够使社会公众自由使用，推动社会的发展和进步。我国《专利法》第1条说明：“为了……促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法”。美国《宪法》的知识产权条款，增进知识和学习是知识产权法的目标之一，而使作者和发明者的利润达到最大化并不是其最终目标[15]，可见和美国的做法相同，我国专利制度的目的是为了促进社会知识财富的增加和社会经济发展，让更多的人自由地学习与使用更为先进的技术。因此，专利技术经过有效期间转化为现有技术，从一定意义上说是知识产权制度所追求的，甚至可以说是知识产权制度的目的之一。国家赋予了专利权人以专利权，与之形成对比的是，社会公众拥有现有技术或者说有自由实施现有技术的权利，尽管非自由现有技术不可以被自由实施，但是相对于涉案专利侵权人来说，他无权制止被控侵权人实施该技术，从这个意义上说，社会公众可以实施除专利权人之专利技术的所有技术。比较专利权人与社会公众，前者拥有专利技术，后者享有实施除专利技术之外技术的权利。站在实施技术的角度，公众对现有技术的自由实施权利丝毫不逊色于专利权人对于其专利技术的实施自由，因此他们之间地位是平等的，都拥有各自可以自由实施的技术而不必经过允许。(两种不同的有价值的平等)第一种平等是分配性的，它确定了某种利益——例如权利——应该平等的加以分配，因为正义要求这样做，当不存在人们之间的相关差别时，平等的分配是正义要求的[16]。既然专利权人与社会公众是平等的，那么他们应该平等地分配权利与利益。社会分配给专利权人相同侵权原则和等同侵权原则以保护专利权，社会公众也应该被分配相同和等同标准以实施现有技术。相同或者等同的标准，它会与专利权的保护范围发生冲突，被控侵权技术与现有技术构成相同或者等同的同时会落入专利权的保护范围，这时采纳相同或者等同标准的正义性何在？此时出现了利益冲突，专利权人的利益与社会公众实施现有技术的利益发生了冲突。在法院和专利行政部门不能审查专利有效性的条件下，只能对利益进行价值选择。价值问题首先便是价值冲突问题，而此问题却无法藉理性认知解答，一切答案皆为价值判断，价值判断取决于情感因素，因此具有主观性——其只对判断主体有效，只能是相对的[17]。就现有技术与专利权的价值判断而言，选择前者优先是必然的，公众对现有技术的使用是自由的，这是专利制度设置的目的之一，这也是创设现有技术抗辩的首要价值选择。

2．现实依据。在现有技术抗辩采用相同或者等同标准的正当性基础存在前提下，还需要明确其现实的基础，任何立法、制度的设计都必须有现实依据和现实意义。现有技术抗辩制度的应用只会在专利侵权诉讼和专利行政纠纷中出现，法院和行政机关在处理纠纷的时候，把握相同或者等同原则的熟练程度要优于把握新颖性和创造性的能力，他们应用此标准的准确性较高，这对于纠纷处理的公正性是有利的，因此选择相同或者等同的标准，恰好与纠纷处理机关的业务水平相适应。当然这并不是说业务素质决定抗辩标准，这里的意思是在具备法理基础的情况下，采纳此标准恰好与纠纷处理机关的业务素质相吻合，佐证了此标准的优越性。

3．立法依据。现有技术抗辩的相同或者等同标准是否可以从现有立法和司法解释中找到依据呢？不妨作一个尝试。2009年12月最高人民法院制定的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第1款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”。此款对现有技术抗辩的标准进行了解释，由本款可以明确：第一，被控侵权技术仅限于被诉的全部技术特征；第二，对比的是与现有技术相对应的技术特征；第三，对比所采纳的标准是相同或者无实质性差异标准。这里的相同标准与文章主张的相同标准是一致的，可以借助相同侵权去理解，如果无实质性差异标准与等同标准一致，本款将可以被认为是相同或者等同标准的法律依据。需要进一步分析无实质性差异的含义，本条文并没有给出明确的解释，从文义上说差异和差别、区别、特点的含义相同，无实质性差异即是无实质性特点。在没有相反解释的情况下，应当认为无实质性差异与无实质性特点的含义一致，而上文已依据《专利审查指南》指出无实质性特点就是对于普通技术人员是显而易见的的意思。上文已论述，显而易见是等同原则的主观要求，普通技术人员是等同原则判断的主体要求，因此无实质性差异与等同原则在主观和主体要求上是一致的。2001年的最高人民法院的司法解释关于等同原则规定的技术特征在手段、功能、效果三个方面基本相同的条件没有与2009年的司法解释发生冲突，这部分仍然有效。而在手段、功能、效果三个方面基本相同在本款没有得到体现，因此没有足够理由认为本款的无实质性差异就是等同的意思。因此从文义解释、体系解释无法得出2009年的司法解释确定了等同的标准，或许从目的解释中可以得出等同的标准。在论述之前，需要慎重的说明，尽管2009年的司法解释是以最高人民法院的名义作出的，有理由相信2009年司法解释主要是其民三庭的法官参与制定的。最高人民法院民三庭的法官认为(2009年司法解释)第十四条所称的“无实质性差异”，在实践中可以参照等同的标准掌握[18]，可见立法者的本意是采纳等同的标准，与文章的观点相同。还需要说明的是，这几位法官的论断不是十分严密，缺乏理论论证过程和令人信服的依据。参照等同的标准，从现有的法律和司法解释也只能推论出参照等同原则的的主体和主观标准去把握，除非对2001年的司法解释作出修正。

余论：现有技术抗辩的对比标准与对比方法的关系

在即将结束文章的时候，需要澄清一个问题，即关于现有技术抗辩对比标准和对比方法之间的关系问题。对比方法是具体操作对比过程的方式，它主要内容是：被控侵权技术是与一项还是两项以上的现有技术对比、被控侵权技术是作为整体还是就其技术特征与现有技术对比。以上还讨论了七种不同的观点，都是关于对比标准的。对比标准很容易理解，即被控侵权技术与现有技术相比，达到什么样的标准可以判定侵权成立。比如新颖性标准，采取了这样标准，就应该这样理解，被控侵权技术与现有技术相比丧失新颖性时，就意味着现有技术抗辩成立。判断新颖性就要结合《专利审查指南》关于新颖性的规定了，要求对比新颖性，要将被控侵权技术的技术特征与现有技术对比，而且是每一项技术特征的逐一对比，不能是技术特征之间的整体对比，还要求对比的对象只限于一项现有技术。再比如说，如果采用创造性标准时，即需要按照创造性的判断方法进行，把被控侵权技术看作一个整体，与多项现有技术的组合进行对比。这说明对比标准决定对比方法，采取什么样的对比标准，就决定了接下来的对比方法，方法应该是在标准之下的应有之义，服从于标准。当然，对此可以进行例外的设计，比如上述表述四建议的新颖性或者明显无创造性标准，还要求对比对象仅限于一项对比技术，这也是可以的，如果不这样强调，会让人以为这里的“明显无创造性”标准的对比对象可以是一项以上的现有技术。但是假如没有这样的例外规定，一般来说，采取什么样的标准，就应该服从这个标准的应有含义，这个应有含义中会内在地体现出对比方法，因此文章没有将对比方法列为一节进行论述。然而有学者将现有技术的对比方法和对比标准作为并列的标题展开论述[6]403-408，是不妥的，因为它们不在一个逻辑层次上。因此本文没有将现有技术的对比方法单独列为一节，而是在对比标准中以非醒目的方法讨论了，并不是没有关注这个问题。上文关于现有技术抗辩标准的表述四“新颖性或者明显无创造性标准”，就是学者不小心地将新颖性与创造性作为一个范畴的词语误用的结果。

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ComparisonStandardofPriorArtDefence

ZHAI Wen-feng，ZHANG Bing-sheng

(Law School of Ningbo University, Ningbo 315211，China)

Prior art defence is an act that the accused infringer who confronts the alleged infringement can defend himself against the accusation by arguing that what he uses are prior arts to counteract the alleged infringement of the rightful owners and then he will be judged to do no infringements. Theories of comparison standard that scholars propose remain problematic. Judgment of novelty is logically different from identical infringement. Inventiveness is same as equivalent infringement in subjectivity and subject. To understand their relations is the foundation of construction of comparison standards. Prior art defence system should adopt equivalence standard, as it is based on jurisprudence, reality and laws.

prior art defence; novelty; inventiveness; equivalence standard

D923.424

A

1009-105X(2010)03-0052-8