“修改不得超范围”原则法律论争的若干问题

王翠平 于立彪 曹正建

“修改不得超范围”原则法律论争的若干问题

王翠平 于立彪 曹正建

《专利法》第33条规定了“修改不得超范围”原则。但如何理解和适用该原则，专利审查部门与实务界在此原则上存在分歧与争论。例如，关于《专利法》第33条的立法目的之争；关于如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”之争；关于修改原则与修改方式、修改时机之争；关于修改与“禁止反悔”原则的关系之争等。从专利法的原理体系出发，针对上述法律论争做出简要介绍与评论，以期业内全面探讨“修改不得超范围”原则。

《专利法》第33条 “修改不得超范围”原则 “禁止反悔”原则

目前的审查实践中，凡是遇到修改，审查员通常以“修改超范围”来反对。在上述杯子的方案中，假如说明书“一口气”写出了包含各种新技术、新材料的杯子，而不是分层次给出各个具体实施例，对于申请日以后提出修改的权利要求，例如申请人发现申请日前的现有技术中，还不曾有保温杯或磁化杯出现，更不用说说明书中所公开的更复杂的杯子了，但改写成保温杯或磁化杯的权利要求，常常被认为是“超范围”。

上述两种观点中，“形式缺陷论”对修改的理解有些机械。如果修改仅限于形式表达，那么又有何必要进行修改呢？换句话说，改与不改，没有本质差别。这样的修改“权利”实质上名存实亡。而对于“调整保护范围论”，反对者以“超范围”为由来反对。最高人民法院在2011年就《专利法》第33条的理解与适用先后做出三份裁定，其中的“墨盒案”④即：关于“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的03150996.7号发明专利无效请求案的(2011)知行字第17号行政裁定书；……