“微信”商标纷争背后的反思

姚泓冰

（中国政法大学 民商经济法学院,北京100088）

“微信”商标纷争背后的反思

姚泓冰

（中国政法大学 民商经济法学院,北京100088）

自2012年12月以来，腾讯的“微信”商标遭抢注的消息便不绝于耳。因微信受众众多，腾讯微信品牌影响较大，其所谓的“商标抢注案”牵动了IT行业、法学界甚至是社会公众的神经。从具体法律规范的角度出发，可知“微信”商标确实遭遇恶意抢注之情况，而在此情况下如何规制商标抢注行为以及国内企业如何完善企业知识产权战略尤其是商标战略，值得我们深思。

微信；恶意抢注；企业；商标战略

两年，100多个国家，3亿多用户，“腾讯微信”俨然已成为当下移动互联网中最热门的应用，其商标的价值也水涨船高，高盛甚至对微信商标给出了169亿～845亿元的估值。然而所谓“树大招风”，正是这红得发紫的“微信”商标引发多方出手，混战一触即发。

一、“微信”商标归谁家？

因微信定位为一款通讯产品，“微信”商标的纷争主要集中于第9类（电子公告牌类服务）和第38类（电信类别）商标，尤其第38类对于腾讯至关重要。根据商标法的定义，38类是指“至少能使二人之间通过感觉方式进行通讯的服务”，包含两个子类，分别是3801（进行播放无线电或电视节目的服务）和3802（通讯服务）。然而截至目前，在这两类商标上，微信商标的战局整体呈现出三足鼎立状态：

2010年11月，早在腾讯微信出品之前，位于山东济南的创博亚太科技有限公司（下称“创博亚太”）率先在最重要的3802类别（即时通讯）申请了微信的商标，并开发了自己的微信系统。但2011年11月，该公司收到微信商标异议后，进入再审阶段。

2011年1月17日，即腾讯提出商标申请的前一周，北京联智昭阳文化传播有限责任公司（下称“北京联智”）申请了分类为3801（新闻广播）的微信商标，虽于2012年2月被部分驳回，但北京联智还是拥有了属于3801子类下的“电视广播、新闻社”部分的商标。

腾讯公司是在2011年1月24日向商标局递交了在第38类上的“图形＋微信”商标申请，该申请于今年3月份进入“复审阶段”。

然而，目前有消息称，国家商标局有意将“微信”像“微博”那样认定为通用词，如此一来，任何一方都无法再拥有“微信”商标。

二、“微信”商标恶意抢注的质疑

在知识产权快速发展的今天，很多企业、甚至个人已经深刻认识到商标中蕴藏着丰富的商业价值。去年苹果公司为了iPad商标向唯冠支付的6000万美元“天价赎金”也让不少小企业和个人找到了生财之道，商标抢注现象层出不穷。正如“微信”这一红得发紫的商标一样，除了第9类和第38类外，其实在第12类、25类、30类、35类、36类等类别中都已被各行各业抢注。

（一）创博亚太不存在商标恶意抢注行为

表面上，整个商标争夺战三方争霸，但从“即时讯通”这一范畴，微信的商标之争只存在于腾讯与创博亚太之间。然笔者认为，虽然腾讯为其业界霸主，但就已知的事实来看，创博亚太似乎不存在恶意抢注“微信”商标的可能。

就公司的规模和行业性质而言，创博亚太是纳斯达克上市公司创博国际（TBOW）的核心子公司，而非以抢注著名商标为业的“皮包公司”。创博亚太的主要业务为中国移动运营商的应用平台开发。据创博亚太的实际控制人说明，其公司早在2010年3月便已开发出自己的“微信”产品并采用与电信运营商合作的方式进行推广，并随着其微信市场化的进程申请了“微信”商标。

就其“微信”商标注册的时间而言，创博亚太早于2010年11月12日就已在38类、42类商标类别上提出“微信”商标的注册申请，这一时间点距离腾讯推出腾讯微信产品（2011年1月21日）和“微信”商标申请（2011年1月24日）尚有时日，很难认定其存在恶意抢注商标的可能性。

尽管创博亚太已放弃了对创博微信的市场化，但并不放弃对“微信”商标权的拥有，两家的商标之争也愈演愈烈。就在创博亚太的“微信”商标注册在历经了一年半的审查后，在紧接着的三个月异议期临近尾声之际，却在2013年2月16日接到国家工商总局商标局的异议裁定书。而异议理由正是：微信是腾讯公司于2011年1月推出的手机聊天软件，如果创博亚太的商标申请成功，则会对消费者产生误导，从而造成不良社会影响。而提出异议的主体是一名叫张新河的自然人，而其委托的代理机构即深圳精英商标事务所即为腾讯微信首次申请“微信”商标的代理机构。因此创博亚太怀疑商标异议实质是由腾讯公司提出。在这场充满“无间道”的商标争夺战中，创博亚太也在提起商标异议复审以保住自己商标申请的同时，陆续开展了一系列针对腾讯微信的异议，其中包括了腾讯公司在第9类的“微信及图”申请，第9类和第38类“腾讯微信”申请①异议书中称，既然已经有“微信通”、“易微信”等此类商标存在，腾讯公司理应受到与创博亚太同样的待遇，即相关申请不被接受。另外，创博亚太申请在先，虽然微信商标申请未被通过，但以此命名的产品已经在市场上使用，因此腾讯微信如果使用该商标，会在市场上造成一定的混淆。来源：王芳洁：《谁的微信？》，转自：和讯网，http://info.china.alibaba.com/detail/1124568666.htm l，更新时间：2013-4-15，访问时间：2013-4-21。。

（二）北京联智可能存在商标恶意抢注行为

作为一种即时通讯工具，38类商标对于腾讯微信至关重要。根据《商标法》中“申请在先”的原则，北京联智已经拿到部分商标权，即3801类（进行播放无线电或电视节目的服务）的“微信”商标，而3802类（通讯服务）的“微信”商标由于腾讯提出异议还处于“异议”状态，而腾讯公司在此类商标申请的信息页面显示“驳回复审”，这说明两家公司的争夺战仍在继续。笔者认为，就北京联智而言，确实存在对“微信”商标恶意抢注的可能性。我们仍从以下两点进行分析：

就公司的规模和行业性质而言，根据公开的信息，北京联智为注册资本仅3万元、占地规模一室的小公司，并且其工商营业执照因未按规定参加年检已于2011年12月19日被吊销。该公司主要从事的业务为“国内文化艺术交流活动、影视策划、设计、制作、代理、发布广告、企业形象策划”等行业，与第38类（电信类别）商标相关业务无任何关联，没有申请该类别“微信”商标的合理理由。

就其“微信”商标注册的时间而言，尽管北京联智申请注册“微信”商标的时间点早于腾讯发布微信软件4天、早于腾讯申请同一商标7天，但这并不能排除其恶意抢注的可能性。因互联网公司产品正式推出前会有内测期，腾讯即将发布相关软件的消息很有可能通过各种渠道泄露，而使北京联智能够在如此短暂、敏感的时间段内完成商标抢注行为。

（三）规制北京联智恶意抢注商标的行为

近年来受利益驱动，商标抢注行为大量涌现，甚至开始趋向专业化，出现职业抢注人、专业抢注公司。就“微信”商标，根据现有事实，我们初步可以判定北京联智存在恶意抢注商标的动机和可能性。如何规制其抢注行为呢？

从程序的角度来讲，根据《商标法》第33条之规定，“对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出裁定。当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出裁定，并书面通知异议人和被异议人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉”。当然，诉讼还可以经过一审和二审。目前，微信的商标争议正处于商标评审委员会复审阶段，之后有可能进入诉讼程序。

而从实体的角度来讲，在现行的商标法体系中，防止恶意注册的制度设计主要有三种：（1）依据《商标法》第13条之规定，我国对于驰名商标进行严格保护，即使完全无主观恶意，但只要是驰名商标就可以制止其他与其相同的商标在相同或者类似商品上注册；（2）依据《商标法》第31条之规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，因此，一定的知名度叠加一定的恶意也可以达到制止的效果；（3）依据《商标法》第41条第一款之规定，“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”，也就是说，具备欺骗或其他不正当手段的注册也应撤销。

就北京联智与腾讯商标注册的事实而言，前者在提出注册申请之时并未采用欺骗或者其他不正当手段，而后者因于2011年1月24日才申请商标，所以也不可能以证明微信在2011年之前已经是“驰名商标”等做法发起异议。在商标法的层面上，只能利用“不得与他人的在先权利相冲突”的规定来规制北京联智的抢注行为。现行《商标法》将“不得与他人的在先权利相冲突”提高到基本原则的地位，在总则部分第9条加以规定②我国《商标法》第9条第一款规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”。另外，还在第三章“商标注册的审查和核准”部分第31条作出更为具体的规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”其中，《商标审理标准》直接将“不正当手段的认定”与“主观恶意”相关联。因此，只要证明腾讯“微信”商标具有一定知名度并且北京联智存在“主观恶意”这两点即可。北京联智于2011年1月17日提出商标申请，此时腾讯“微信”已经具有了一定知名度，这点不难证明。相反，后者即“主观恶意”的证明是案件的关键，如果腾讯举证得当，其获胜的可能性很大。

当然，除了商标法，对北京联智的抢注行为还可通过《反不正当竞争法》来进行规制，但因该法的相关规定多为原则性的一般规定，与《商标法》相比，适用难度较大，可操作性不强，会导致腾讯维权难度加大。

三、完善企业商标战略

2012年7月，持续2年多的iPad商标案达成和解，苹果向唯冠支付了6000万美元“天价赎金”，有观点认为，这一事件产生了正反两方面的效果：积极的影响是为国内大企业敲响了完善商标战略的警钟，而消极的后果是可能助长抢注商标之风。iPad商标案被一提再提，已成为企业商标败笔的典型案例，而如今相同的境遇又发生在IT界大佬腾讯身上，不得不让人扼腕叹息。

（一）管理失误？还是观念之碍？

拥有3亿用户的“微信”商标价值不言自明，然而腾讯却在微信正式推出三天后才提出商标权申请，申请过晚导致商标被北京的一个小企业抢注。事实上，这已经不是腾讯第一次在知识产权上犯下致命错误。早在2005年前后，腾讯就因怠于提出商标侵权异议而与奇瑞进行了一场著名的诉讼；而在2012年2月间，QQ商标因有效期满未申请延续广东省著名商标资格而被注销广东省著名商标；现在在“微信”商标上腾讯又犯如此低级的错误，这是知识产权观念的淡薄还是知产管理的失误？笔者认为二者兼有。无论是哪种，长时间的商标纷争对腾讯的损失也是不言自明：

首先，腾讯需为此支付大量的时间成本和维权成本。如若腾讯依据《商标法》第33条的相关规定，走完复审及诉讼程序，至少需2～3年的时间；而在此过程中为维权所支付的费用更是不可想象。其次，正如知识产权律师游云庭所称，在争议期间，“微信”商标基本处于“人人都能用”的无保护状态，这也会成为不少小企业的生财之道。再者，即便耗费了大量的时间成本和巨额的维权费用，腾讯是否真能从北京联智手中夺回商标还难以盖棺定论。如腾讯复议失败、胜诉无望，腾讯是否只能像苹果那样为此支付“微信”商标的巨额赎金？还是像进军海外地区那样改名为“米聊”？亦或是促成国家商标局将“微信”作为通用名称的决定？

（二）完善企业商标战略

无论对于国家还是企业本身，商标都具有巨大的商业价值。面对屡见不鲜的抢注商标行为，我国应在维护正当竞争秩序的原则下，借鉴外国的先进经验，将《商标法》第13条、第31条、第41条细化为具体的规则，使商标抢注规制制度更具可操作性。而作为企业自身，面对层出不穷的商标大战，应当更加重视和完善自身的商标战略，预防商标抢注行为。

实施和完善商标战略可以使企业更好地经营商标，培育商标的资产价值，以商标开拓和占领市场，为企业实现更多的财富［1］223。企业商标战略是一个系统性战略，包括企业商标设计和选择战略、及时注册战略、国际注册及商标国际化经营战略、使用战略等方面［1］234－262。预防商标抢注行为就是要完善企业商标及时注册战略的主要内容。笔者认为，面对层出不穷的商标争夺战，企业自身应至少做到以下几点：

其一，商家一定要保护自己的品牌，及时进行商标注册，以免后顾之忧。商标注册须经过“初步审定——公告——商标异议——颁发注册证——公告”等复杂程序，从提交申请到最终获权需经过漫长的时间，早申请，就意味着早获权，根据“在先申请”原则也意味着申请优势。以腾讯为例，一旦新产品的名称和标志确定，就应该马上提出商标注册申请，至少在产品上线或面世之前进行申请。如此，既能最大限度地保证商标注册成功，也能在商标撞车或可能遭遇抢注的情况下及时出台应对策略［2］。当然，作为如腾讯一样的国内一线企业，必要时也要适时考虑马德里商标国际注册，实现“国际注册及商标国际化经营战略”。

其二，企业应同时运用联合商标、防御商标以及商标延伸等策略，来保护“知名商标”、“具有一定影响的商标”等商标，防止如同“微信”一般在第12类，25类，30类，35类，36类等中被各行各业抢注的现象以及商标形象的丑化、恶化甚至淡化的不良后果。

其三，在尊重、实施和完善商标战略的同时，要吸取此次腾讯“微信”商标注册的教训，实施企业商业秘密保护战略，严格把控产品内测阶段的商业秘密，防止在此过程中任何信息的泄露。

总之，在iPad案的教训历历在目之际，腾讯这一IT巨头在商标管理和商标战略方面出现如此的纰漏确实令人不解和扼腕叹息。不管最终结果如何，希望iPad案以及腾讯“微信”商标遭抢注的教训能够警钟长鸣，成为所有企业的前车之鉴，引起国内所有企业的重视。

［1］冯晓青.企业知识产权战略（第 3版）［M］.北京:知识产权出版社，2009.

［2］李雪“.微信”谁的错？［J］.中国知识产权，2013，（2）.

[责任编辑：刘晓慧]

Reflection on the Trade mark Dispute of"We Chat"

YAOHong-bing

Since December 2012, the news that the trademark "We Chat" had been maliciously registered has always been heard.Due to the large number of its users and the big influence of its brand, the case will affect the ITindus-try,the legal experts and even the public. From the perspective of specific legal norms, we can see that the trademark"We Chat" has been indeed maliciously registered. In this case, how to regulate malicious registering action as well as improve intellectual property strategy of domestic enterprises, especially trademark strategy,worth considering.

"We Chat";Malicious Registering Action;Enterprises;Trademark Strategy

DF523.3

A

1008-7966(2013)05-0087-03

2013-07-04

姚泓冰（1988-），女，山东莱州人，2011级经济法学专业硕士研究生。