论专利产品改造中的侵权认定
——兼评我国首例专利产品改造案

刘明江

论专利产品改造中的侵权认定
——兼评我国首例专利产品改造案

刘明江

在审理专利产品改造纠纷案件中，应当适用的侵权判定原则是专利权用尽原则，而不是全面覆盖原则。在认定专利侵权行为时，应综合考虑专利权人的利益、专利产品买受人和使用人的利益以及社会公众的利益（表现为市场竞争和科技创新）。一般说来，对专利产品进行改造是正常利用专利产品的行为，不应认定为专利侵权行为。

专利产品 改造 专利侵权 认定

一般说来，受专利法保护的专利产品由专利权人售出或者经专利权人同意售出以后，专利产品的买受人和使用人可根据自己的需要使用该专利产品，如何使用则不受专利权人的约束，此即专利权用尽的一般规则。假若专利产品的买受人和使用人对该专利产品加以改造，提高了专利产品的性能，那么，这种改造行为是专利侵权行为吗？也就是说，专利权用尽的原则还能够适用吗？河南省郑州市中级人民法院于2013年8月21日初审、河南省高级人民法院于2014年9月22日终审的一起实用新型专利权纠纷案件正是一例涉及这一问题的典型案件，这也是我国首个因专利产品改造而引发专利侵权纠纷的案例。①日本的Canon再生墨盒案件引发了学者对于专利产品修理的合法性以及专利产品修理与再造区分的大量讨论，典型的分析可参见胡开忠：《专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起》，载《法学》2006年第12期，第145-151页。针对专利产品的改造，还未见学者的分析，本文尚属首例分析。本文以该案件为实例，就改造专利产品的行为是否构成专利侵权进行分析。

一、专利产品改造案基本情况

涉案专利是一件有关“板框式空气过滤器”的实用新型专利，专利权人是洛阳毅兴石化电器仪表设备有限公司（以下简称洛阳毅兴石化公司）。②参见郑州市中级人民法院（2012）郑知民初字第261号民事判决书和河南省高级人民法院（2014）豫法知民终字第61号民事判决书。下文述及的涉案实用新型专利、争议事实和法院观点均依据这两份民事判决书。

“板框式空气过滤器”实用新型专利的权利要求1为：一种板框式空气过滤器，具有空气入口、壳体、正负压门、过滤装置和与空气压缩机连通的空气出口，其特征是：壳体的四周具有多个空气进入孔，壳体内设置的过滤装置由滤芯架和设置在滤芯架上的多个滤芯构成，过滤装置上部与壳体顶部相接，下部与壳体底部相接构成上、下部封闭结构，滤芯上下多层排列且每层为多个，构成环周封闭结构，过滤装置内部为空腔结构，内部空腔通过壳体顶部开孔与正、负压门连通，内部空腔通过壳体底部开置的空气出口与空气压缩机连通。

2008年7月10日，中国石化集团洛阳石油化工工程公司作为买方，洛阳毅兴石化公司作为卖方，签订了关于中石化湛江东兴公司“主风机入口空气过滤器”的石化专用设备买卖合同，由洛阳毅兴石化公司提供空气过滤器的制造、检验、包装、安装及售后等服务。洛阳毅兴石化公司按照约定履行了合同，合同所涉空气过滤器系毅兴公司按照其“板框式空气过滤器”实用新型专利技术进行施工。2011年9月23日，中石化湛江东兴公司与新乡市胜达过滤净化技术有限公司（以下简称新乡胜达净化公司）签订了中石化湛江东兴公司主风机配套空气过滤器改造技术协议，新乡胜达净化公司依约在前述专利产品基础上进行了加高处理。③即是将现场原有过滤器顶部沿四边环形切割，将切割部分连同正负压门一块吊离，完整地露出原过滤器滤芯框架，然后对滤芯框架、外壳部分和防雨棚按原有产品结构进行组装、加工后再将顶部连同原有的正负压门一起吊至加高后的空气过滤器顶部，重新焊接封顶。洛阳毅兴石化公司认为，新乡胜达净化公司对专利产品的改造行为侵犯了其实用新型专利，故将其起诉至法院。④值得注意的是，洛阳毅兴石化公司仅将新乡胜达净化公司起诉至法院，未将中国石化集团洛阳石油化工工程公司和中石化湛江东兴公司列为被告，这或许源于原告的诉讼策略。

一审法院认为，新乡胜达净化公司对涉案专利产品进行部分改造，改造后的产品技术特征完全落入了洛阳毅兴石化公司专利权的保护范围，因此，新乡胜达净化公司改造专利产品的行为构成侵权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

二审法院认为，新乡胜达净化公司与中石化湛江东兴公司签订、履行合同的改造行为属于产品制造行为，新乡胜达净化公司改造后的设备与洛阳毅兴石化公司生产的改造前的设备及洛阳毅兴石化公司“板框式空气过滤器”实用新型专利技术方案的技术特征相同，落入洛阳毅兴石化公司“板框式空气过滤器”实用新型专利权利要求的保护范围，构成专利侵权。

二、全面覆盖原则无适用余地

依据我国司法解释确立的全面覆盖原则，被控侵权物的技术特征涵盖了专利产品的全部技术特征，严格说是涵盖了权利要求记载的全部技术特征，才有可能落在专利权的保护范围内，缺少权利要求记载的一项以上的技术特征，就不会落入专利权的保护范围。⑤《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释［2009］21号）》第7条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。因此，专利侵权是否成立，关键在于权利要求记载的全部技术特征是否都体现在被控侵权物中。

在该案中，新乡胜达净化公司仅是将现场原有过滤器顶部沿四边环切割，将切割部分连同正负压门一块吊离，完整地露出原过滤器滤芯框架，然后对滤芯框架、外壳部分和防雨棚按原有产品结构进行组装、加工后再将顶部连同原有的正负压门一起吊至加高后的空气过滤器顶部，重新焊接封顶。适用全面覆盖原则分析该案，就可发现改造后的过滤器的技术特征与专利产品的技术特征完全相同。作为一审法院的郑州市中级人民法院也认为，“改造后的所有技术特征与原告专利产品的技术特征经过比对完全相同，全部落入了原告的专利权利的保护范围。”一审法院据此认定改造过滤器的行为构成对原告专利权的侵犯，是有一定道理的。

然而，在此场合，适用全面覆盖原则合理吗？本文认为不合理，原因有三。一是改造专利产品只是提高了产品某一方面的性能，仅涉及部分技术特征。在该案中，对涉案过滤器的改造系在原有专利产品的基础上进行了加高处理，没有对整个专利产品进行处理，因此不涉及权利要求记载的全部技术特征。二是若如此改造专利产品就构成侵权的话，那么，修理专利产品也是专利侵权行为，因为修理后的专利产品也涵盖权利要求记载的全部技术特征。实际上，修理是针对未过使用寿命但功能有待恢复或者维持的专利产品

正是因为在该案的一审、二审中错误地适用了全面覆盖原则，才导致改造专利产品构成专利侵权的错误认定结果。依全面覆盖原则，专利产品的买受人或者使用人只能原样使用该专利产品，不能作任何改造，否则即为专利侵权行为。如此适用法律显然有悖常理。⑧在售出的专利产品上，专利权与物权并存，专利权人不能干扰物权人对其合法取得的专利产品进行的正常使用（如根据实际需要对专利产品加以改造），而物权人也不能逾越边界（如名为“改造”实为“再造”）而侵害专利权人的利益。因此，在改造专利产品的案件中，全面覆盖原则几无适用的余地。而言的，是使专利产品能够正常使用而进行的更换零部件等维护性行为，不涉及专利产品的全部技术特征。通说认为，对专利产品进行修理不是专利侵权行为。三是在有关专利产品修理与再造的专利侵权纠纷案件中，进行侵权判定时并没有适用全面覆盖原则，实际上适用了专利权用尽原则。专利产品售出后，对该专利产品进行修理、改造或者再造，在判断这些修理、改造或者再造行为是否构成专利侵权行为时，应当首选专利权用尽原则。

与改造专利产品类似，修理专利产品的合法性引发了不少学者的讨论，在讨论中较为常见的是，在专利权用尽的框架内进行合法性分析。例如，胡开忠教授就是这样阐述的：“根据专利权用尽理论，消费者可以对专利产品进行正常的使用。那么，使用中的修理是否合法呢？ 从修理目的来看，修理是对已损害的专利产品进行维修，以恢复其功能，延长其使用寿命。修理不等于产品的制造，从本质上讲，修理是产品使用中的一个环节。所以，按照专利权用尽理论，专利产品合法取得后的修理也是正当的。因此，多数国家都在司法实践中承认专利产品修理的正当性。”⑥胡开忠：《专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起》，载《法学》2006年第12期，第146页。因此，改造专利产品的合法性也要在专利权用尽的框架内展开分析，改造和修理都是在合法购买专利产品之后实施的行为，具有可比性。

假若在对专利产品进行技术改造的过程中，改造人实施了权利要求记载的全部技术特征，也就说对专利产品的改造是全方位的，那么就可以适用全面覆盖原则，进而判定这种改造行为是专利侵权行为。⑦在此情况下，“改造”之说就难以成立了，谓之“再造”显得更恰当一些。如果改造人在改造专利产品时仅是实施了个别技术特征，则应适用专利权用尽原则，因为专利权保护的是整个技术方案，而不是其中的某个或者某些技术特征。这也说明，对专利产品进行改造有一个界限的问题，这个界限实质上是专利权用尽原则适用的界限，在这个界限内适用专利权用尽原则，超出这个界限就不再适用专利权用尽原则。

三、权利用尽原则具有妥适性

实际上，新乡胜达净化公司对涉案过滤器进行的技术改造行为是否是专利侵权行为，取决于涉案过滤器的买受人中国石化集团洛阳石油化工工程公司及使用人中石化湛江东兴公司是否有权改造涉案过滤器，而这又取决于这种情况下能否适用专利权用尽原则。

依照专利法上的专利权用尽原则，⑨又称专利权穷竭原则、专利权耗尽原则或者首次销售原则。专利产品被专利权人或者经其许可首次销售之后，产品所有人及使用人无论以何种方式“使用”该专利产品，均不构成侵犯专利权。⑩我国《专利法》（2009年）第69条：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；……问题是，此处的“使用”该如何理解，换言之，专利产品的使用人该如何“使用”才能援引专利权用尽原则。毫无疑问，将购买到的专利产品原样使用，不作任何改动，正常利用专利产品的已有功能，应当是此处所指的“使用”行为。若对专利产品进行修理或者改造，还是正常的“使用”行为吗？

专利产品在正常使用年限内难免不出现故障，此时要么弃之不用，要么进行维修甚至更换零部件等维护性行为，使专利产品的性能恢复至原有水平或者稍低于原有水平。①一般情况下，产品经过修理尤其是经过多次修理，其性能表现会差一些。《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》（2003年10月27—29日）第27条规定，“专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为。”据此规定，可以说这种维护性的修理行为是恢复产品功能的行为，应当属于权利用尽原则所指的“使用”范畴，不是专利侵权行为。②然而，在实践中，对已过使用寿命的专利产品进行修理是否构成侵权，专利产品的使用寿命如何界定，对专利产品进行修理有无限度的要求（例如，专利产品修理的部位过多或者次数过多，似乎是重新制造了专利产品，即再造），修理与再造如何区分，诸如此类的问题一时还找不到较满意的答案。2007年6月28日，中国计算机行业协会耗材专业委员会和珠海市耗材行业协会共同向最高人民法院书面致函，就《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》提出异议。最高人民法院于2009年12月28日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］21号）删除了第27条的规定。2012年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件若干问题的意见（内部征求意见稿）》也未对修理作出规定。石必胜认为，“这表明，最高人民法院目前并不倾向于过于严格的界定专利权用尽的范围。”见石必胜：《专利权用尽视角下专利产品修理与再造的区分》，载《知识产权》2013年第6期，第20页。最高人民法院于2014年7月31日发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）》亦未涉及专利产品的修理。

专利产品在使用中，尽管未过使用年限，产品功能也在正常状态，但仍不能满足产品使用人的需求，此时需要作一些改造工作，常常相伴而生的是产品功能的改善。与修理仅是恢复产品功能的行为不同，改造是在专利产品没有故障的情况下为改善产品性能而进行技术性加工的行为。如在该案中，新乡胜达净化公司对过滤器进行了加高改造，提高了涉案专利产品的生产能力。这种改造行为是否属于权利用尽原则所指的“使用”范畴，现行法律法规根本没有涉及，前述《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》也没有提及。

本文认为，对合法获得的专利产品进行以提高生产性能为目的的改造应当是权利用尽原则中的“使用”行为，不构成专利侵权行为。首先，专利权人的利益没有受到影响。买受人购买了专利产品，专利权人已获得了应有的销售利润，专利产品经过改造还是原来的专利产品，没有形成新的产品，不会挤占专利权人的市场份额。③在一个专利产品有多个型号时，各型号产品仅生产能力不同，买受人将一个型号的专利产品改造为另一个型号的专利产品，将影响该另一个型号的专利产品的销售，最终损害专利权人的利益。不过，将一个型号的产品改造为另一个型号的产品并非对任何产品而言都是可行的，有的改造会适得其反，致使原有产品功能丧失殆尽。这说明，对专利产品进行改造在可行性上会因产品而异，一般说来属特殊个例，对专利权人而言构不成多大的危害。其次，专利产品的买受人享有物权，有权根据自己的需要对该专利产品进行技术改造。若不允许对专利产品进行改造，买受人明知专利产品不能满足其实际需要但可通过技术改造加以改进，还得照样使用该专利产品，这对专利产品的买受人是极为不公平的。再次，允许对专利产品进行改造有利于市场竞争，尤其是有利于提供配套技术服务的市场竞争。有些市场主体（如该案中的新乡胜达净化公司）以提供技术改造业务为服务内容，若对专利产品进行改造须经专利权人许可，技术市场竞争的主导权将会掌握在专利权人手中，良性的市场竞争就不会出现。第四，允许对专利产品进行改造有利于科技创新。科技创新总不会凭空而出，总是建立在已有科技成果的基础上，在对专利产品改造的过程中就孕育着新的技术的萌芽。

《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见（修订征求意见稿）》（2011年4月8日）第125条规定，“专利权用尽。专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为专利侵权。包括：……（3）在专利产品合法售出或让与后为使专利产品正常使用或更好地发挥性能，或者延续专利产品的使用期限而对该产品进行的维修、更换零部件等维护性行为，属于专利权用尽。”④2011年11月，中国计算机行业协会、中国计算机行业协会耗材专业委员会、珠海市耗材行业协会和上海市计算机行业协会耗材专业委员会共同向北京市高级人民法院提交《关于北京高级人民法院〈专利侵权判定若干问题的意见〉（会议讨论稿二）的商榷》，对上述规定提出了异议。值得注意的是，在北京市高级人民法院制定并于2013年9月4日下发的《专利侵权判定指南》中，未见针对维修的相关规定。本文认为，其中的“更好地发挥性能”意味着，以提高专利产品性能的改造行为可适用专利权用尽原则，应当被认定为正常的“使用”专利产品的行为。

综合上述分析，在处理专利产品改造纠纷案中，专利权用尽原则具有妥适性。在该案中，应当根据专利权用尽原则分析专利侵权存在与否。依专利权用尽原则，涉案专利产品的买受人以及使用人可以基于自身需要对涉案专利产品进行改造，新乡胜达净化公司受托对涉案专利产品进行改造具有正当性，专利侵权没有根据。

四、专利产品改造案引发的思考

尽管我国首例专利产品改造一案已尘埃落定，但其中仍留有一些问题，不能视而不见，需要深入思考。

（一）权利用尽原则抗辩的缺失

中石化湛江东兴公司是涉案专利产品的直接使用人，新乡胜达净化公司受中石化湛江东兴公司之托对涉案专利产品进行扩能改造。中石化湛江东兴公司针对洛阳毅兴石化公司的权利用尽原则的抗辩，新乡胜达净化公司也应享有。⑤当专利产品使用人有权改造专利产品时，可以自己改造，但当自身缺乏改造能力时，也可以委托他人实施改造工作，两者实为加工承揽合同关系。受托人的改造行为是否合法取决于专利产品使用人是否有权对专利产品进行改造，因此，使用人对抗权利人所提侵权主张的抗辩，受托人亦可援引。

前已述及，在对专利产品进行改造的场合，权利用尽原则是对抗侵权主张的有效抗辩。然而，不可思议的是，在整个案件的一审和二审中，未见作为被告的新乡胜达净化公司提出权利用尽原则抗辩主张。⑥在一审及二审中，新乡胜达净化公司均提出了现有技术抗辩主张，但未被法院认可。在一定程度上可以说，正是权利用尽原则抗辩的缺失造成新乡胜达净化公司在一审和二审中以败诉而告终。

当被告未主张权利用尽原则抗辩时，法官能否主动适用权利用尽原则呢？基于对私法意思自治原则、当事人主义诉讼模式以及法官中立地位的追求，法官显然不能主动适用权利用尽原则，否则对原告极为不公。那么，在权利用尽原则抗辩缺位以及法官不能主动适用权利用尽原则的情况下，法官能否行使释明权，使被告知晓呢？答案同样是否定的，理由如上所述。⑦尹腊梅指出，“法院对案件的管理义务是必要的，但是维持原告、法官和被告之间的等腰三角关系更加必要，不如此，我们的司法改革必然回到原来职权主义的老路上去，法院的中立地位就会受到严重影响，司法公正和司法为民更无从谈起。”详尽分析，参见尹腊梅：《抗辩权的法官释明问题》，载《比较法研究》2006年第5期，第120-130页。

（二）专利权人声明的效力

假若专利权人在专利产品上贴上告示，或是与买受人签订合同，事先作出了不许买受人改造专利产品的明确约定，买受人还能对专利产品进行改造吗？答案虽不是完全肯定的，但也不是完全否定的，具体视情况而定。国家知识产权局专利管理司于2013年9月26日发布的《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引（征求意见稿）》指出，“权利人在售出专利产品时，对购买者提出了限制产品后续使用、销售、许诺销售等限制性条件，购买者违反了上述条件，仍然可以适用权利用尽抗辩，其行为不构成专利侵权。至于其行为是否需要承担合同责任，作为限制条件的合同条款是否有效，不在管理专利工作的部门的处理权限之内。”⑧为进一步提升全国知识产权系统专利行政执法工作的规范性、科学性，促进全国专利行政执法办案工作的协调一致，根据《关于加强专利行政执法工作的决定》和《专利行政执法能力提升工程方案》的要求，国家知识产权局组织起草了《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准指引》。

在该案中，洛阳毅兴石化公司没有作出不许买受人或者使用人对其专利产品进行改造的声明。何况，权利用尽是法定的不侵权抗辩事由，即使洛阳毅兴石化公司作出禁止改造其专利产品的声明，也不能将权利用尽原则排除在可适用的范围之外。⑨我国《专利法》第69条第1项规定了专利权用尽原则，未出现“专利权人有相反意思表示的除外”的字眼，因此，该规定没有给专利权人预留可以声明排除专利权用尽原则适用的空间。

（三）专利产品改造的边界

根据权利用尽原则，专利产品的买受人可以根据自己的实际需要，对专利产品进行一定程度的改造，改进专利产品的性能表现，如该案中过滤器净化能力的扩充。⑩涉案专利产品“板框式空气过滤器”改造前的生产能力为每分钟3450立方米，改造后的生产能力为每分钟5500立方米。那么，问题就来了，专利产品的改造存在边界吗？本文认为，边界是存在的。但是，边界在哪里呢？

一般说来，对专利产品进行改造是为了增强专利产品某一方面或者某几方面的性能。当专利权人生产的专利产品具有不同的性能（往往构成一个系列的产品，表现为一种产品的不同型号）时，专利产品的买受人将一个型号的专利产品改造成另一个型号的专利产品，就会侵占专利权人的市场份额。此时，专利产品的买受人应当一开始就购买所需型号的专利产品，而不应当借改造之名，行侵占专利权人市场份额之实。

因此，专利产品改造的边界取决于专利权人是否生产了买受人所需性能的专利产品。若专利权人生产了买受人所需性能的专利产品，改造行为就欠缺正当性，否则，应允许买受人对专利产品进行改造，使之满足买受人的实际需要。

在该案中，涉案过滤器是由洛阳毅兴石化公司在中石化湛江东兴公司所在地现场建造的，建造完毕，过滤器净化能力已成既定水平。随后，中石化湛江东兴公司欲扩充该过滤器净化能力。此时，要么签订新的买卖合同，让洛阳毅兴石化公司重建一台具有所需净化能力的过滤器，要么对原有过滤器进行扩能改造。显而易见，改造要比重建节约许多，从节约出发，应当支持对原有过滤器进行扩能改造。在实施扩能改造中，洛阳毅兴石化公司不能以专利权人自居而垄断涉案过滤器的技术改造工作，应当与其他技术服务商一样，平等地参加中石化湛江东兴公司进行的招投标工作。①2011年9月，中石化湛江东兴公司针对涉案专利产品改造工作公开招标，洛阳毅兴石化公司和新乡胜达净化公司均投标，前者未中标，后者中标。因此，新乡胜达净化公司对涉案专利产品进行扩能改造不会挤占洛阳毅兴石化公司的市场份额，没有逾越边界。

在一起发生在美国的打印机墨盒专利侵权纠纷案件中，㉓㉓See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).㉓Because plaintiff sold the products without restriction, defendant had the right to modify the product as long as the modification was not a reconstruction of a spent product. The court held that the modification was more akin to permissible repair rather than impermissible reconstruction…. Absent proof of a reconstruction, defendant’s modification was not an infringement. See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-OType Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).惠普公司制造并销售享有专利权的喷墨打印机以及与其打印机配套使用的一次性喷墨墨盒，并在使用手册中建议用户在墨耗尽时“立即扔掉旧墨盒”（discard old cartridge immediately）。ROT公司购入未曾使用的墨盒，对墨盒加以改进（modifying），使之具备可重新灌墨性能，然后投放市场销售。惠普公司以专利侵权为由将ROT公司起诉至美国加利福尼亚北区联邦地方法院（U.S. District Court for the Northern District of California），后又上诉至美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）。法院认为，惠普公司在未作任何限制的条件下销售产品，ROT公司有权对该产品进行改进，只要不构成对已用过产品的再造即可，ROT公司的改进行为更像是可允许的修理行为，而不是不容许的再造行为；在不能证明属于再造行为的情况下，ROT公司的改进行为就不是侵权行为。㉓㉓See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).㉓Because plaintiff sold the products without restriction, defendant had the right to modify the product as long as the modification was not a reconstruction of a spent product. The court held that the modification was more akin to permissible repair rather than impermissible reconstruction…. Absent proof of a reconstruction, defendant’s modification was not an infringement. See Hewlett-Packard Company, Plaintiff-Appellant, v. Repeat-OType Stencil Manufacturing Corporation, Inc. and Fred Keen, Defendants-Appellees, 123 F. 3d 1445 (CAFC 1997).本文认为，与其说ROT公司的改进行为像是修理，不如说是改造，因为惠普公司生产的墨盒经ROT公司改进之后由一次性墨盒变成可多次使用的墨盒，改善了墨盒的使用性能。

（四）默示许可原则的适用

根据默示许可原则，在专利权人没有明确的相反意思表示的情况下，可视为专利权人许可专利产品的买受人及使用人对该专利产品进行符合其实际需要的使用，包括对专利产品进行的改造。专利权人没有禁止买受人及使用人对其专利产品进行改造的明确约定，买受人及使用人对该专利产品进行改造，没有违背专利权人的意愿。专利权人应当预料到其专利产品在使用过程中会经过适当改造以满足特定需要，没有事先明示不许可，就可理解为专利权人默认了这种改造行为。

不过，当对专利产品的改造逾越了边界，成为专利产品的再造，权利用尽原则没有适用余地，此时可以考虑默示许可原则的适用。④有关权利用尽原则与默示许可原则的对比分析，参见孔燕：《专利法上默示许可与权利穷竭理论研究》，华东政法大学硕士论文，2013年。当权利用尽原则还可以用作对抗侵权主张的有效抗辩时，没有适用默示许可原则的必要。⑤在上述打印机墨盒一案中，美国加利福尼亚北区联邦地方法院和美国联邦巡回上诉法院迳行适用了默示许可原则，因为惠普公司在销售产品时没有附加任何限制条件，所以视为惠普公司默许产品买受人ROT公司可对产品加以改进。笔者认为，在方法论意义上，优先适用默示许可原则是欠妥当的，不过，这反映了美国法院的实用主义态度。在该案中，权利用尽原则能够恰当地解决专利侵权之争，因此，没有必要引用默示许可原则。

在该案中，即使如一审及二审法院所言，对涉案专利产品进行扩能改造“属于产品制造行为”，专利权用尽原则已没有适用余地了，洛阳毅兴石化公司参与了改造涉案专利产品的招标工作，应知改造工作的具体内容，但没有及时主张权利，⑥洛阳毅兴石化公司是在涉案专利产品改造完成之后才提起专利侵权之诉的。应视同默许了中石化湛江东兴公司委托中标者新乡胜达净化公司改造涉案专利产品的行为。这是适用默示许可原则得出的必然结论。在此情况下，洛阳毅兴石化公司对新乡胜达净化公司享有的请求权就不是损害赔偿请求权，而是不当得利返还请求权。⑦在默示许可成立的情况下，专利侵权就没有存在的基础，不过，新乡胜达净化公司获得的利益当属不当得利，应当返还给洛阳毅兴石化公司。袁真富指出，“专利默示许可作为一种侵权抗辩理由，虽然可以免除被控侵权人的侵权责任，但不能绝对地排除其给付使用费的合同义务。”详尽分析，参见袁真富：《基于侵权抗辩之专利默示许可探究》，载《法学》2010年第12期，第108-119页。

结 语

专利产品售出后，买受人及使用人对该专利产品进行改造，应当适用专利权用尽原则。对专利产品进行改造没有损害专利权人的利益，是买受人及使用人行使物权的一种形式，且允许改造专利产品有利于市场竞争和科技创新。因此，改造专利产品的行为是专利权用尽原则所指的“使用”专利产品的合法行为，不是专利侵权行为。

在构建节约型社会的当下，应从宽认定专利产品的改造，首先适用权利用尽原则，且不允许权利人声明排除之。同时，对专利产品进行改造应限于一定的范围，不能将专利产品打造成再造版而侵害专利权人的利益。

In adjudicating patent infringing cases concerning patent product transformation， what should be applied is the doctrine of patent exhaustion instead of that of all technical features. In ascertaining patent infringing acts， the interests of patent holders， product buyers and users， as well as the general public （expressed as market competition and technological innovation） should be taken into account comprehensively. Generally speaking， transforming a patent product is one of the ordinary uses of the product， and thus， should not be deemed as a patent infringing act.

patent product； transformation； patent infringement； judgment

刘明江，河南牧业经济学院副教授，郑州大学知识产权研究中心研究员，北京大学法学博士本文系教育部人文社会科学研究规划基金项目“侵权责任法实施问题研究”（11YJA820064）阶段性成果。