有关《专利法》第26条第4款一种情形的审查研究

国家知识产权局专利局(专利审查协作北京中心)，北京　100190



有关《专利法》第26条第4款一种情形的审查研究

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摘要：本文对权利要求中存在非技术词语时，造成权利要求的保护范围不清楚的问题进行了研究，并通过对实际案例的分析，探讨了对于存在非技术词语时，该非技术术语与权利要求或说明书的技术方案中其他内容之间的关系，给出了判断类似情况下权利要求是否清楚的可行方法，以及申请人克服这些类型的不清楚缺陷的合理途径。

关键词：非技术词语；不清楚；修改；意见陈述

《专利法》第26条第4款规定“权利要求书应该以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。权利要求书是否清楚，对于确定发明或者实用新型的保护范围是极为重要的。在专利审查过程中应当尽可能消除权利要求保护范围的不确定因素。《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节[1]指出：“权利要求的保护范围应当根据其所用词的词义来理解”。那么，权利要求书中存在非技术词语时，是否会导致权利要求的保护范围不清楚是审查过程中不容易把握的。《审查指南》中对这一问题并没有给出更为详细的规定和解释。由于发明创造是多样的而已有的规范技术术语又是有限的，应当允许申请人使用自造的术语。那么如果权利要求中出现了非技术词语时，如何理解该权利要求的技术方案。如果说明书中指明了某个词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这时虽然权利要求中存在非技术词语而导致该权利要求不清楚，但这种不清楚可以通过申请人修改权利要求补充其确定的含义来克服。但在审查实务中，往往会出现很多较为复杂的情况，比如：在权利要求中出现产品的自造的型号，产品商标，产地等，如果说明书中没有对这些词语进行解释和限定，或仅存在相关描述而不是针对该词语的确定的定义，难以判断其产品的结构和/或组成，那么这种权利要求存在的不清楚是否就无法克服了呢？审查员在实际审查操作中经常感到非常困惑。下面通过一个案例来探讨权利要求中出现类似情况的操作办法。

一、案例分析

案例：权利要求中出现“8)脱脂清洗工序：使用生田牌脱脂机，控制脱脂机速度为60-70m/min”。权利要求中出现的“生田牌脱脂机”采用商标表示该脱脂机是否导致该权利要求不清楚，以及申请人在意见陈述中进行解释是否能克服不清楚的缺陷存在以下两种观点。

观点一认为权利要求的保护范围清楚的。由于“生田牌脱脂机”可以理解为脱脂机，其完成的是脱脂的工作，无论这个牌子的脱脂机的结构是否是固定的，其肯定能完成脱脂的功能，该权利要求保护的就是用脱脂机脱脂这个工序。因此该权利要求是清楚的。

观点二则持相反意见，认为权利要求的保护范围不清楚，通过初步检索发现该商标名无确切含义，该商标所指代的产品结构不确定。但申请人在意见陈述中如果能找到证据证明在申请日前该商标或商品名所对应的设备是已知的，而且是固定不变的，具有确切含义，则审查员接受，认为克服了该缺陷；反之，如果该商标或商品名所对应的设备不是已知的，而且不是固定不变，如有一系列结构不同的设备，则商标或商品名所对应的设备无确切含义，不予接受。申请人如果修改权利要求，将该商标或商品名删除，则超出了原权利要求书所要求保护的范围是不允许的。

本案例中该商标代表的产品是否清楚要看该商标名代表的脱脂机在申请日前是否具有公认确切的结构和/或组成；如果该商标名代表的脱脂机在申请日前具有一系列公知的型号机型，该系列的脱脂机是否均能起到相同的作用。只有当商标名代表的脱脂机在申请日前具有公认确切的结构，或者说该商标有一系列公知的型号机型，这些系列的脱脂机均能起到相同的作用，才能认为该商标所代表的产品是清楚的，否则其代表的产品的结构是不确定的，包含该产品的权利要求就是不清楚的。这也提醒申请人尽量不要在权利要求中写入没有公知定义的商标。因为只有少数具有公知定义的商标才具有确定的结构和组成，如Teflon，云南白药等。但大多数商标都无法列举其所有的型号，即使写明了型号，还必须准备好申请日前获得的关于该商标的该型号的产品的结构说明或结构图，以备审查员质疑该商标所代表的产品不清楚时提供证据。

二、结论

通过以上分析可以看出，判断该类权利要求是否清楚时，审查员应当站在本领域技术人员的角度，基于对权利要求整体技术方案的理解来判断。对于权利要求中出现的某些自造的产品名、型号和商标、产地等，这些自造的词所代表的产品是否具有清楚的结构和/或组成则要因案而异。如果权利要求和说明书中描述了产品的明确结构，而该自造的产品名或型号没有隐含不同于权利要求和说明书中所描述的该产品的特殊结构或组成，则这种自造词所代表的产品是清楚的。反之如果该自造词隐含了权利要求和说明书之外的特殊结构，或其结构不固定也不确定，则这种自造词所代表的产品是不清楚的。对于上述类型的权利要求中出现的不清楚的问题，申请人在意见陈述中的解释澄清如果是合理，则审查员可以接受，认为克服了权利要求不清楚的缺陷，必要时应进行权利要求的修改。

[参考文献]

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.

中图分类号：D923.42

文献标识码：A

文章编号：1006-0049-(2016)06-0179-01

作者简介：许利波*许利波(1982-)，男，汉族，湖南安仁人，硕士研究生，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，助理研究员，研究方向：流体力学、专利审查。