利益平衡视阈下发明专利临时保护制度

王雅宇

（华东政法大学，上海200042）

一、专利临时保护制度形成机理

所谓专利临时保护，顾名思义，就是对专利提供一种临时期间的保护，但这种临时保护仅针对发明专利，实用新型专利和外观设计专利不存在临时保护的问题。由于发明专利的审查采取“早期公开、延迟审查”机制，在审查过程中会出现专利申请未取得授权但被提早公开的情况，临时保护所保护的就是这段时期，即对公布以后、授权以前的发明专利申请给予保护。

纵览世界各国专利申请机制，大致可以划分为审查制（实质审查）与登记制（形式审查）这两种。在审查制下，由于经过了耗时较长的实质性审查阶段，最终获得授权的专利，其权利状态一般较为稳定；登记制却与此相反，在登记制下，专利通过历时较短的形式审查，能够很快获得授权，但权利状态往往不够稳定[1]。专利临时保护期是在适用审查制时才出现的特殊时期，因此，在我国，只有发明专利才会产生临时保护期的问题。在“早期公开、延迟审查”机制下，一个发明专利从提出申请到最后获得授权，至少应当包括以下几个阶段：申请阶段、公开阶段、授权阶段。在申请阶段至公开阶段这段期间，专利申请一直处于保密审查中；在公开阶段至授权阶段这段期间，相关专利申请已经被官方予以公告，与此对应的技术方案也已向社会大众披露，这种披露对不同的利益主体会产生不同的影响效果——于社会公众而言，能够通过公开资料了解专利申请情况，从而知悉技术发展的最新动向；于技术研发者而言，能够尽早获知已提交专利申请的技术方案，从而避免同质化的专利研发投入；于专利申请人而言，在未获得专利授权的情况下，其技术方案就被对外公开，其中的风险可见一斑。因此，出于合理平衡社会公众利益与专利申请人利益的需要，专利临时保护制度便应运而生。

二、国内外专利临时保护法律制度概况

在中国，专利临时保护法律制度的建立并非是一蹴而就的。长期以来，我国专利法中只有关于专利临时保护的原则性规定，随着最高院《专利法司法解释（二）》（以下简称《解释（二）》的出台，我国关于专利临时保护的法律规定才开始有了精细化的趋势，但我国的发明专利临时保护制度仍然不够完善。就域外国家而言，美国和日本的专利法均涉及发明专利临时保护的相关规定，《美国专利法》用大量篇幅对申请人行使“合理使用费”请求权的方式和条件进行了细化规定，《日本特许法》还特别规定了与发明专利临时保护有关的补偿金制度与优先审查制度。

（一）我国专利临时保护法律制度概况

我国《专利法》第十三条规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。该项法律规定授予了专利申请人以“适当费用”的请求权，该项权利是否能够实现还有赖于相对人的配合，由此可窥见专利临时保护制度实则是一种“有限度的法律保护”。此外，《专利法》第六十八条第2 款规定了专利权人要求第三人支付专利临时保护期适当费用的诉讼时效。该条文规定：发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。2016 年《专利法司法解释（二）》出台，该规定主要涉及临时保护期合理费用的确定、临时保护范围、跨专利临时保护期的后续实施行为等内容。虽然这一司法解释较之前专利法中对临时保护制度的规定多了一些进步和完善之处，但实际上并未解决司法审判中“适当费用”确定难、保护范围判定难等问题。

（二）美、日专利临时保护法律制度概况

1.美国专利临时保护法律制度。

美国的专利临时保护制度是在其修改专利秘密审查制度之后才逐渐建立起来的，《美国专利法》第一百五十四条（d）款是关于专利临时保护制度的具体规定。该款规定主要涉及临时保护期内他人实施行为的认定、对专利申请人发出通知的要求、合理使用费请求权行使条件与诉讼时效的规定等内容[2]。具体而言，就临时保护期内第三人的实施行为，是指在美国境内实施的制造、使用、许诺销售、销售和进口处于临时保护期的发明创造；关于发送通知的要求，申请人应将该发明创造已申请专利的事实通知利用人，通知文本应采用英文形式；就合理使用费请求权的行使条件，申请的技术方案与被实施的技术方案应构成实质性相似，且权利行使期限为专利授权之日起6 年内。与中国专利临时保护相关法律规定相比，美国专利临时保护法律制度的确存在一些可借鉴之处，尤其是关于合理使用费请求权的行使条件的规定，直接将这一权利行使条件与专利临时保护的范围相关联，当且仅当利用人实施的专利技术方案与授予专利发明的技术方案构成实质性相似时才需支付合理使用费。

2.日本专利临时保护法律制度。

《日本特许法》（即日本专利法）第六十五条是关于申请公开效果的规定，该款规定专利申请人在临时保护期内如若发现有实施其发明的人，可以通过出示专利申请文件进行警告，待申请人获得专利授权后便可以请求该实施人支付“相当于应当获得金额的补偿金”[3]。与我国关于临时保护的法律规定不同的是，《日本特许法》中规定申请人在临时保护期间如若发现他人的实施行为，应当以警告方式告知该实施人，对于未能警告的，必须证明行为人知道该专利申请的存在，通过这种制度安排，日本特许法实际上排除了善意实施者这一情形。另外，日本还规定了“优先审查制”，即申请人在符合条件的情形下可以通过提请对其专利进行优先审查的方式来缩短临时保护期，尽快落实专利审查的结果，从而减少因专利审查时间长所带来的维权不便。

三、我国专利临时保护制度存在的不足

（一）“适当费用”的确定问题

一直以来，临时保护制度在专利法层面只有一些原则性的规定，而司法实践中需要更加细化的指引。就临时保护期合理费用该如何确定这一问题，《解释（二）》的规定并未体现出创新之举，仅仅是对长期以来关于该问题的学界通说予以了确认，认可了参照专利许可费这一方式。但是仍旧无法回答“合理确定”这一标准该如何操作，什么样的标准才是合理的，在参考许可费后，是按照该许可费的本数来确定，还是按照两倍或三倍来确定，这实际上又再一次将裁量权交给了法院。其次，法院在案件审判中，该考虑什么因素来合理确定“适当费用”呢？是否可以如同判定专利侵权损害赔偿一样，综合考虑行为人实施行为的性质和情节，在没有专利许可使用费可供参照的情况下，法院是否同样可以借鉴专利侵权损害赔偿中的规定，根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素来酌情确定。最后，对于权利人因临时保护期内他人的实施行为而丧失其预期专利产品市场的损失，是否也应该纳入“适当费用”的考量范围……这些问题都是现行法律规定未能予以明确的内容，也是研究发明专利临时保护期制度时首当其冲需要解决的问题。

（二）临时保护范围的判定标准问题

按照通常理解，处于发明专利临时保护期内的“申请人请求保护的范围”就理应是发明专利临时保护的范围。但是细究一番，这种理解确有不妥之处。具体而言，即便专利申请人最初提交的专利申请已被公告，在未获得授权前，专利申请人还可以对该专利申请进行修改，如果这种修改拓宽或缩小了原申请中的权利保护范围，则会产生如何确定专利临时保护范围的问题。《解释（二）》对该问题予以了回应，基本立法思路借鉴了《欧洲专利公约》中关于临时保护范围的相关规定。即只有在认定第三人所实施的技术方案同时落入临时保护期公开文本所要求的权利保护范围和专利授权后授权文本中记载的权利保护范围的，才需要就此支付合理费用。就临时保护范围确定的问题，该司法解释只解决了表面层次的问题，即如何划定范围，但并未解决更深层次的问题，即如何判定权利范围的异同。具体而言，在认定第三人的实施行为是否落入临时保护范围时，该采取何种标准来认定，是否可以借鉴专利侵权判定中对权利要求书的解释方法，综合考虑全面覆盖原则、等同侵权原则以及禁止反悔原则等来进行权利范围的划定。

（三）后续实施行为的有条件免责问题

此处所称的“后续实施行为”跨越了临时保护期的专利实施行为。专利法《解释（二）》第十八条第3款规定，发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在发明专利临时保护期内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付适当费用的，则后续实施行为人免责。这一规定受启发于最高院发布的第20 号指导案例，该案认定跨越专利临时保护期的后续实施行为（不包括制造行为）不构成专利侵权，专利权人仅有权要求第三人就临时保护期内的实施行为支付“适当费用”。与法院裁判中认定的绝对免责不同，该解释条文规定体现为一种有条件的免责，即只有临时保护期内实施该发明的行为人（以下简称“先前行为人”）“已支付”或者“书面承诺支付”其所应支付的“适当费用”时，后续行为人实施该发明专利的后续行为才能免除法律责任。但这种规定又产生了新的问题，即当先前行为人拒绝支付合理费用且拒绝作出支付合理费用的书面承诺时，专利权人可否将先前行为人与后续行为人作为共同被告，向法院提起诉讼。此外，如若出现了先前行为人无力支付“适当费用”的情况时，后续行为人是否需要承担连带责任。对于这些在司法实践中可能会遇到的涉及后续行为人能否真正免责的问题，《解释（二）》并未作出详细规定。

四、我国专利临时保护制度的完善

（一）建立“适当费用”衡量标准

虽然在专利临时保护期内实施发明创造的行为并不构成侵权行为，但在当前临时保护期“适当费用”确定标准过于模糊和原则化的情况下，允许参照适用专利法中关于专利侵权赔偿的相关规定，将有助于切实解决司法实践中“适当费用”难确定的问题。早在2014 年《解释（二）》（征求意见稿）中就规定了专利临时保护期适当费用的确定可以参照适用有关专利侵权赔偿数额确定的法律规定。但后来出于各方利益平衡的考量，同时也是为了避免将临时保护期的实施行为与专利侵权行为等同视之，最终出台的《解释（二）》中删去了原先“参照专利侵权赔偿额”来确定临时保护期适当费用的规定，而是采取较为稳妥的专利许可使用费标准。这种看似较为稳妥的规定实际并不周全，完全依赖专利许可使用费来确定发明专利临时保护期“适当费用”的数额，可能会导致在某些案件中出现“无所适从”的情况[4]。

我国曾出现过参考专利赔偿数额的方式来确定临时保护期“适当费用”的司法审判实践。在2015 年“LG 公司诉日本电产等公司发明专利临时保护期使用费和侵害发明专利权纠纷”一案中，一审法院就明确指出：临时保护期内的实施行为与专利侵权行为是依据相同事实所产生的不同后果，如若没有专利许可使用费可供参照，可以综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等情况，参照有关专利侵权赔偿的法律规定处理。”在现行法律制度下，关于专利保护期“适当费用”的确定，应当允许法院在考虑多种因素的情况下结合案件具体事实来综合考量，这些参考因素可以包括专利许可费的合理倍数、行为人的实施行为给权利人造成的利益损失多寡、行为人实施行为的性质以及案件查明的事实等内容。

（二）明确临时保护范围认定规则

现行法律规定中将专利临时保护范围限定为临时保护期公开文本所要求的权利保护范围与专利授权后授权文本中记载的权利保护范围的重叠部分，但是这种规定仅仅解决了权利范围界定中的法律问题，并未解决技术问题（事实问题）。就如同专利侵权判定一样，对专利权利要求的解释和侵权行为的判定，既涉及法律适用问题，又涉及技术认定问题[5]。美国对此的规定是“申请的技术方案与被实施的技术方案应构成实质性相似”，据此便可认定行为人实施了处于专利临时保护期的发明创造。

如前所述，专利临时保护与专利侵权判定之间存在着密切关系，是基于同一事实而产生的两种不同的法律后果（合法行为vs 侵权行为）。因此，在事实判定方面，专利临时保护制度与专利侵权制度应该有共通之处。对临时保护期间第三人实施行为的判定，应当采取以下基本步骤：首先，确定专利临时保护的范围，对照临时保护期公开文本中的权利保护范围与专利授权后授权文本中的权利保护范围，寻找出两个权利保护范围的相同部分作为专利临时保护的范围；其次，对处于专利临时保护范围内的权利要求进行解释，即以权利要求书、说明书及其附图为内部依据，必要时结合所属技术领域的辞典、文献资料等作出解释[6]；最后，比对行为人所实施的发明创造的技术特征与临时保护范围内发明创造的技术特征（具体运用全面覆盖原则及等同侵权原则对技术特征进行逐一比对、综合判定）。完成上述关于专利临时保护范围中事实认定的部分，再结合相应的法律规定，对于落入专利临时保护范围的实施行为，专利权人可以依据法律规定要求该行为实施者支付合理的使用费。

（三）细化后续实施行为免责的法律规定

对于跨越专利临时保护期的后续实施行为（不包括制造、进口行为），现行法律规定中对其以“不构成侵权”待之，但前提条件是专利临时保护期内实施发明创造的行为人（简称“在先行为人）“已支付”或者“书面承诺支付”其所应支付的“适当费用”。深究该条规定的立法用意，不外乎存在以下两种可能——可能性1：将专利权人接受“合理费用”的行为视为对他人实施其临时保护期内发明创造的一种默示许可；可能性2：根据权利用尽理论，专利权人无权控制专利产品的后续流转环节（不包括制造、进口）[7]。无论是出于何种立法考量，其目的都是限制专利权人对跨专利临时保护期的后续行为人进行追责。但是该条文规定将后续行为人的免责条件与在先行为人支付“适当费用”的行为或书面承诺相关联，而且也未考虑到当在先行为人不履行支付义务时，后续行为人该处于何种境地，专利权人能否通过起诉后续行为人的方式获得救济。

为了避免出现法律适用困难或专利权人救济无门的情况，建议细化规定该法条中关于后续行为人免责的条件，而且要明确在“适当费用”给付之诉中后续行为人的诉讼地位，还要正确处理好“适当费用”给付之诉与专利侵权之诉二者的关系。具体而言，对于后续行为人免责的条件，可以规定后续行为人不承担侵权责任，专利权人有权要求在先行为人支付使用该发明创造的“适当费用”，当在先行为人拒绝支付该“适当费用”时，专利权人可以通过诉讼方式实现其权利，并将后续行为人列为“无独立请求权的第三人”，当且仅当在先行为人无力支付该“适当费用”时，为保障专利权人的利益，由该后续行为人代为支付“适当费用”，且事后可以向在先行为人进行追偿。

五、结语

专利制度奉行“公开换保护”，但在现行“早期公开、延迟审查”的发明专利审查机制下，专利申请人的发明成果会有一定时期的权利保护“空窗期”。为保护发明专利申请人的利益，同时平衡社会大众的相关利益，发明专利临时保护制度应然而生。通过了解国内外关于专利临时保护制度的法律规定，客观审视当前我国在专利临时保护方面存在的不足与缺陷，结合中国专利制度沿革的实际情况，立足于目前专利司法审判的现实需求，在现有的法律框架下应采取适当措施来完善我国的发明专利临时保护制度。具体而言，要建立“适当费用”的衡量标准，允许法院在案件审理时结合多种因素来综合考量；明确临时保护范围认定规则，借鉴专利侵权判定的相关标准来进行具体判断；细化跨专利临时保护期后续实施行为免责的法律规定，切实保障专利权人的经济利益。