美国专利诉讼中事实问题和法律问题二分的研究

徐 薇 刘 影

一、引 言

美国作为普通法国家，其专利法律体系随着各种判例的更新而不断演进，体现了判例法的特别之处。美国与我国诉讼一个显著区别在于美国诉讼中存在陪审团制度①王学棉. 美国民事诉讼陪审权利适用标准演变[J]. 北方法学，2012（4）: 113-119。在美国民事诉讼中，除非在一个纯粹衡平诉讼的请求（equitable claim）的案件中，原告和被告中的任何一方都有权要求陪审团针对某些问题进行审理②理查德.D.弗里尔. 美国民事诉讼法[M]. 张利民等，译. 北京:商务印书馆，2013: 504-521。与美国陪审团制度密切相关的一个法律概念是法律问题（matter of law）和事实问题（matter of fact）的二分③ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials. 3rd edition [M]. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184。一般而言，在美国专利诉讼中，陪审团负责审理事实问题，而法官负责审理法律问题。然而在我国专利诉讼中，法官既负责法律适用，也负责事实认定④陈杭平. 论事实问题与法律问题的区分[J]. 中外法学，2011，23（2）: 322-336.。大量美国司法判例表明，事实问题和法律问题的区分会直接影响原被告双方的程序和实体利益，进而影响案件最终审判结果。因此，事实问题和法律问题的区分通常会成为美国专利诉讼双方的争议焦点。

二、事实问题与法律问题的基本规定

一般而言，事实问题涉及到案件的基本事实要素，包括侵权的主体、是否构成侵权行为、侵权行为发生的时间、范围以及侵权主体的主观状态，比如是否存在故意或者重大过失。而法律问题则涉及到法官对于法律解释以及统一适用等方面，包括对法律以及权利要求的解释、各种衡平法抗辩（equitable defense），比如不当行为抗辩（equitable misconduct defense）、懈怠抗辩（laches defense）或者专利滥用抗辩（right misuse defense），以及是否给予惩罚性赔偿等量刑问题。在美国专利诉讼中，通过大量司法判例逐步确定了专利诉讼程序中事实问题和法律问题的具体范畴。具体而言，专利新颖性（novelty）、书面描述（written description）以及侵权诉讼中是否构成等同侵权（doctrine of equivalent）以及侵权损害赔偿等问题都被认为是事实问题⑤ALAN L. DURHAM. Patent Law Essentials [M]. 3rd edition. Washington: Praeger Publishers，2009:182-184.。而专利适格性（eligibility）、可实施性（enablement）、非显而易见性（non-obviousness）、优先权是否成立（entitlement to benefit of earlier-filed application）以及权利要求的解释（claim construction）等则被认为是法律问题。当然对于一些法律问题，其中也可能存在一些附带的事实认定，因此这些问题也通常被称之为法律与事实的混合问题（mixed matter of law and fact）。在美国诉讼实践中，事实问题一般是由陪审团依据陪审团指示（jury instruction）进行审理。在陪审团对案件基本事实做出审理之后，法官基于陪审团的事实认定对法律问题进行审理。

美国专利诉讼中事实问题和法律问题的二分，除了影响专利诉讼审理过程中法官与陪审团的分工之外，还使得二审法官在面对不同问题时会采取不同遵从或谦抑程度（deference level）⑥陈维国. 美国专利诉讼：规则、判例与实务[M]. 北京: 知识产权出版社，2014:242-250.。这与我国法院二审的全面审查标准明显不同，即国内二审一般不区分事实问题和法律问题，而是对所有问题进行全面审查。另外，在我国诉讼的二审程序中，法官也不会针对事实问题和法律问题的不同而采用不同的审理标准。具体而言，在美国诉讼实践中，对于一审法官审理的法律问题，在二审中可以完全重新审理（de novo review），而不需要对一审法官审理的法律问题有任何谦抑。这主要是为了统一各级法院的法律适用尺度。而在没有陪审团审理事实问题的案件中，对于一审法官审理的事实问题，在二审中采取明显错误标准（clear error）来进行重审，即除非一审法官在认定事实问题的过程中存在明显错误，否则二审对上述事实问题的认定要予以遵从。对于一审中由陪审团审理的事实问题，则在二审中采用更严格的充分证据标准（sufficient evidence）进行审理。也就是说，法官会站在理性人角度，只要认为已有的证据足够支持陪审团所做出的事实认定，则二审法官就需要维持该事实认定结论。

需要注意的是，尽管在美国专利审查和双方重审（Inter Partes Review，IPR）中没有陪审团的存在空间，但是同样也存在事实问题和法律问题的区分。例如对于美国IPR程序中，针对美国专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）审查员做出的法律适用，美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）会按照de novo 标准进行重新审理，而对于PTAB审查员认定的事实问题，CAFC会按照充分证据原则进行审理，也就是通常会对PTAB审查员做出的事实认定给予更多尊重。

下面结合两个美国最新专利案件，讨论事实问题和法律问题的区分如何在程序和实体上影响美国专利侵权诉讼以及IPR程序的审理。

三、Teva Pharm. USA Inc. v. Sandoz Inc.案⑦ Teva Pharmaceuticals USA，Inc. v. Sandoz，Inc.，No. 13-854，574 U.S.，2015.

Teva Pharm. USA Inc.（以下称之为“Teva”）是一家美国制药公司，致力于药品和活性药物成分的研发。2008年8月，Teva公司在纽约南区法院起诉Sandoz Inc.（以下称之为“Sandoz”公司）侵犯其7件美国专利（包括美国专利No. 5，981，589，以下称之为“589专利”），要求法院判决被告停止侵权并赔偿损失。589专利的独立权利要求如下。

1. 一种共聚物-1，其具有约5至9道尔顿分子量，所述共聚物-1通过过程制备，所述过程包括以下步骤： 将受保护的共聚物-1与氢溴酸反应以形成三氟乙酰基共聚物-1，利用水性哌啶水溶液处理所述三氟乙酰基共聚物-1，以形成共聚物-1，以及纯化所述共聚物-1，以生成具有约5至9道尔顿分子量的共聚物-1。

双方争议焦点在于，权利要求1中的术语“分子量”（molecular weight）是否符合美国专利法112（b）要求的清楚性（indefiniteness）。在一审中，Sandoz公司以术语“分子量”不清楚为由挑战专利的有效性。法官依据外部专家的证人证言，认定该术语足够清楚。具体而言，法院认定对于本领域普通技术人员而言，术语“分子量”就是指通过说明书中第一方法计算得到的分子量，即峰值平均分子量。因此，地区法院维持该专利有效。

Sandoz公司不服该判决，上诉到CAFC。CAFC做出了不同于一审的判决，即认定术语“分子量”不清楚并判决专利无效。在二审判决书中，CAFC认为权利要求的解释属于法律问题，即二审应该以de novo准则重新审理地区法院做出的权利要求解释。特别地，CAFC认为针对地区法院在权利要求解释中涉及的一些事实问题，CAFC也应该重新进行审理，而不必对地区法院的事实认定有任何遵从。

Teva公司不服CAFC的判决，向美国最高院申请再审。最高院在判决中指出，尽管权利要求的解释是一个法律问题，但是对于其中附带的事实问题，二审应该采取明显错误标准，而不能完全重新审理，这意味着二审应该对一审做出的针对附带事实问题的认定给予更多尊重。因此，最高院推翻了二审判决并发回CAFC重审。

长期以来，在美国专利诉讼中，权利要求的解释一般是在证据开示完成之后、陪审团审理之前由联邦地区法院的法官在马克曼听证（Markman hearing）中进行审理，而该听证程序中没有陪审团存在的空间，所以权利要求的解释一直都被认为是只能由法院审理的法律问题。但是，在本案判决书中，最高院的多数意见认为，如果地区法院在进行权利要求解释时仅仅依据涉案专利的内部证据，即专利权利要求、说明书以及审查历史，则法官做出的权利要求解释属于纯粹的法律问题，相应上诉法院应该进行重新审理。但是，如果地区法院依据外部证据（例如：专家证言、字典、工具书等）解释权利要求，在这种情况下与权利要求解释有关的事实争议则被认为是附带的事实问题。地区法院需要就这些附带事实问题做出认定之后，再依据认定结果进行权利要求的解释。所以，权利要求的最终解释是一个法律结论，相应在二审中应该被重新审查，但是如果二审法院要推翻地区法院做出该法律结论所依据的事实认定，则二审法院必须指出地区法院在事实认定中犯有明显错误才可以。也就是说，如果一审法官在上述事实认定过程中没有明显错误，则二审必须维持地区法院的认定结果。

从Teva案我们可以发现，美国联邦法院对于权利要求的解释属于事实还是法律问题的认定，采取了更加灵活和务实的途径。在一定程度上表明，美国司法实践调整了之前以非黑即白的方式来区分事实问题和法律问题，而是在具体案件中对事实和法律问题采用更为灵活的划分。通过这种调整，美国最高院可能试图平衡事实和法律问题的区分对案件最终审理结果的影响。在某种程度上，这一转变也证明了在本体论或认识论意义上区分事实问题和法律问题是很难做到的⑧陈杭平. 论事实问题与法律问题的区分[J]. 中外法学，2011，23（2）: 322-336.。

四、Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.案⑨ Alarm.com Inc. v. Vivint，Inc.，2017-2220（Fed. Cir. Dec 20，2018）

Vivint，Inc.（以下简称“Vivint”）是一家智能家居解决方案提供商。2015年6月，Vivint公司在美国犹他地区法院起诉Alarm.com（以下简称“Alarm”）侵犯其6件美国专利（包括美国专利No. 6，147，601，以下简称“601专利”），要求法院判决被告成立故意侵权，要求被告三倍赔偿原告损失。作为反制，被告Alarm在PTAB发起了IPR程序⑩IPR2016-00116，其中601专利的从属权利要求26如下。

26. 根据权利要求22所述的系统，所述系统监视多个设备，每个设备具有识别码，所述服务器还包括：

第一存储器，其上存储有所有被监视设备的设备识别码;

第二存储器，其中存储所有所述用户定义的通信远程设备的通信设备标识码，所述通信设备标识码被配置在多个所述用户定义的消息简档中。

在PTAB审理中，双方争议焦点在于权利要求26中术语“通信设备标识码”的解释，专利权人主张“通信设备标识码”仅包括设备ID以及设备序列号，而对比文件Shetty（即，美国专利No.5，808，907）中的电话号码或者电子邮件地址不与特定设备相关联，因此对比文件Shetty没有公开权利要求中的“通信设备标识码”。然而，IPR请求人Alarm认为专利权人关于“通信设备标识码”的解释不符合IPR程序的权利要求解释规则，即最宽合理解释原则（Broadest Reasonable Interpretation，BRI），认为“通信设备标识码”应该包括电话号码或者电子邮件地址。PTAB最终认可了专利权人Vivint做出的解释，并且认可了专家证人Denning的证言，即在对比文件Shetty中，通过电话号码或者电子邮件的方式无法确定一个特定设备。

随后IPR请求人Alarm上诉到CAFC。CAFC推翻了PTAB关于“通信设备标识码”的解释。在审理过程中，专利权人主张术语“通信设备标识码”的解释是根据专家证言的外部证据做出的，因此应该属于事实问题，进而CAFC应该采用充分证据标准进行重审，即只要有充分的证据支持PTAB的认定，CAFC就应该遵从PTAB做出的事实认定。但是，CAFC认为涉案专利文件中教导了电话号码可以唯一确定通信设备，因此PTAB关于“通信设备标识码”的解释与涉案专利文件中记载不符。此外，CAFC不认为PTAB的认定应该被遵从，因为PTAB关于上述权利要求术语的解释并没有参考外部证据。具体而言，虽然PTAB认可了专家证人Denning的证言，但是该外部专家证言仅仅是用来解释对比文件Shetty中公开内容，而并不是用来解释权利要求中的术语。因此，在本案中，审查员对于权利要求中“通信设备标识码”术语的解释并不属于事实问题，而属于法律问题。所以，CAFC可以采用de vono原则来重新审理PTAB的结论，而不必遵从PTAB的认定。基于以上考虑，CAFC推翻了PTAB的认定。

从Alarm案可以发现，在PTAB的IPR程序中，只有那些用来支持权利要求术语解释本身的外部专家证言所对应的事实争议才有可能构成二审中需要审理的事实问题，而用来解释权利要求与对比文件关系的专家证言可能不会被认为属于事实问题，相应地二审也不会对一审做出的认定给予更多遵从。通过这个判例可以发现，在诉讼中争议双方可以更多考虑借助专家证言之类的外部证据来解释权利要求中相关术语的事实争议，而不要仅仅使用专家证言来解释对比文件的公开内容。只有通过这种方式，二审法官才有可能认定该事实争议属于二审中需要解决的事实问题，从而在PTAB中一方获得的有利判决才不容易被CAFC推翻。

五、结 语

通过以上判例可以发现，在美国专利诉讼中事实问题和法律问题的区分除了直接影响一审（事实审）中法官以及陪审团的分工之外，还会影响二审（法律审）中到底采取何种重审标准。因此，事实问题和法律问题的区分深刻影响了整个美国专利诉讼程序。一些具有美国特色的诉讼程序，比如马克曼听证、陪审团审理以及大量运用专家证人也正是源自于此。特别地，在马克曼听证程序中，对于权利要求的解释，尽管内部证据通常优先于外部证据，但是原被告双方仍可以尝试使用专家证人证言以及外部证据资料对其中附带的事实争议进行解释。通过这种方式，这些一审中附带的事实争议可能在二审中被认定属于事实问题，而非法律问题。相应地，二审也会以明显错误等更严格的重审标准来审查这些事实问题，从而一方当事人可能更容易获得稳定的一审判决。因此，在美国专利诉讼中，当事人需要对相关争议点属于事实问题还是法律问题的定性做出梳理和预判，并基于此制定整体诉讼策略以及搜集内外部证据。而对于一审裁判结果不利于己的一方，也可以考虑从事实问题和法律问题定性的角度出发提出上诉理由，以期获得更大的改判机会。本文代表笔者个人观点，不代表本单位的立场和观点。