浅议专利先用权制度之完善

杨丽然 杨伯永

摘 要 專利先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，任何已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用该相同产品或者相同方法的必要准备的、在该发明创造授予专利权以后，有在原有的范围内继续制造或者使用该项发明创造的权利。 实践中，因其相关问题是否构成侵权，一直存有争议，也是急需明确解决的问题。本文对制度完善方面提出改进建议。

关键词 专利先用权 必要准备 原有范围 制度完善

作者简介：杨丽然，西南政法大学学生;杨伯永，天津市宝坻区人民检察院检察官。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.131

一、关于专利先用权的有关争议

（一）专利先用权性质

抗辩权说：这是目前司法实践认同的观点。尹新天主编的《专利代理概论》中认为“先使用行为不是作为一种可以单独存在的权利来看待，而是作为一种抗辩的理由。” ;张学兵所著《专利法——案例与学理精解》中认为只有当专利权人就专利侵权提起诉讼请求时，才可能有先用权抗辩。尹新天认为：“先用权并不是一种单独存在的权利，而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗辩权。” ;张玉敏主编《知识产权法学》中阐述先用权不是一种单独存在的权利，是作为对抗专利权人提出的侵权之诉的一种抗辩。

独立权利说：专利先用权是一种独立性质的权利，具有抗辩的功能。张晓所著《专利先用权研究》认为专利先用权是一种独立的权利，具有抗辩的功能 ;罗军所著《专利权限制研究》中认为先用权是一种可以独立存在的权利;陈子龙《关于先用权原有范围的再思考》一文中认为“先用权既然作为一项能够与专利权相对抗的民事权利，其本身就是相对专利权而独立存在的，有其自身的权利范围。”

在先使用行为说：赵栋所著《先用权法律问题初探》中认为先用权不是一项权利，本质上是一种在先使用行为，即使抗辩，也是因为在先使用行为的客观存在。

先用权是对专利权的一种限制，产生前提是为弥补先申请原则的不足，因其与诉讼的密切联系，在我国司法实践初期先用权唯一目的在于抗辩专利权人的诉讼请求，加之我国专利法中没有规定专门确认先用权的程序和机构，因此先用权是对抗专利权的一种抗辩权;至于在先使用行为说仅仅将先用权看作是一种行为，忽视了先用权作为一种权利的本身内容;随着知识经济时代的到来，知识产权日益完善，更多学者提出专利先用权是一种独立性质的权利。首先，因为先用权有独立的主体、客体与内容，并非只依附专利权而存在。其次，先用权在专利权人提出请求之前其实是以商业秘密的形式存在的，而商业秘密是一项独立的财产权利，所以演变为先用权后也当视为一项独立的权利。因此，把先用权视为独立权利，更符合公平效益原则与立法精神。

（二）“必要准备”条件

“必要准备”是先用权成立的四个要件之一，而这种“必要准备”需要达到什么样的程度是目前学者研究的问题。

最高人民法院司法解释对“必要准备”作了明确，一是完成了发明创造必要的主要技术图纸、工艺文件;二是制造或购买了必需的主要设备或者原材料。以上两项标准只要满足其中之一即被视为已经做好了制造、使用的“必要准备。王凌红在《先用权制度探析》中认为此规定较为片面。“必要准备”的标准须考虑两个要素：一是先使用者客观上应当具备可随时实施特定技术的条件;二是先使用者主观上有意将这些物质技术条件用于实施与专利相同的技术 。吴胜华在《专利权的限制：先用权问题之再探讨》一文认为，已做好“必要准备”的要求过于苛刻，而“正在准备”在司法认定中更具有操作性，只要在申请日前将产品设计图纸和工艺设计文件准备完毕，与供应商签订了专用设备和产品模具的订货合同，并且按合同交付了定金，就可认定为“正在准备” 。王晓航在《论专利制度中的先用权》一文中建议将“必要准备”界定为在“技术上、生产上已经实施了专利申请的发明创造有密切关系的或因果关系的准备”。张晓在《专利先用权研究》认为先用权四要件之间的关系，既内在统一，又相互独立，法律应对《专利法》第69条相关规定进行细化 。

（三）先用权“原有范围”界定

我国目前《专利法》中关于“原有范围”的规定采取的是量化的标准，汤宗舜在《专利法解说》中认为允许先用权人继续使用在先使用的技术，其范围应该在限制在申请日前的范围。范围的标志是产量，即不能突破申请日前的产量。

德国、日本等一些西方国家采取的是“范围标准”。即只要不超出目的事业范围即可。徐中强在《关于先用权若干问题的研究》一文中认为“原有范围”就是要维持先用权人原有的产量，不仅包括当时的实际产量，也包括设计能力可以达到的产量。吴胜华在《专利权的限制：先用权问题之再探究》中提出应该允许原有范围扩大实施，只要不超越原有实施方式和产业领域，产能的扩大不应视为侵权。

我认为采取的是“范围标准”比量化标准相比更为合理，它在维护了专利人权利的同时，也充分肯定了先用权人的劳动成果。毕竟专利法立法目的并不仅限于保护专利权人，而是为了促进科学技术进步和经济社会发展。

二、先用权权利内容

专利权的内容一般包括制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权。那么，先用权人是否全部享有以上权利呢？

先用权不包括许可使用权和继承权，因为这是专利权人特有的权利内容。

继续制造权：我国《专利法》第69条第（二）项明确规定先用权人可在原有范围内继续制造、使用。

销售权、许诺销售权、使用权：如果只对法条做字面理解，先用权只包括继续制造权，这显然不符合经济效益与立法目的。有学者认为，先用权除进口行为之外，专利权中的制造、使用、许诺销售、销售等权利都应包括在内 。目前司法实践中已承认先用权销售权与使用权，北京市高级人民法院《意见》规定：“对依据先用权行为产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。” 张晓所著《专利先用权研究》认为先用权应包括销售权、许诺销售权、使用权，此三项权利是先用权人依法享有收益的权利。

转让权：先用权必须随同制造相同商品、使用相同方法的企业或者企业中制造相同产品、使用相同方法的一部分，或者随同为此准备的企业或者一部分一起转移 ;根据《专利法》相关司法解释，先用权可以随同先用权人的企业整体一起转让和继承。

进口权：在先用权是否包括进口权，存在一定的争议。我认为，应对我国《專利法》做更为宽泛的目的解释：在先用权原则上不应包括进口权，但如果在先行为人已经做好销售、进口专利产品的必要准备，则其在专利授权后继续实施原有的销售或进口行为，不构成侵权。

三、我国先用权制度的完善

张峣在《专利先用权研究》中认为德国专利法规定的善意先用人取得先用权制度符合我国国情。并提出构建专利先用权证制度的建议。由国家知识产权局专利局依法定程序登记并授予先用权证，公示先用权。我国推行专利先用权证书制度的意义，一方面有利于明确先用权的独立存在;另一方面先用权证书是一种侵权免责证书，可以避免司法资源的浪费 。

关于司法制度的完善方面，首先，在立法上承认先用权是一项独立的权利，而非抗辩权;其次，肯定先用权权利内容包括继续制造权、使用权、许诺销售权、销售权;再次，应当采取范围标准来解释“原有范围”;最后，根据我国国情，立法确立能够让先用权人取得合法“先用权”的制度。

注释：

张玉敏主编.知识产权法学[M].北京：法律出版社，2017年版.

李国光主编.知识产权诉讼[M].北京：人民法院出版社，1999年版.

尹新天.专利权的保护[M].北京：知识产权出版社，2005年版.

张晓.专利先用权研究[M].北京：知识产权出版社，2017年版，第191页.

陈子龙.关于先用权原有范围的再思考//法官论知识产权[M].北京：法律出版社，1999年版.

王凌红.先用权制度探析[J].电子知识产权，2010（11）.

吴胜华.专利权的限制：先用权问题之再探讨[J].安徽工业大学学报：社会科学版，2010年.

尹新天.专利权的保护[M].北京：知识产权出版社，2003年版.

王保民，张峣.我国专利先用权制度实施的困境与立法完善[J].知识产权，2013（8）.

参考文献：

[1]张峣.论专利权与专利先用权的冲突与协调[J].知识产权，2017（9）.

[2]张骏翔.关于我国专利先用权制度“原有范围”探讨[D].华东政法大学，2015.