利用注册商标傍名牌及虚假宣传案例解析

祁雪瑞

摘要：侵权人在后注册了与驰名商标近似的商标，并在注册后跨类别使用，同时在营销过程中故意虚假宣传，造成与驰名商标的混淆，诱导消费者误认，其商标侵权行为和不正当竞争行为被法院一审判决认定后，被告之一上诉，二审维持原判。该案件涉及的侵权行为包括注册商标相似、扩大注册商标使用范围、虚假宣传不正当竞争等。

关键词：注册商标;傍名牌;虚假宣传

中图分类号：D923.43文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）24-0100-04

1 案件事实

上诉人郑州京祥银首饰有限公司（以下简称京祥银公司）因与被上诉人河南梦祥纯银制品有限公司（以下简称梦祥银公司）、原审被告北京老京祥珠宝有限公司、荥阳市索河路梦园金店侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服河南省郑州市中级人民法院（以下简称一审法院）（2016）豫01民初1376号民事判决，提起上诉。

经两审法院审理查明：2003年5月7日，梦祥银公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第3114152号“梦祥”图案商标，吉祥锁型外框内有“梦祥”两个中文字，核定使用商品为第14类“银饰品、装饰品（珠宝）、贵重金属艺术品、耳环、银制工艺品、景泰蓝”，经核准续展注册有效期至2023年5月6日;2011年10月7日，梦祥银公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第8697691号“梦祥银”艺术字商标，中文字加外部修饰加下部英文myshine，核定使用商品为第14类“未加工或半加工贵重金属、未加工、未打造的银、首饰盒、珠宝（首饰）、翡翠、银制工艺品、景泰蓝、电子万年历、表”，注册有效期至2021年10月6日。

2010年12月28日至2015年期间，梦祥银公司的“梦祥”图案商标被河南省工商行政管理局认定为河南省著名商标（有效期三年）;2014年9月4日，国家工商行政管理总局商标局认定梦祥银公司在第14类银饰品商品上的“梦祥”图案商标为驰名商标;2015年12月31日，河南省工商行政管理局认定梦祥银公司在第14类银饰品、银制工艺品、珠宝上的“梦祥银”艺术字商标为河南省著名商标。

2014年3月14日，郑州京祥银首饰有限公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11577080号“京祥”商标，核定使用商品为第14类“未加工或半加工贵重金属、贵重金属盒、小饰物（首饰）、纪念章（宝石）、装饰品（珠宝）、宝石、贵重金属艺术品、银制工艺品、玛瑙、人造金刚石”，注册有效期至2024年3月13日;2014年4月7日，郑州京祥银首饰有限公司经国家工商行政管理总局商标局核准注册第11676313号“京祥银”艺术字商标，中文字加外部修饰加下部汉语拼音，核定使用类别为第35类“货物展出、商業橱窗布置、商业管理辅助、组织商业或广告展览、组织商业或广告交易会、特许经营的商业管理、为广告或销售组织时装展览、进出口代理、替他人推销、市场营销”，注册有效期至2024年4月6日。

京祥银公司为本案支付公证费14 600元，律师费20 000元，购买涉案商品1 049.6元。

2 法院认为

一审法院认为：梦祥银公司的两个注册商标在相关公众中享有较高的知名度。《商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为;该条第三项规定，销售侵犯注册商标专用权的商品亦属于侵犯注册商标专用权的行为。京祥银公司将其注册在第35类服务项目上的“京祥银”艺术字商标使用在“珠宝、银饰品”商品及包装上，超出了核定使用的商品（服务）范围，与梦祥银公司的“梦祥银”艺术字商标核定使用的第14类“银饰品”商品属于同类商品。梦祥银公司的第3114152号“梦祥”图案商标与京祥银公司的第11577080号“京祥”图案商标核定使用商品均为第14类，均包括“贵重金属艺术品、银制工艺品”等商品。

将涉案的“梦祥银”商标与“京祥银”商标进行比对，两者均是由汉字加汉语拼音或英文组合而成，设计风格相同，其中主要部分“祥银”二字亦相同，结合“梦祥银”商标的知名度，综合判断两者在同类商品上构成近似，容易使相关公众造成混淆或者误认，故京祥银公司侵害了梦祥银公司的注册商标专用权。

将涉案的“梦祥”商标与“京祥”标识进行比对，两者均为“锁形图案+文字”组合图形，锁形图案相同，两者构成近似，容易使相关公众对商品的来源造成误认，故梦园金店使用“京祥”标识的行为侵害了梦祥银公司的注册商标专用权。

关于京祥银公司、老京祥公司的行为是否构成不正当竞争的问题。梦祥银公司与京祥银公司、老京祥公司的经营范围均包括银饰品、珠宝销售，存在同业竞争的关系。梦祥银公司与京祥银公司的住所地均位于郑州市辖区，经营场所也曾同处一个商场内，梦祥银公司的“梦祥”商标和“梦祥银”商标分别被认定驰名商标和河南省著名商标，京祥银公司作为销售银饰品的经营者，应当明知梦祥银公司的“梦祥银”商标在本地银饰品行业内具有较高的知名度，其应当从诚信经营的角度自觉避让享有较高知名度的“梦祥银”品牌，以避免相关公众造成误认，但京银祥公司、老京祥公司仍然在其相关网页中使用“梦祥银银饰批发加盟请找郑州京强珠宝销售有限公司（老京祥）”宣传语，傍附“梦祥银”商标的知名度谋取利益，其行为构成不正当竞争。

关于老京祥公司是否构成共同侵权及不正当竞争的问题。经查，京祥银公司、老京祥公司与案外人郑州京强珠宝销售有限公司在法定代表人、公司股东、经营场所均存在交叉，域名为“laojingxiang.com”的网站中将“老京祥”、“京祥银”并列进行宣传，网页中亦显示“梦祥银银饰批发加盟请找郑州京强珠宝销售有限公司（老京祥）”内容;并且，京祥银公司销售的商品手提袋上注明“京祥银北京老京祥珠宝有限公司旗下品牌、北京老京祥珠宝有限公司（京祥银）”等内容，证明京祥银公司认可老京祥公司对“京祥银”标识的使用。根据以上事实，京祥银、老京祥公司在经营及宣传活动中同时出现，足以认定其共同实施了侵权行为，同时老京祥公司的行为亦构成不正当竞争。

关于梦园金店是否与京祥银公司、老京祥公司构成共同侵权的问题。经查，梦园金店的经营者李超，2011年至2015年期间系梦祥银公司的加盟商，熟知梦祥银公司享有商标专用权的涉案注册商标，但在老京祥公司销售人员声称“京祥银的产品价格低、商标标识和装潢风格也刻意模仿梦祥银，加盟条件优厚，你现在有多年做梦祥银产品的积累和客户群体，如果转做我们‘京祥银的产品，我们将给你更多的优惠条件”的诱惑下，李超“感觉可以模仿‘梦祥银的产品”，并经过实地考察后，与京祥银签订了合同，证明李超与京祥银、老京祥公司在主观上存在侵权故意，客观上共同实施了侵权行为，故梦园金店与京祥银公司、老京祥公司构成共同侵权。

关于赔偿数额如何确定的问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万以下的赔偿。梦祥银公司为制止侵权行为共支付公证费14 600元、购买涉案商品费用1 049.6元，该院予以支持;律师费20 000元，酌情予以支持。梦祥银公司未举证证明其因侵权所受的损失数额或因侵权所获利益的数额，该院综合考虑涉诉商标的知名度和影响力，侵权行为的性质、情节、经营规模、经营时间及梦祥银公司为制止侵权所支出的合理费用等因素，将京祥银公司、老京祥公司赔偿数额酌定为20万元，考虑到梦金园在共同侵权行为中作用相对较小，将梦园金店赔偿数额酌定为4万元。

综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二、三项、第六十三条第一、三款，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，判决：①京祥银公司、老京祥公司立即停止侵害梦祥银公司第8697691号“梦祥银”注册商标专用权的行为，梦园金店（经营者李超）立即停止侵害梦祥银公司第3114152号“梦祥”、8697691号“梦祥银”注册商标专用权的行为;②郑州京祥银首饰有限公司、老京祥公司立即停止虚假宣传的不正当竞争行为;③京祥银公司、老京祥公司于判决生效之日起十日内赔偿梦祥银公司经济损失二十万元;梦园金店（经营者李超）于判决生效之日起十日内赔偿梦祥银公司经济损失四万元;④驳回梦祥银公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22 800元，由梦祥银公司负担2 800元，京祥银公司负担8 000元，老京祥公司负担8 000元，梦园金店（经营者李超）负担4 000元。

二审法院认为：第一，关于京祥银公司是否侵犯了梦祥银公司注册商标专用权问题。判断是否构成侵犯注册商标专用权意义上的商标近似，不仅要比较相关商标在字形、读音、含义等整体外观上的近似与否，还应考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。京祥银公司的“京祥银”、“京祥”商标与梦祥银公司的“梦祥银”、“梦祥”商标两者字体外观的视觉效果相同、图形部分基本相同，且京祥银公司涉案商标均使用在第14类“银饰品”商品上。以相关公众的一般注意程度，在隔离状态下进行对比，在与梦祥银公司涉案商标均使用在银饰品的情况下，相关公众容易将两者混淆。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第二项，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为”之规定，京祥银公司使用的涉案商标与梦祥银公司的第3114152号“梦祥”、8697691号“梦祥银”注册商标近似，京祥银公司侵犯了梦祥银公司的注册商标专用权。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。根据上述法律规定，京祥银公司提出“被上诉人的使用行为并不是商标法规定保护的正常使用注册商标行为，没有侵犯被上诉人商标权”的上诉理由不能成立，法院不予支持。

第二，京祥银公司是否存在虚假宣传的不正当竞争行为问题。2010年12月28日，梦祥银公司的“梦祥”商标被河南省工商行政管理局认定为河南省著名商标（有效期三年）;2014年9月4日，国家工商行政管理总局商标局商标驰字〔2014〕72号《关于认定“梦祥及图”商标为驰名商标的批复》认定梦祥银公司在第14类银饰品商品上的“梦祥”商标为驰名商标;2015年12月31日，河南省工商行政管理局豫著标新字〔2015〕714号《关于认定“梦祥银MYSHINE”商标为著名商标的决定》认定梦祥银公司在第14类银饰品、银制工艺品、珠宝上的“梦祥银”商标为河南省著名商标。京祥银公司与夢祥银公司经营场所同属一个商场，住所地均在郑州市辖区，京祥银公司应当知道梦祥银公司其商标相关权益及行业知名度，在与梦祥银公司并无关联情况下，京祥银公司在所属相关网页中使用“梦祥银银饰批发加盟请找郑州京强珠宝销售有限公司（老京祥）”宣传语等与事实不符的信息，违反诚实信用原则，属于虚假宣传，容易导致相关公众产生误解。虽然京祥银公司对该公证的事实提出异议，但是未提交足够证据予以否定。依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德”;第五条，“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”;第九条，“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”之规定。京祥银公司的行为构成不正当竞争，应当承担相应民事责任。梦祥银公司在本案一审时，即请求判令京祥银公司停止侵权，一审法院据实作出判决并无不当。并未超出诉讼请求。综上，京祥银公司提出的一审判决超出诉请，其没有虚假宣传行为的上诉理由不能成立，法院不予支持。

第三，判决数额是否适当问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款、第三款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万以下的赔偿。京祥银公司侵权是本案发生的主要原因，依据以上规定，梦祥银公司为维权支付的费用理应由京祥银公司负担。至于京祥银公司提出律师费及诉讼费分担不合理的问题，由于京祥银公司侵权是本案发生的主要原因，由此产生的律师费、公证费应当由京祥银公司承担，诉讼费用也应承担较大的份额。一审法院综合考虑涉诉商标的知名度和影响力，侵权行为的性质、情节、经营规模、经营时间及梦祥银公司为制止侵权所支出的合理费用等因素，将京祥银公司、老京祥公司赔偿数额酌定为20万元并无不当。

综上所述，京祥银公司的上诉请求不能成立，应予驳回;一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4 300元，由郑州京祥银首饰有限公司负担。

3 案例解析

本案例是对利用商标的相似性和虚假宣传傍名牌谋取不正当利益的违法行为的审判。一般的傍名牌行为都是利用非注册商标近似注册商标，或者假冒注册商标，本案的特殊性在于以注册商标近似注册商标，被侵权的两个商标均在第14类商品使用，侵权的锁型商标核准使用在第14类商品，侵权的艺术字型商标核准在第35类服务使用。侵权人在商标使用过程中，故意把两个与知名商标近似的商标都用在相同的商品上，并在营销活动中刻意做混淆宣传。就其傍名牌的虚假宣传行为，对知名商标来说是侵权，对消费者来说是欺诈。[1]

不言而喻，在后的商标也是经过商标局相似性审查的，在前的商标于2003年注册，2013年续展，在后的商标于2014年注册，在后的商标注册时间与在前的商标续展时间相差只有一年，为什么审查相似性的时候没有发现？这说明注册商标的相似性审查存在制度性或者是技术性漏洞。对于商标相似度的审查，还没有详细的量化的专业性标准，还是经验性的描述，所以会出现因人而异，不同的审查者会得出不同的结论，造成实践中的混乱。[2]对商标的相似度判断需要增加技术含量，或者，以团体中相当多数人的意见作为判断的依据。

傍名牌的违法行为在现实中很常见，有的名牌被众多违法者各种各样地仿照，使消费者防不胜防，难辨真伪。这种违法行为在侵害商标专用权的同时也严重侵害了消费者的利益，社会危害性很大，必须严厉制裁。对于这种行为，商标所有人依据《商标法》，可以向法院起诉请求赔偿，也可以向执法部门投诉要求处罚违法者，消费者依据《消费者权益保护法》，基于消费事实，也可以投诉、举报和诉讼。

本案例发现侵权行为的起始时间是2015年，起诉时间是2016年，一审判决是2017年，二审判决是2018年，历时4年，期间需要证据公证提存等环节，调解和鉴定的时间都需要排除在审限之外。可见，知识产权的诉讼保护比较复杂，相对于其他民事纠纷，案件的审理周期比较长。

商标侵权的类型主要有：依据侵权主体，可分为使用者侵权、销售者侵权和印制者侵权;依据侵权方式，可分为假冒和近似，在相同商品上使用和在类似商品上使用。对于近似商标，如前所述，还没有严格的量化标准，还只是经验感觉的标准，即“足以造成普通人误认”，因此，往往在是否相似的问题上产生争议，一方说相似，另一方说不相似。商标相似性的比对有待提升标准化水平。

对注册商标提起无效宣告申请，也是注册商标权保护的途径之一。《商标法》列专章对这一问题进行了规定，任何人在任何时候都可以对注册商标提出异议。对于宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。

另一个值得注意的问题是，二审法院认为，对案件发生负有主要责任的被告，应当承担原告支出的律师费、公证费。对于案件胜诉方的律师费是否应该由败诉方承担，各个法院判决不一，但是对于知识产权侵权类案件，由于案情复杂，专业性强，聘请律师和公证证据都是十分必要的，所以，在知识产权案件中这两项费用由败诉方承担应该成为明确的司法制度。

4 河南法院系统审理知识产权案件概况

近年来从最高决策层到最高法院，对知识产权审判都非常重视，中央要求对知识产权侵权建立惩罚性赔偿制度。2019年1月1日，最高人民法院知识产权法庭成立，主要审理知识产权民事和行政上诉案件。河南省高级人民法院在2008年成立了知识产权法庭，郑州市中级人民法院2012年成立。

河南两级法院知识产权法庭成立后案件一直居高不下，但是根据最高法院的要求，知识产权案件没有单独编制案件号，与其他民事、行政、刑事案件混合在一起编号，所以给案件统计带来困难。从判决书的编号可以发现，郑州市中级人民法院2015年之前的知識产权案件是单独编号的，到2016年又混编了，而河南省高级人民法院一直是混编的。根据最高法院的最新要求，2019年3月1日起，所有法院的知识产权案件单独编号，并区分民事、行政和刑事，这对案件的统计是重大利好。

2018年，河南全省法院共受理一审知识产权民事、刑事和行政案件8 628件，同比增长33.4%，结案7 677件，同比增长20%，结案率88.9%;二审知识产权民事、刑事和行政案件896件，同比增长238%，结案822件，同比增长254%，结案率91.7%。在受理的一审案件中，著作权类案件2 378件，专利权类案件1 302件，商标权类案件3 749件，不正当竞争案件889件，其他知识产权纠纷310件。截止2019年8月，省高院新收二审案件665件，其中663件民事，2件刑事。以上数据显示，河南省知识产权案件受理的数量增长明显，二审增长更多，2018年上诉率十分之一强。对各种类型的案件进行比较，商标权类案件最多，说明现实中的商标使用管理有待加强，也说明商标类案件司法救济比较有效。

参考文献：

[1] 曾心怡.商标侵权认定中的“混淆性”研究[J].法制与社会，2018（09）.