专利临时保护制度“后续实施行为”的定性分析

李彦林

摘 要：我国发明专利实行“早期公开，延迟审查”制度，发明专利的申请的程序，首先，发明专利人向国家知识产权局提出申请，其次，国家知识产权局初步审查，再次，发明专利自申请日或者优先权日满18个月公布，然后，进入实质审查程序，最后，进行授权，由国家知识产权局发出授予通知书。专利临时保护制度就是基于公布至授权的这个阶段而产生，这个阶段内，申请人可以要求实施该项发明专利内容的实施人支付合理费用，专利临时保护制度的目的在于，在于调整申请人与第三人的利益平衡，一方面，该制度保护了申请人的利益，申请人可以要求实施者支付适当费用。另一方面，该制度规制了实施者的行为，自已可以明确知道自己实施行为是否会侵犯申请者的利益。本文中，针对最高院20号指导案例进行研究，后续实施行为（专利授权后的继续使用行为）是否构成侵权，是否为专利制度所保护，专利授权后，我认为，是否侵权，取决于发明专利临时保护期的实施行为和后续售后行为的性质。

关键词：发明专利;临时保护;权利用尽

1引言

在我国，发明专利申请公布后到授予前，申请人并不享有专利权，仅仅享有临时保护期内向实施人支付适当费用的权力，我国现行的专利制度，法律条文表述过于宽泛，立法条文也不够细致，我国专利临时保护制度过于抽象。[1]2016年4月1日生效《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律问题若干问题的解释（二）》第18条第三款的规定：“利用已经公布的申请专利的发明，在临时保护期完成制造的产品，专利授权后对该产品进行使用、销售、转销售的，不构成侵权。”对此，学者们对于该问题的解释，存有较大争议，反对的声音也此起彼伏。[2]同时，也没有专门的对于后续实施行为性质认定的其他问题的解释。

2、最人民法院20号指导案例简介

深圳市斯瑞曼精细化工有限公司（此处简称“A”）起诉深圳市坑梓自来水有限公司（此处简称“B”）、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司（此处简称“C”）Q侵犯发明专利纠纷案。A公司与2006年1月19日向国家知识产权局申请发明专利，此专利2006年7月19日公开，2009年1月2日年授权，该发明名称“制备高纯度二氧化氯的方法和设备”。2008年10月20日，“B”与“C”签订了《购销合同》关于“B”向“C”购买康泰蓝二氧化氯发生器一套，同时，“C”为“B”提供安装、调试、维修、等技术支持和售后服务。“A”向广东省深圳市中级人民法院起诉称：自己拥有的其发明名称“制备高纯度二氧化氯的设备”的涉案发明专利，“C”生产、销售和“B”使用的二氧化氯生产设备落入其发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权，并且赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。

深圳中院认为，认为“A”发明专利申请被授予专利权后，“B”和“C”未经“A”的许可，以生产经营为目的使用侵犯涉案发明专利权的产品“二氧化氯生产设备”行为侵犯了“A”的上述发明专利权。因此，深圳中院于2010年1月6日判决两被告“B”和“C”侵犯了原告“A”的专利权。两被告上诉，广东省高院于2010年11月15作出民事判决：驳回上诉维持原判。

“B”不服二审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院提审了此案，最高人民法院认为“A”在本案件中没有提出要求支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求，所以本案的争议焦点“C”在涉案发明专利授权后，自己使用其在涉案发明专利临时保护期内向“B”购买的被诉专利侵权产品是否侵犯涉案发明专利权，“C”在涉案发明专利授权后，为“B”使用被诉专利侵权产品提供售后服务的行为，是否侵犯了涉案发明专利权。最高法院所持有的观点认为：专利制度的设计目的是“以公开换保护”，并且是在授权之后才能请求予以保护。在公开到授权之间，该制度为发明专利申请提供的是临时保护，在此期间实施相关发明，并不为专利法所禁止的行为，同样也应当允许实施发明得到的产品在此期间之后的后续实施行为，但申请人在获得专利权后，有权利要求在临时保护期内实施其发明者支付合理费用。因为专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造的产品，产品的后续实施也不构成侵权。否则就为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护，违背了专利制度的立法初衷。本案中“C”在涉案发明专利临时保护期内销售被诉侵权产品，不为专利法所禁止，后续“B”使用所购买的被诉专利侵权产品，应当得到允许。因此，“B”的后续使用行为不构成侵权。

3.后续实施行为的定性

在临时保护期内，未经许可制造专利产品，在专利获得授权后，使用，销售，许诺销售在临时保护期内未经许可制造的专利产品的行为，前述行为受专利法13条的规制。[3]而在上述案件中，被告“C”在临时保护期内购买了涉案专利产品，该使用行为持续到了授权之后，这就是本文所要研究的后续实施行为。

3.1后续实施行为的法律性质

后续实施行为法律性质的确定，首先，我们要对行为对象的性质加以明确，行为對象是否专利法所允许的产品。由于知识产权并不会伴随着知识产权产品的所有权发生转移，为平衡两者的利益冲突，出现了权利用尽理论，知识产权所保护的产品，通过合法渠道流通市场，专利权人丧失了该产品赋予的权利用尽。[4]

专利法69条规定了第一款规定了专利产品经专利权人许可，使用，销售，许诺销售，进口该产品的，这些行为不视为侵权。这里，我们可以这样理解，如果后续实施行为的产品被认为是经过专利权人许可从而售出的产品，我们就可以认定后续实施行为不构成侵权，而客体的性质决定着临时保护期内制造、销售、使用产品的行为性质，按照前述理解，我们可以先假定临时保护期内的实施行为是效力待定的行为，当专利被授权后，该实施行为即被否定，所以，这也是专利权人要求实施者支付适当费用的法理基础所在，所以该实施行为所产生的专利产品是被专利法所视为侵权的产品，不属于被专利权人许可所生产或者许可出售的产品。专利权人依据《专利法》13条之规定，向实施者收取合理费用后，该实施者生产的产品变为经过专利权人所许可的产品，该产品的后续实施行为适用权利用尽理论，专利权人也无权禁止该行为。[5]

所以，我们可以这样认为，专利被授权后，后续实施行为必须要经过专利权人同意，否则，构成侵权。但是，如果专利权人向实施者要求支付适当的合理费用后，该产品被视为经过专利权人许可，该产品的后续使用、销售行为适用于权利用尽理论。

3.2斯瑞曼案中跨临时保护期的售后服务的定性

上述案件中，被告“C”向“B”出售专利产品，而且还为“B”提供维修、维护的售后服务，该服务一直持续到专利授权之后，最高人民法院认为，因为专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为，则专利授权前制造的产品，产品的后续实施行为也不构成侵权。

[6]我认为这存在两个问题，第一，专利临时保护期内产品的法律性质，它真的不为专利法所禁止吗？如果不为专利法所禁止，专利权的保护期限的规定应该从申请日改变为授权日。对于此问题，我在上述的分析中已经给出答案。第二，产品不为专利法所禁止一定就可以推出售后服务行为不构成侵权吗？这里我们着重讨论第二个问题，售后服务行为的边界在哪？专利产品合法的投入市场，使用人可以依据权利用尽原则对其产品进行使用和修理，但不可对该专利产品进行再造行为。我们可以得出，合法的产品都有可能因为维修造成对专利权人的侵权，更何况，上述案件的专利产品并非合法专利产品，根据专利法的规定，在专利授权后，任何人不得未经专利权人许可，不得以生产经营为目的，制造专利产品或使用专利方法。本案中，该发明名称“制备高纯度二氧化氯的方法和设备”是一种方法发明，该方法与设备受专利法所保护，“B”使用该设备，一段时间后，必然设备会出现老化，产品本身的水处理效果会出现减损，因此，“C”为“B”提供的售后的服务行为，不能一概认定不构成侵权，要根据具体情况分析处理。售后服务构成再造侵权，否则，售后服务行为符合权利用尽理论。[7]

4.专利产品合法修理、非法再造问题的思考

什么样的售后行为属于合法的修理行为？什么样的是售后行为属于非法的再造行为，对于二者的区分，我们应该考虑哪些因素？

首先，我们区分的首要标准要权利用尽理论为前提，权利用尽理论为了促进专利产品在市场上的流通，也保障产品所有权人的利益为目的。我认为，修理的目的在于延长产品的寿命，保证产品的统一和完整，不应该将这种修理的行为认定再造行为。而再造行为的产品已经不是原有意义上的产品，依据专利产品报废后进行加工的，这种行为属于制造另一个专利产品的行为，属于专利产品的再造行为。

其次，平衡专利权人与所有人之间的利益，专利权人通过出售专利产品，从而获得对价利益的权能。专利产品出现故障或者部分消耗时，所有人对专利产品进行加工、更换属于修理的范围。如果仅仅因为消耗部分导致产品无法使用，显然有失公平。如果在产品使用寿命终结后，又以使用的目的对产品进行加工，当然就属于专利产品的再造行为。

最后，专利制度赋予专利权人垄断权，也是为了鼓励发明创造，还有就是促进产品竞争以及科学技术进步。所以，在进行修理、再造行为的认定的行为的同时，考虑到也要保证市场的良性竞争。如果单纯从保护专利权人的利益出发，就很容易从客观上将修理行为定性为再造行为，虽然鼓励了发明创造，但却极容易带来商品的垄断行为。对于规模庞大的企业，占据了绝大多数的知识产品，成为其保持自身优势的工具。对于中小型企业而言，由于无法与大型企业竞争，导致只能中小企业生存空间过度压缩，只能为大型企业提供相关的配套服务。大型企业凭借专利权垄断市场，市场将会失去应有的良性竞争，商品经济的基石也会出现动摇。

上述斯瑞曼公司发明专利纠纷案中，对于专利产品售后服务的性质认定也要考虑以上相关因素来进行界定。

[参考文献]

[1]赵瑜.发明专利临时保护制度适用研究[D].西南政法大学，2019.

[2]余佳珈.专利法上的临时保护期制度[D].西南政法大学，2019.

[3]李旭亮.论我国专利临时保护制度的完善[D].贵州大学，2017.

[4]李兆岭.浅析专利技术获得临时保护的形式条件和實体条件[J].中国发明与专利，2015（12）：74-76.

[5]梁栋国，瞿静.专利临时保护司法现状以及临时保护范围和适当费用的确定[C].中华全国专利代理人协会.2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集.中华全国专利代理人协会：中华全国专利代理人协会，2015：409-418.

[6]章卫明.发明专利临时保护的时效性与最高法院指导案例第20号裁判商榷[J].中国律师，2015（04）：72-73.

[7]杨明.从最高人民法院第20号指导案例看发明专利的临时保护制度[J].北京仲裁，2013（04）：41-56.

本文系：青海民族大学创新项目，项目名称：专利临时保护制度“后续实施行为”的定性分析，项目编号：JM2018360131

（作者单位：青海民族大学法学院，青海 西宁 810007）