对实用新型实质条件改革的思考

管荣齐

对实用新型实质条件改革的思考

管荣齐

内容提要：当前我国实用新型量大质次问题依然突出，面对创新驱动发展战略的新要求，必须在实质条件的设置和审查上全面深化改革。世界上典型国家实用新型实质条件的设置和审查模式，虽因受到其本国国情的制约而具有一定个性，但总在适应科技发展水平与实用新型数量之间的变化规律。我国也不应例外，即使较低的创造性和不完全的实质条件审查广受诟病，我国实用新型实质条件的改革还是应当立足现状、着眼未来，致力于降低新颖性标准、改善创造性和实用性、细化实质条件审查。

实用新型 实质条件 改革

实用新型实质条件的设置和审查，关系到实用新型质量的高低和实用新型制度的存亡。我国正在加快实施创新驱动发展战略，需要实用新型制度更加充分地发挥作用，同时面临实用新型量大质次问题的进一步考验，因而应当在深刻吸取典型国家经验教训的基础上，全面深化实用新型实质条件改革。

一、改革背景：新要求和老问题

（一）创新驱动发展战略提出新的要求

当前我国实施的创新驱动发展战略主要有两层含义，①胡伟武：《如何克服科技与经济“两张皮”》，载《光明日报》2012年12月13日，第16 版。相应地提出了两个方面的新要求。（1）发展的驱动力是创新而不是其它，要求进一步鼓励和保护创新。创新的核心是科技创新，②习近平：《加快实施创新驱动发展战略》，载《经济参考报》2014年8月19日，第3版。依据创新程度分为重大科技创新和中小微科技创新，其中中小微科技创新数量众多，其主体一般是中小微企业或个人。就推动社会经济技术进步而言，众多的中小微科技创新，不亚于有限的重大科技创新；但就鼓励和保护而言，中小微科技创新势单力薄，容易被忽视，因而应当加大力度。（2）创新的目的是驱动发展而不是其它，要求更加注重创新成果的质量。影响科技创新成果质量的因素主要是其新颖性、创造性和实用性（即实质条件），其中，新颖性要求科技创新成果与现有技术不同，创造性要求科技创新成果与现有技术不同的程度要达到一定高度，实用性要求科技创新成果能够在产业上应用。中小微科技创新成果的质量问题，主要表现为其实质条件问题。

创新驱动发展战略所提出的新要求，为我国实用新型实质条件改革确立了新目标。实用新型旨在保护中小微科技创新，其实质条件包括两个方面：一是实质条件的设置，即新颖性、创造性、实用性的高低，关系到实用新型的内在质量和保护深度；二是实质条件的审查，即是否及如何进行新颖性、创造性、实用性的审查，关系到实用新型的授权质量和保护速度。实用新型质量有内外之分，其中内在质量是指实用新型所包含的社会经济技术价值大小，外在质量主要是授权质量，即实用新型对授权标准的符合程度。③朱雪忠、万小丽：《竞争力视角下的专利质量界定》，载《知识产权》2009年第4期。实用新型的保护长度、保护宽度、保护深度和保护速度是实用新型保护的四个维度，其中保护长度即实用新型的有效期限，保护宽度即实用新型的客体范围，保护深度是指实用新型的社会经济技术价值基准，保护速度是指实用新型获得授权的快慢。创新驱动发展战略要求加强中小微科技创新（实用新型）的保护，在保护长度、保护宽度不变的情况下，需要增加保护深度和保护速度，为此应当降低实用新型实质条件，简化实用新型实质审查；创新驱动发展战略还要求提高中小微科技创新（实用新型）的质量，为此应当提升实用新型实质条件，加强实用新型实质审查。这两个目标显然存在矛盾，因而必须在实用新型实质条件的设置和审查上深化改革。

（二）实用新型量大质次问题依然突出

国家知识产权局曾于2005—2008年就实用新型制度组织系列专项课题研究，研究对象和内容涵盖中外比较、客体范围、授权标准、审查模式等，④贺化：《中国知识产权年鉴》，知识产权出版社2006-2009各年版本，“学术成果”部分。当时的背景是：我国实用新型量大质次的问题日益突出，反对甚至否定实用新型之声不绝于耳。这些课题研究成果，多数已经反映在其后我国《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》的修改中。经过2008年的《专利法》修改，实用新型与发明专利一同实行绝对新颖性标准，提高了实用新型的实质条件；允许同一申请人就同样的发明创造同时申请实用新型和发明专利，以实用新型弥补了发明专利申请临时保护措施的不足。⑤《专利法》第9条、第22条，2008年。2010年我国《专利法实施细则》的修改：适当扩大实用新型申请的初步审查范围，增加明显新颖性缺陷、明显实用性缺陷审查，⑥《专利法实施细则》第44条，2010年。提高了实用新型的授权质量。2013年我国《专利审查指南》的修改：允许以检索获得的对比文件来审查实用新型申请的新颖性，⑦《专利审查指南》第一部分第二章第11节，2014年。提高了实用新型的授权质量。

我国实用新型制度虽然经过上述修改得到了“适合我国现阶段国情”的评价，但实用新型量大质次的问题依然比较突出，且有升级之势。究其根源，内因在于实用新型制度本身，主要是实用新型实质条件调整过度，如：新颖性标准过高，审查模式过于死板。外因则是相关政策和国情，主要表现在三个方面：（1）中央和地方为了推进科技创新，对自主知识产权给予一定财政补贴、税收优惠，由于实用新型无需实审、授权较快，因而受到广泛青睐，其申请量连年持续增长；（2）我国实用新型总量已经占到全世界的80%以上，但人均值仍远低于德日韩等国，且我国科技水平尚处于快速上升期，因而实用新型申请量还将继续高速增长；（3）我国实用新型被宣告无效的比例极低，且呈逐年明显下降趋势，⑧国家知识产权局：《中国实用新型专利制度发展状况》，载《中国知识产权报》2012年12月21日，第5版。但由于绝对数较大，仍然给人一种垃圾泛滥的印象。如果紧密结合国情而减弱甚至消除造成实用新型数量增长的政策因素，并深刻吸取其他国家调整实用新型实质条件的经验教训，且准确把握科技发展水平与实用新型数量之间的变化规律，就不会对我国目前实用新型数量巨大而过分担忧，反而会对我国将来实用新型数量下滑未雨绸缪，从而预先研究和修正调整过度的实用新型实质条件。

二、改革经验：典型模式比较分析

目前世界上实行实用新型制度的国家和地区有近60个，⑨WIPO. Where can Utility Models be Acquired? http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm. 2015-02-10.以实用新型实质条件的设置高低和审查与否作为划分标准，除我国以外，比较典型的主要有以下五种模式：

（一）法国模式

根据法国《知识产权法典》的有关规定，实用新型实质条件与发明专利相同，但不进行实质审查。在法国，一项专利申请通过形式审查以后，可以选择就此终止审查程序而获得实用新型证书，也可以选择申请进入实质审查而获取发明专利证书，但实质条件要求是完全相同的，其中新颖性实行世界地域标准即绝对新颖性标准，要求所涉及的技术方案没有在世界任何地方以任何方式公开过。⑩Code de la proprié té intellectuelle. Article L611-2, L611-10, L611-11, L611-14, L611-15. 2014.法国实用新型实质条件的设置和审查模式，目前在世界上独树一帜。

法国模式是建立在三个前提之上的：（1）实用新型的客体范围与发明专利相同，比绝大多数国家和地区的大；（2）实用新型证书不影响发明专利证书的获得，较好地解决了发明专利申请临时保护问题；（3）实用新型证书的获得实行形式审查制，不进行任何实质审查。⑪Code de la proprié té intellectuelle. Article L612-15, L612-21. 2014.这在一定程度上释放了实用新型申请的热情，但由于实质条件过高，实用新型的申请量多年来一直在低位徘徊。根据世界知识产权组织（WIPO）的统计数据，法国2011—2013年实用新型的申请量分别为506、428、480件。⑫WIPO. Statistical Country Profiles: France. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=FR. 2015-02-10.

法国实用新型制度对于中小微科技创新的保护，还不及没有实用新型制度的美国。美国发明专利的新颖性至今仍然坚守相对新颖性标准，只要所涉及的技术方案没有在世界范围内公开出版过、没有在本国范围内以使用或其它方式公开过即可。⑬United States Code Title 35-Patents. Article 102. 2014.⑭ 日本《实用新案法》第3条，第14条，2011；《特许法》第29条，2011。这虽然看似降低了发明专利的质量，但有利于技术引进和中小微科技创新的保护。如果将绝对新颖性标准以下、相对新颖性标准以上的中小微科技创新视为实用新型客体的话，那么可以视为美国建有类似于法国的实用新型制度。

（二）日本模式

日本是世界上第二个正式建立实用新型制度的国家，于1905年在《特许法》之外制定了专门的《实用新案法》。在日本，实用新型的新颖性、实用性与发明专利相同，但创造性低于发明专利，且不进行实质审查。其中，实用新型的新颖性实行绝对新颖性标准，实用新型与发明专利的创造性差别在于得到技术方案的难度是极其轻易（exceedingly easy）还是轻易（easily）。⑭日本《实用新案法》第3条，第14条，2011；《特许法》第29条，2011。目前世界上采用日本模式的国家有意大利、西班牙、捷克、澳大利亚、奥地利等。

日本实用新型实质条件比法国低，但申请环境未必较法国宽松，其原因有二：（1）日本实用新型客体范围比法国小，仅限于具有一定形状、构造或其结合的发明创造；（2）日本实用新型转换为发明专利有很多限制条件，不如法国方便。⑮日本《实用新案法》第3条，第10条，2011；《特许法》第46条，2011。尽管如此，由于日本具有学习—模仿、借鉴—改进欧美先进科技并以实用新型加以保护的历史传统和强烈意识，且其《实用新案法》经过了1993年和2004年的修改，极大地改善了实用新型申请环境，因而日本实用新型的申请量近20多年来处于高位平稳下滑的态势。

日本实用新型申请量下滑的主要症结之一，在于实用新型的实质条件暨新颖性要求偏高。日本《实用新案法》修改的1993年和2004年，日本实用新型申请量在当年都有一个明显攀升之后马上重新进入下滑通道。⑯WIPO. Statistical Country Profiles: Japan. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=JP. 2015-02-10.就改善实用新型申请环境而言，日本至今仍未做出重大调整的只剩下实质条件和客体范围。

（三）韩国模式

韩国实用新型的立法模式、实质条件与日本类似，但审查制度不同。韩国于1961年在《专利法》之外建立了专门的《实用新型法》。在韩国，实用新型的新颖性、实用性与发明专利相同，创造性低于发明专利，但进行实质审查。其中，实用新型的新颖性实行绝对新颖性标准，实用新型与发明专利的创造性差别在于得到技术方案的难度状态是轻易地已经做到（easily have been made）还是轻易地能够做到（easily be made）。⑰Utility Model Act. Article 4. 2013; Patent Act. Article 29. 2013.目前世界上巴西等国采用韩国模式。

韩国实用新型实质条件的审查模式经历过反复调整。其实，最初日本（1905年）和韩国（1961年）实用新型都实行实质审查制，后来日本于1993年、韩国于1999年改为注册制（形式审查制），但韩国于2006年在加大优先审查范围和力度的情况下又改回到实质审查制。⑱杨平：《日本实用新型制度的历史及变革》，载《中国发明与专利》2008年第9期；周璠：《韩国实用新型制度的变革》，载《中国发明与专利》2008年第10期。韩国实用新型实质审查制的主要目的在于提高授权质量，但牺牲了授权速度和申请环境。从WIPO统计数据来看，韩国实用新型2006年以后的年均申请量仅为2000—2006年间的1/3左右，且还在逐年下滑。⑲WIPO. Statistical Country Profiles: Republic of Korea. http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KR. 2015-02-10.

韩国实用新型实质审查制所带来的质量提高和数量下滑，从长远来看不利于其社会经济技术进步。韩国总体科技水平尚不及美德法英日等国，还需要引进、借鉴这些国家的原始科技创新，并保护由原始科技创新衍生出的中小微科技创新。即便是德国、日本等国，也仍在尽力改善实用新型申请环境，以保护中小微科技创新。世界各国实用新型发展的历史证明，实用新型申请量随着科技水平的提高有一个加速下滑的趋势，实用新型实质条件的设置和审查应当有利于改善实用新型申请环境。

（四）德国模式

德国是世界上第一个正式建立实用新型制度的国家，于1891年在《专利法》之外制定了专门的《实用新型法》。在德国，实用性与发明专利相同，但新颖性、创造性低于发明专利，且不进行实质审查。其中，实用新型的新颖性实行相对新颖性标准，创造性要求技术方案中包含较低标准的“创造性步骤”（erfinderischen Schritt）而非更高标准的“创造性活动”（erfinderischen Tätigkeit）。⑳Gebrauchsmustergesetz. §1, 2, 3, 8. 2013; Patentgesetz. §1, 3, 5. 2013.目前世界上匈牙利等国采用德国模式。

与法国、日本、韩国相比，德国实用新型实质条件最大的不同是其低于发明专利的相对新颖性标准。这具有两个方面的含义和作用：（1）德国实用新型的新颖性要求低于发明专利，有利于吸收和引进在国外尚未书面记载而只以口头、使用或其它方式公开的科技创新成果；（2）德国实用新型的新颖性实行相对新颖性标准，有利于保护相对新颖性标准以上、绝对新颖性标准以下的中小微科技创新成果。总之，德国实用新型较低的新颖性拓宽了科技创新成果的实用新型保护范围。

德国实用新型实质条件的设置和审查模式，自1891年以来历经《实用新型法》十多次修改而基本保持不变。德国实用新型客体范围最初同日本、韩国一样，限于具有一定形状、构造或其结合的发明创造，但《实用新型法》在1990年修改以后，实用新型客体范围扩大至除方法以外的所有“发明”（Erfindungen）；在1986年修改时，在优先权制度之外建立了期限灵活、完全独立的岔路申请（branch application）制度，同一技术方案依此可以同时获得发明专利、实用新型两种权利保护。㉑Gebrauchsmustergesetz. §1, 5. 2013.

（五）俄罗斯模式

根据俄罗斯联邦《民法典》“知识产权篇”的有关规定，实用新型的新颖性、实用性与发明专利相同，但创造性没有要求，且不进行实质审查，其中实用新型的新颖性实行绝对新颖性标准。㉒Гражданский кодекс Российской Ф едерации. Статья 1350, 1351, 1390. 2014.目前世界上采用俄罗斯模式的国家，有乌克兰、土耳其、白俄罗斯、菲律宾、墨西哥等。

与法国、日本、韩国、德国相比，俄罗斯实用新型实质条件最大的不同在于没有创造性要求。法国实用新型实质条件与发明专利相同，其创造性要求不低于发明专利自不必说；日本、韩国、德国实用新型的创造性虽然低于发明专利，但仍有最低要求（创造性底线）。俄罗斯实用新型没有创造性底线，即所有不同于现有技术的技术方案都可以获得实用新型保护。其结果有二：（1）实用新型申请环境较为宽松，推动申请量持续增长；（2）实用新型质量较低，限制了社会公众对技术方案的实施。

俄罗斯目前处于科技水平不高的阶段，没有创造性底线的实用新型制度契合其国情。前面已经述及，一国科技水平与实用新型申请量之间是二元二次函数关系（开口向下的抛物线），在科技水平不高时，实用新型申请量增长缓慢，实用新型实质条件将会尽可能放低要求；随着科技水平的提高，实用新型申请量加速上升，实用新型质量问题凸显，将会在国内外压力（主要是国外压力）之下有所提高；但当科技水平发展到一定阶段，实用新型申请量不升反降并加速下滑，实用新型实质条件将会在国内外压力（主要是国内压力）之下有所降低。

三、改革方案：现状及其完善

（一）我国实用新型实质条件的现状

我国实用新型的立法模式与法国、俄罗斯类似，但实质条件的设置和审查模式与日本近似。我国实用新型制度与发明专利制度一并规定在专利法中，实用新型的新颖性与发明专利相同，实行绝对新颖性标准；实用新型的创造性低于发明专利，具有“实质性特点和进步”两方面含义；实用新型的实用性与发明专利相同，具有“能够制造或者使用”和“能够产生积极效果”两方面含义；实用新型的授权实行初步审查制，包括新颖性审查、实用性审查而不包括创造性审查。①2008年《专利法》第22条、第40条；2010年《专利法实施细则》第44条；国家知识产权局：2014年《专利审查指南》，第一部分第二章。

我国实用新型实质条件不低于多数国家。新颖性采用绝对新颖性标准，②国家知识产权局：《中国实用新型专利制度发展状况》，载《中国知识产权报》2012年12月21日，第5版。虽然有利于保证实用新型的质量，但不利于鼓励和保护中小微科技创新；创造性低于发明专利，虽然看似高于日、韩、德等大多数国家，但实质上与这些国家大体一致，基本上适合我国国情；实用性高于其他国家，虽然较高的实用性是实用新型的应有之义，但与国际主流做法和国际趋势不符；③管荣齐：《中国专利创造性条件的改进建议》，载《法学论坛》2012年第3期。初步审查制虽比韩国、巴西等国的实质审查制宽松一些，但比法、日、德、俄等绝大多数国家所采用的形式审查制要严格得多。

我国实用新型实质条件中，目前广受诟病的主要有两点：（1）实用新型的创造性过低。实质上，我国实用新型的创造性要求并不低，只是因为在创造性判断中掺入了技术效果因素，在一定程度上降低了实用新型的创造性。④管荣齐著：《发明专利的创造性》，知识产权出版社2012年版，第128-140页。（2）实用新型不经实质审查就获得授权。实质上，我国实用新型所实行的初步审查制比绝大多数国家所采用的形式审查制要严格得多，只是因为在2013年以前不允许使用检索手段，⑤国家知识产权局令第67号：《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》第1条，2013年9月16日。造成实用新型的明显实质性缺陷审查形同虚设，但这已经成为历史。

（二）我国实用新型实质条件的完善

1. 降低新颖性标准

实用新型的新颖性由绝对新颖性标准调整为相对新颖性标准。我国《专利法》第22条第5款应修改为：“本法所称现有技术，是指申请日以前，该发明在国内外为公众所知的技术，该实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。”我国《专利审查指南》第二部分第三章第2.1节第1段应修改为：“现有技术是指申请日以前，发明在国内外为公众所知的技术，实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。发明的现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”

实用新型的新颖性调整为相对新颖性标准以后，由现有技术范围缩小进而影响到：以现有技术确定其技术水平的所属领域普通技术人员，以现有技术作为对比基准的创造性、实用性、技术效果、等同技术特征、现有技术抗辩，以所属领域普通技术人员作为判断主体的创造性、实用性、等同技术特征、专利权的保护范围、专利申请文件的撰写和修改等。这些影响带来正反两个方面的后果，其中正面后果是实用新型的技术效果变得更好，反面后果包括：实用新型所属领域普通技术人员的技术水平下降，创造性、实用性要求降低，等同技术特征减少，现有技术抗辩减弱，保护范围、申请文件的修改范围缩小，权利要求书、说明书的撰写要求提高。

2. 改善创造性和实用性

与发明专利创造性中“显著的进步”要求多余一样，实用新型创造性中“进步”要求也是不必要的。我国《专利法》第22条第3款应修改为：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点，该实用新型具有实质性特点。”我国《专利审查指南》应做出如下修改：第二部分第四章第2节内容部分删除文字“显著的进步”，删除第2.3节“显著的进步”，第3.1节第1段中删除文字“同时还应当审查发明是否具有显著的进步”，第3.2节前言部分删除文字“分别”、“和显著的进步的判断标准”，删除第3.2.2节“显著的进步的判断”；第四部分第六章第4节第三段中删除文字“和显著的进步”、“和进步”。

实用新型和发明专利的创造性判断中，“预料不到的技术效果”明显越位。有关“预料不到的技术效果”的地位和作用，规定在我国《专利审查指南》第二部分第四章第4.2-4.6节、第5.3节和第6.3节。总的修改建议是，在取得或产生“预料不到的技术效果”就直接认定为具有或符合创造性的内容中，增设“对所属领域普通技术人员来说非显而易见”的条件，即只有取得或产生“预料不到的技术效果”并“对所属领域普通技术人员来说非显而易见”时，才能做出具有或符合创造性的判断。

实用新型和发明的实用性中“能够产生积极效果”的要求，在其他国家和地区中没有类似规定，应当予以取消并相应修改有关规定。我国《专利法》第22条第4款修改为：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用。”我国《专利审查指南》做出如下修改：第一部分第二章第12节删除文字“而且该产品能够产生积极、有益的效果”；第二部分第五章第2节删除第1段中文字“并且能够产生积极效果”和最后1段，删除第3.2.6节“无积极效果”。①管荣齐：《我国专利实质条件的改进建议》，载《知识产权》2013年第10期。

3. 细化实质审查程序

除以下两种情形以外，实用新型申请需要经过形式审查、明显实质性缺陷审查后方可授权。其中，明显实质性缺陷包括新颖性缺陷、实用性缺陷，不包括创造性缺陷，创造性审查在实用新型的评价报告、无效审查时进行。实用新型的新颖性、创造性、实用性审查要求，同发明专利。

（1）在实用新型申请提交的同时（同一天），或者在实用新型申请提交后、进行明显实质性缺陷审查前，就同一发明创造主题提交了发明专利申请，只要发明专利申请没有被驳回、撤回、视为撤回或视为未提交，则实用新型申请只经过形式审查即可授权；若实用新型授权后，发明专利申请被驳回、撤回或视为撤回，则实用新型需要补充进行明显实质性缺陷审查。

（2）在实用新型申请提交的同时（同一天），或者在实用新型申请提交后、进行明显实质性缺陷审查前，提交了实用新型评价报告请求书，只要该评价报告请求书没有被视为未提交，则实用新型申请只经过形式审查即可授权；若实用新型授权后，该评价报告请求书没有被视为未提交，则实用新型需要补充进行明显实质性缺陷审查。

Under the outstanding problem that utility models in China at present have large-number and poor-quality， and the new requirements of the national strategy of Innovation-Driven-Development， the substantive conditions of utility model in China must be reformed comprehensively and deeply in their settingup and examination. The patterns to set up and exam the substantive conditions of utility model in typical nations in the world have their own features due to the limits of their national conditions， but always adapt to the change law between the level of technological development and the number of utility model. China should as well. Even if the lower creativity and the incomplete substantive examination of utility model were widely criticized， the reform of the substantive conditions of utility model should also base on the status quo， focus on the future. The concrete measures to reform the substantive conditions of utility model in china include lowering the standards of novelty， improving creativity and practicality， refi ning the examination to the substantive conditions of utility model.

utility model； substantive conditions； reform

管荣齐，天津工业大学文法学院副教授，中国社会科学院知识产权中心法学博士

本文为以下项目之部分成果：天津市科技发展战略研究计划项目“职务科技成果转化中利益分享法律问题研究”（批准号：14ZLZLZF00055）；天津市哲学社会科学规划项目“突发事件中的政府赔偿研究”（批准号：TJFX13-017）; 天津市哲学社会科学规划项目“刑法中的实行行为研究”（批准号：TJFX12-041）。