部分外观设计专利保护势在必行

刘迎春

金杜律师事务所，北京　100020



部分外观设计专利保护势在必行

刘迎春

金杜律师事务所，北京100020

文章指出无论是从经济全球化外国企业进入中国市场的需要，还是从中国国内自身发展的内部需要，抑或是国内企业走出国门到国外发展，都迫切需要对部分外观设计进行专利保护，部分外观设计专利保护势在必行。

外观设计专利；专利申请；部分外观设计

计，看似简单，但实际中不仅仅是在专利申请阶段而且在授权后的保护过程中都有很多复杂的情况出现。单就目前外观设计专利保护的客体而言，就有亟待完善之处。笔者曾经在2013年撰文，指出了我国外观设计专利保护的必然发展趋势[1]。令人鼓舞的是，当时指出的包含图形用户界面(GUI)的产品外观设计的专利保护已经实现，2014年3月12日发出的第六十八号国家知识产权局令[2]已经修改了《专利审查指南》，自2014年5月1日起对此类包含GUI的产品外观设计进行专利保护。然而遗憾的是，对于部分外观设计目前中国专利法仍然未能给予保护。而在实践中，对部分外观设计专利保护的要求越来越迫切。

一、部分外观设计专利保护是经济全球化外国企业进入中国市场的需要

先来看看国家知识产权局网站提供的多国发明专利审查信息查询服务平台[3]，了解一下与中国国家知识产权局合作交流多并且向中国申请比较多的国家和地区。从多国发明专利审查信息查询服务可以看到，通过该服务可以查询中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、美国专利商标局受理的发明专利审查信息。参照发明专利的情况，我们看一下除中国外的这几个国家和地区的部分外观设计专利的保护状况。

对于欧洲地区而言，欧洲专利局并不负责外观设计的保护，之前的欧盟内部市场协调局(OHIM)、自2016年3月23日起正式更名为欧盟知识产权局(EUIPO)负责外观设计专利的保护。从最初2002年的《欧盟理事会共同体外观设计条例》开始，欧盟知识产权局就对产品的全部和部分外观设计进行保护，目前在欧盟所有成员国内，无论是注册外观设计还是非注册外观设计，均保护部分外观设计。日本对于部分外观设计的保护更早，在1999年修改的《日本意匠法》中就进行了规定，部分外观设计的表现方式就是现在常见的将要求保护的部分用实线表示，其余部分用虚线表示，并且规定了此类部分外观设计优先权的特殊性，即部分外观设计专利申请只能要求部分外观设计的优先权。韩国2001年改法保护部分外观设计，也是在申请时须利用实线表示想保护的部位，虚线表示产品的其他的对比部分。《美国专利法》中对于外观设计的保护并没有规定产品必须是完整的，作为判例法国家，美国通过确定的判例开始对部分外观设计进行保护，也是用实线表示要保护的部分，用双点划线表示整个产品的外形。

就目前从我们收到的外国客户的外观设计专利申请来看，除了以上地区和国家，全球很多地区和国家都对部分外观设计进行保护。

问题来了。笔者所在的律师事务所有大批的外国客户。这些外国客户经常是在所在国家或者地区申请了外观设计专利之后，根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，在申请日的六个月内，又在中国进行外观设计专利申请，要求该在先外观设计申请的外国优先权。而很多外国客户的优先权文件涉及部分外观设计、或者相似外观设计中包含了一项或多项部分外观设计，这在其所在国或者地区是没有问题的。但在以此为优先权文本向中国国家知识产权局递交外观设计专利申请文件的过程中，就出现了问题。

由于目前我国未对部分外观设计进行专利保护，在要求外国优先权向国家知识产权局递交外观设计专利申请时，如果申请文件中涉及部分外观设计，外国客户面临两种选择：一种是删除申请文件中的虚线，另一种是将虚线改为实线。在新申请递交时，我们通常不为客户选择，在收到补正通知书后告知客户自行选择修改方式，也有外国客户经常向中国申请，事先就会告知选择哪种修改方式。前几天处理的新申请中，外国客户指示删除虚线，但是在其中一组图片删除虚线后，就变得和另外一组相似外观设计图片几乎无差别，只好将该组图片全部删除。

有一点毋容置疑，在很多情况下，客户会至少失去一部分之前想要全面保护的对象。因为整体外观设计保护的范围和力度都不能和部分外观设计保护相比。如果是部分外观设计，那么所有包含该部分外观设计的整个产品都是受到保护的，在将虚线改成实线之后，则只能保护实线所绘出的整个产品的整体外观设计。

随着经济全球化，各国企业非常青睐中国市场，一些企业的产品外观设计对企业而言非常重要，诸如汽车行业、手机行业、箱包行业的一些知名国际企业，想进入中国市场需要对企业自身产品的外观设计进行相应保护，如果能够为企业的外观设计提供与其所在国或者地区的局部外观设计一样的保护，则是这些大企业求之不得和一直期盼的。

二、部分外观设计专利保护是中国国内自身发展的内部需要

对于部分外观设计专利保护的需求，不仅仅是经济全球化所带来的来自于外国客户的需求，更重要的是中国国内自身发展的内部需要也是如此，而且国内内部需求也是来自方方面面的。

(一)国内产品细分细化需要保护部分外观设计

随着科技的进步和社会的发展，我们身边的产品被细分和细化，我们现在可以从某宝上买到差不多能想到的任何东西：捻纸或点钱时戴在单个手指上的指套，冬天保护脚后跟防止皲裂的滋润袜跟，套在单个或多个脚趾上的趾套，防止女士船鞋不跟脚而设计的各种材质和颜色的绑鞋带，套在筒状杯子上使用的防烫杯子把，等等。这些产品之前都被认为是产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的部分设计[4]，不能被授予部分外观设计专利。而今这些产品无处不在，创业者们脑洞大开，新鲜想法不断，满足了人们日常的各种需求。如果不对这类部分外观设计加以保护，必然会导致抄袭之风盛行，伤害创业者的创新积极性，恶化创业环境。就此而言，部分外观设计保护极为必要。

(二)部分外观设计能够提供比相似外观设计更有针对性的保护

现行《专利法》是1985年4月1日起施行并在2008年第三次修正后的。在第三修正过程中将涉及外观设计专利申请的单一性条款修改为：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出”[5]。

相似外观设计专利给予了专利权人比以前更多的保护，可以基于基本设计围绕设计构思中的核心设计进行其他一些小变动，在提出外观设计专利申请时一起提交，以防止授权后被其他人轻易地绕过。

貌似相似外观设计可以解决一些专利权人保护设计构思中的核心设计的一些问题，但是在《专利法实施细则》第35条[6]对相似外观设计进行了限制，要求“将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项”。显然对于想保护设计构思中的核心设计的专利权人而言，这又增加了两个障碍：一是这些设计必须是与基本设计相似的，即与基本设计相同或者实质相同；二是数量不能超过10项。

相似外观设计专利的保护内容和数量都被限制得比较死，如果能够保护部分外观设计，则相对于利用相似外观设计保护核心设计这种保护形式，保护力度和范围大大加强，并且非常有针对性。申请人可以只绘制出想要保护的核心设计部分，其余部分用虚线绘制出轮廓，那么只要是包含这部分核心设计部分的产品，无论其他部分设计如何，均会侵犯专利权。

(三)部分外观设计能够使得包含GUI的产品外观设计获得更好保护

自2014年5月1日对包含GUI的产品外观设计进行保护起，很快360获得了第一件含GUI的产品外观设计专利，今年360也提起了第一件含GUI的外观设计专利侵权诉讼。目前此类申请越来越多，势头迅猛，尤其是包含GUI的手机类产品外观设计专利申请非常之多，诸如目前大热的含各种打车软件的GUI手机外观设计专利申请。

从笔者接触的本所内第一件含GUI的手表外观设计专利申请至今，感觉国家知识产权局对包含GUI的产品外观设计专利申请的审理也逐渐持放宽态度。最初提交此类申请时，对于GUI在产品主视图上的外观设计，除了清楚显示GUI以及表明各界面切换的使用状态图外，承载该界面的产品必须清楚完整显示。对于GUI界面与产品分离的外观设计，诸如带操作界面的投影仪之类，也是要求必须同时提交产品完整视图和GUI界面视图。换言之，承载或发出GUI界面的整个产品必须是清楚完整显示的。而在前几个月的一件包含GUI的手机外观设计专利申请时，客户尝试着弱化GUI的载体，只在GUI外围提供框线，表明是手机，而未提供手机的除主视图框线之外的俯仰视图、左右视图和后视图。目前该外观设计专利申请已授权。强化界面、弱化载体，那么是否可以尝试着奔向部分外观设计发展呢！

实际上很多客户所申请的包含GUI的手机外观设计最初在提供给我们时基本上就是个GUI，目前很多客户是在经过我们解释沟通之后才增加的手机这个载体，而手机这个载体也并非是唯一的，例如可以换成笔记本电脑。在与客户沟通的过程中，客户均认为什么手机并不重要，只要手机上显示GUI、实现产品功能就行，例如叫车界面，各种手机均可用，因此在GUI外围加个手机产品会限制其产品外观设计的保护范围。加个手机产品载体后，在授权后如果遭遇侵权，那么如何维权还是未知的。按照目前的整体观察、综合判断标准，如果手机不一样，GUI一样怎么办？如何证明手机载体的外观是惯常设计？

以上只是个包含叫车GUI的手机外观设计的例子，对于工厂里的包含GUI的大型设备问题更大。如果GUI完全一样，但是GUI所在的大型设备的外观完全不同，所占比例又非常之大，也不可能是惯常设计，企业如何保护自身的科技成果？

很显然，如果能够保护部分外观设计，客户可以只申请保护GUI，而无须再增加个产品载体。这样可以使得包含GUI的产品外观设计获得更好的保护。

三、中国企业走出国门也需要部分外观设计专利保驾护航

一带一路战略的提出也敦促中国企业走出国门，加强与各国和地区之间的交流和合作。笔者所在的律师事务所目前也代理了很多国内知名企业向其他国家和地区的发明和外观设计专利申请。其他国家和地区对于外观设计的保护的立法也不尽相同，需要有针对性的调整申请策略。通常我们也是建议客户先在国内申请外观设计专利，然后根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，要求中国的优先权，在想进入的国家或地区进行申请。

但是问题又来了。如前所述，目前很多国家和地区都对部分外观设计专利给予保护，但是这些国家和地区往往不允许以完整产品的外观设计专利作为部分外观设计的在先申请来要求享有优先权。也就是说，中国企业无法以在国内申请的整体外观设计专利作为在先申请要求在这些国家或地区的部分外观设计的优先权。这给很多知名国内企业带来困扰，影响了这些国内企业在这些国家和地区的专利海外布局和发展。

如果对专利法进行修改，增加部分外观设计的专利保护，对这些走出国门的企业也是一大利好。

综上所述，无论是从经济全球化外国企业进入中国市场的需要，还是从中国国内自身发展的内部需要，抑或是国内企业走出国门到国外发展，都迫切需要对部分外观设计进行专利保护，部分外观设计专利保护势在必行。期待尽快实现立法保护！

[1]刘迎春.我国外观设计专利保护的必然发展趋势[J].法制与社会，2013，4：235-236.

[2]国家知识产权局于2014年3月12日发出的国家知识产权局令第六十八号[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201403/t20140314_916952.html.

[3]国家知识产权局网站多国发明专利审查信息查询服务[EB/OL].http：//www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zlxxcx/.

[4]中华人民共和国知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010，1：83.

[5]中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法实施细则[M].北京：知识产权出版社，2010，5：12.

[6]中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法实施细则[M].北京：知识产权出版社，2010，5：42.

D923.42

A

2095-4379-(2016)28-0161-03

刘迎春(1975-)，女，汉族，北京人，工学博士(机械设计及理论(机器人学))，法律硕士(国际经济法)，金杜律师事务所，专利部顾问、专利代理人。中国专利法保护发明、实用新型和外观设计三种专利。外观设计专利保护产品的外观新设