专利审查意见通知书中的常见答复问题

王光霞

摘 要：在专利申请中，对审查意见通知书答复的好坏对专利申请的授权前景会产生影响，一份好的意见答复可以大大节约专利审批时间，相反，将会延长审查周期，甚至会导致专利申请被驳回，从而会影响申请人的利益，本文通过浅析实际审查过程中常见的几种答复问题给出了一些答复建议。

关键词：专利申请；意见答复

1前言

对专利局发出的审查意见通知书，申请人应当在通知书指定的期限内作出，申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件，申请人在其答复中对审查意见通知书的审查意见提出反对意见或者对申请文件进行修改时，应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见，或者对修改内容是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明[1]。在实际审查中，常常遇见由于申请人的意见答复通知书不恰当，导致审查周期延长等问题，以下为实际审查过程中常见的几种答复问题。

2常见答复问题

2.1忽略答复期限

根据《专利法》第37条的规定，第一次审查意见通知书的期限为4个月，再次审查意见通知书的期限为2个月，答复期限的届满日算法為：自通知书发文日起加15天为推定收到日，然后再在此基础上加4个月或2个月的答复期限。若在此期限内未答复可以申请延长期限，若逾期未答复，专利申请将会被视为撤回。在实际审查过程中，有时会遇到申请人逾期答复的现象，如果想恢复权利，需要在收到视为撤回通知书之日起的2个月内提出恢复权利，还需要缴纳相应费用，因此，如果忽视了答复期限，不仅会造成审查周期的延长还会损害申请人的权益。

2.2申请文件的修改不当

根据《专利法》第37条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明或实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。由于申请人对专利法和专利审查指南不熟悉，导致修改超范围以及属于审查指南中不予接受的情形（具体可参见专利审查指南中的有关规定），从而会延长审查周期甚至会导致申请被驳回，在专利申请被授权后，如果存在权利要求修改超范围的情况，也可能导致已获得的专利权被无效。因此，在对申请文件修改时要严格按专利法和审查指南中的相关规定进行实质性修改。

2.3未准确理解并全面回应审查意见通知书中的问题

这种问题在创造性的意见答复中比较常见，常见的主要有以下几点：（a）对本领域专业知识不熟悉，对比文件理解不准确：在审查意见答复中，常常会遇到申请人对区别技术特征直接用“没有公开” 、“没有结合启示”、“不属于本领域公知常识”等空洞套语回复。针对申请文件的答复，除了要核对对比文件的日期、特征对比的正确性，最重要的是要从技术方案整体上去把握，判断对比文件是否公开了本申请的发明构思，针对区别技术特征，应当站位本领域去考量，不能因为对比文件没有公开权利要求的所有技术特征就认为本申请具备创造性；（b）单独从对比文件出发，未考虑结合启示：如某案审查员在通知书中引入对比文件2是为了说明对比文件2给出了技术启示，申请人在创造性意见答复中，仅仅将对比文件1和对比文件2公开的内容和本申请的权利要求的内容单独作对比，强调本申请的有益效果，却未正面陈述对比文件2是否具有结合启示。因此，在创造性审查意见答复中，当对对比文件的事实认定、公知常识认定和对比文件的结合启示存疑时，要从技术领域、技术方案、技术问题和技术效果等方面结合实际案情进行实质性陈述[2]，且忌空话套话以及前后矛盾，以免延长审查周期；（c）未全面回复审查意见中指出的所有问题或多次指出仍未克服：如某案在一通时指出不清楚问题，二通答复仍未克服，导致案件审批周期延长，在这种情况下，无论是审查员还是申请人都要积极主动进行沟通，如可以通过电话讨论或者会晤的形式将该问题克服以节约审查流程；（d）随意合并权利要求：在实际审查过程中有时会遇见为了早日获得专利权随意合并权利要求的现象，如某案，在意见答复中直接把所有从权合并到独立权利要求中，并在意见陈述中直接答复“申请人对权利要求进行了合并，合并后的权利要求具备创造性”，这种行为显得草率和不负责任，导致最终授权的权利要求范围变小，直接影响了申请人的利益。实际上，一个稳定的、范围适当的专利权才是对申请人最有利的。

3 结束语

本文主要总结了审查意见通知书中的常见答复问题并给出了一些答复建议，希望能引起申请人的重视从而有针对性地进行答复，以缩短审查周期，使案件走向更合理。

参考文献：

[1]国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京.知识产权出版社.2010

[2]职秀娟.如何答复发明专利审查意见通知书[J].河南科技﹒知识产权.2016.07