关于跨境电商关键词搜索涉外商标侵权行为认定标准问题研究

黄丹

摘 要： 本文立足跨境电商涉外商标侵权诉讼案件剧增的现状，探讨跨境电商涉外商标侵权中搜索关键词与他人商标名称一致的情况，对其是否构成商标侵权的认定标准进行探讨，立足我国商标法与不正当竞争法的相关规定，结合国外商标竞价排名商标侵权判例、美国以及欧盟的商标侵权的相关条例，提出我国如何认定商标性使用的建议，以期对我国的跨境电商关键字搜索涉外商标侵权纠纷的司法实践有所帮助。

关键词：国际网络商标侵权 商标性使用认定 关键词搜索

网络社会具有天然的无边界性，全球性和虚拟性，其与现实物理社会又有着不可分割的联系，现今的经济全球化使得一般网络用户可以通过网络获得世界各国的商品或者服务。

随着跨境电商涉外商标侵权案件中涉及搜索关键字侵权的案例（主要是出现在eBay上）越来越多①，我们必须明确此类案件的所涉及的法律争议。首先，我国的司法实践中并未出现国际网络商标侵权的案件，但我国的eBay商家接到的国外商标权人的维权诉讼法院传票确越来越多，为了明确其是否构成商标侵权，本文将探讨跨境电商商家使用他人商标的情形。

从GBC②发给商家的律师函内容可见，其认为商家涉嫌侵权其当事人商标权的原因是在跨境电商搜索该商标出现了未经授权的商家销售该商标商品或者销售类似商标商品或者基于其当事人商标作为搜索关键词而在结果页面出现的相同或同类型商品或服务。而上述情形主要是因为跨境电商将他人商标设置为电商平台的搜索关键词。笔者认为，学者们讨论的 “竞价排名”③案件与本文探讨的跨境电商中的关键词搜索广告属于同类行为，这是市场发展的结果。正因为跨境电商商家众多，发展迅速，商品和商家的数量也激增，为方便用户，跨境电商推出搜索功能，对应在商家的操作模式即“竞价排名”。故参考各国的相关案例和我国商标法的规定对跨境电商关键词搜索涉外商标侵权行为的认定标准提出建议。

一、商家将他人商标设置为搜索关键词的行为模式及原因

商家参与竞价排名的目的是为了将其店铺的商品出现在消费者的搜索结果的页面，甚至是显著位置，以吸引消费者，增加店铺流量，是一种广告行为。当商家利用他人的商标来推广其商品时，利用了该商标的社会声誉，直接或间接损害了商标权人的经济利益，但商家选择他人商标作为关键词是否属于商标侵权的关键在于厘清商标性使用与混淆可能性。

跨境电商商品搜索界面主要包括商品图片，链接文字说明两部分。

目前主要的关键词搜索有两种使用方式，一种为显性的，一种为隐性的，显性使用非常明显，用户可以在网络页面的显著位置看到商家的店铺商品、商标或者链接，而隐性使用行为类似于使用元标记④，商家虽然将设置他人商标名称为搜索关键词，但用户在搜索结果页面的商品图片以及链接文字中均未使用他人商标。

而跨境电商选择他人商标作为关键词的原因除商标本身的文字含义外，还有不了解外国相关法律法规规定的原因。除此之外，我国现存的法律并未对将他人商标隐性使用的“搭便车”行为进行规制，“搭便车”能否构成商标侵权或者不正当竞争并无法律明文规定也是原因之一。

二、国际上对关键词搜索商家侵犯商标权案例分析

我国商标法⑤认为商标主要目的是为了识别商品的来源。而商标侵权行为从我国《商标法》⑥的规定看来，其构成要件应当符合：1、须在商标意义上使用；2、容易导致公众混淆；3、未经权利人许可。

这与《TRIPS协定》中的“在商业中使用” ⑦是不同的，“在商业中使用”只是商标使用的使用形式，但二者并不是等同的。我国的《商标法》第57条第2款规定采用了似乎初始兴趣混淆理论（也称售前混淆理论）⑧，但混淆要件还局限于“相同商品或者类似商品”以及“相同商标和类似商标”上。

从上文我们探讨的他人商标作为搜索关键词的隐性使用中并没有直接显现在消费者的前台页面，而是在后台操作中暗中触发链接，弱化了商标的识别功能，因此我们必须从商标的识别功能是否实现的情况作为判断“以他人商标作为搜索关键词的行为”是否构成商标法上的“商标使用”的基础。

从国外案例看来：

（一）美国

《兰哈姆法》认为判定是否是商标侵权的要件有二：“商业中使用”和“对商品来源产生混淆”，只要满足这两要件就构成商标侵权。2006年10月，“Buying for Home，LLC.v.Humble Adobe，LLC.”中，美国新泽西地方法院认为被告在谷歌搜索引擎中使用原告商标作为竞价排名关键词的行为构成商标性使用。说理部分强调竞价排名行为是一种商业行为（广告行为），此种行为以原告商标的商业价值为基础，并与被告的商品宣传销售直接相关，构成《兰哈姆法》中的“使用”。但上述案件的审判结论并不是在整个美国法院系统通行，依旧有很多案例表明：有不少地方法院认为将他人商标作为搜索关键词的行为并不构成《兰哈姆法》规定的商标侵权，其主要理由是：公司以某种方式后台性/内部性⑨使用商标并未向公众传达，对公众而言是不可见的，故不符合《兰哈姆法》规定的上述两个要件。但在2009年4月份，美国第二巡回法院在“Rescuecom Corpotion v. Google，Inc.”案中认为被告使用商标触发广告利用商标权利人的商标转移其潜在客户的行为可视为与商品或服务想联系的行为，构成商标性使用。2015年7月，亚马逊案⑩的判决中第九巡回上诉法院得出的结论和谷歌案是延续继承的结果，虽然区别在一个是广告主的责任，一个在ISP的责任，将初始兴趣混淆理论（售前混淆理论）延伸到了ISP责任。

总之，美国法院对“商标使用”并未达成一致意见，只要的争议点就是将他人的商标作为搜索关键词的行为是否属于内部性使用。

（二）欧盟

在欧洲涉及搜索關键词商标侵权的，有三个重要案例，统称“谷歌法国案” ？輥？輯？訛。欧洲法院在上述案件的判决中所依据的判断要件是“消费者是否对商品或服务来源产生混淆”。谷歌法国案的判决法律依据是《商标法协调指令》第5条？輥？輰？訛和《欧共体商标条例》第9条？輥？輱？訛的规定，这两个法律文件在判断是否构成商标侵权上贯彻的是混淆可能性标准。从欧洲法院在谷歌法国案的观点可得知：只要消费者无法判断商品来源或者无法判断是否有合法授权之时，商标权利人有权阻止他人未经允许在同一商品或类似商品上使用同一商标或者类似商标（包含更改个别字母的商标），以免造成消费者混淆。

总之，欧洲法院在此类案件的重点在于商户的行为是否对商标的识别功能和宣传功能造成了负面影响，其判断依据是一般消费者是否混淆商品或服务的来源。

从我国司法实践来看：

与搜索引擎关键词相关的商标权纠纷中，显性使用的案例有谷翔案和百度案；隐性使用的案例有360杀毒案？輥？輲？訛，慧鱼商标案？輥？輳？訛、ETW国际案？輥？輴？訛等。在显性使用的案件中，法院判决均认定为侵权，所坚守的依据是“是否对商标的识别功能和宣传功能造成负面影响，且不存在合理使用的情形”。而在隐性使用中，很难认定为商标侵权，但在是否构成不正当竞争这个问题上存在争议，争议点在客观上是否对商标权人造成了损害。观点一认为：被诉行为客观上确实改变了搜索引擎的搜索结果，干预了网络用户在搜索上述关键词后所应当出现的自然排序，争夺了本该属于商标权人的商业机会，淡化了商标权人与其注册商标的联系，给商标权人造成消极影响？輥？輵？訛。这与“售前混淆理论”是一致的。因此构成不正当竞争；观点二认为：被诉侵权人设置推广链接的行为未导致商标权人的网络链接不能出现在搜索结果中，或导致其排序处于不易被网络用户识别的位置，并没有使一般用户对商品或服务的来源造成混淆，而选择购买哪种商品是消费者的选择权利。？輥？輶？訛甚至有学者认为此种行为是符合市场经济的自由竞争与创新的精神，平衡了消费者获得额外信息的利益与保护商标识别功能的要求，也保护了自由竞争与商标权利人交易机会之间的平衡，关键词隐性使用所带来的效益明显大于成本，不应作为不正当竞争行为予以禁止。？輥？輷？訛

总之，我国的司法实务中对于隐性使用的判决基本认为是构成不正当竞争，并没有将其判定为商标侵权的案例，可见我国在商标侵权的认定标准上坚持的“售时混淆可能性”+侵害了商标的识别功能+未经权利人许可的标准。

三、解决跨境电商关键词搜索涉外商标侵权行为认定标准的司法建议

（一）《商标法》应当将跨境电商商标侵权纳入规制范围，以填补立法空白

跨境电商关键词搜索涉外商标侵权行为需要有相关的法律规制，而我国有规制网络侵权行为的法律规定，有规制商标侵权的法律规定，却没有相关法律规制跨境电商的涉外商标侵权行为。

跨境电商商家是在我国境内，通过我国境内的服务器登入跨境电商平台进行商务行为，根据国际法的属地管辖原则和属人管辖原则，我国有权对其进行管辖。兼具网络的无国界性和商标权保护的地域性的矛盾的跨境电商商标侵权行为突破了传统《商标法》的内容，我国应当顺应时代的发展，发现问题，解决问题，为跨境电商商标侵权提供法律保障。

（二）售前混淆理论不应包含在我国混淆可能性的认定标准中

现行的《商标法》采用的是“混淆可能性”理论，但对于混淆可能性的认定标准并没有任何法律、法规进行明确，存在立法空白，而且学术界对混淆可能性的影响因素和是否引进“售前混淆理论”尚在混沌状态，未形成统一、高度认可的观点。

正如前文的判例分析，美国的售前混淆理论重点在于是否突破了内部性行为的范围，笔者认为该理论目前不应纳入我国商标法的范畴，原因有三：1.商标的基本功能是识别功能，而该功能实现与否的判断标准是消费者购买商品或者服务时是否清楚明白其所购商品或服务的来源，而判断其是否清楚明白绝大多数是取决于消费者的主观识别能力，其影响因素太多太杂不可计算，故将售前混淆理论作为认定是否构成商标性使用不具有可操作性，因为其增加了权利人的举证难度；？輦？輮？訛2.消费者有知晓其他产品信息的权利，有自主决定和选择商品品牌与种类的权利，售前的混淆并不影响消费者后期作出购买决定时的真正意思表示， 但如果将售前混淆理论作为混淆可能性认定标准，则使得一般消费者无法得知其他产品，容易产生间接给予商标权人一定的垄断优势？輦？輯？訛；3.售前混淆理论使得商标专用权扩大化，不利于自由竞争市场的发展，破坏了自由竞争者与商标专有权人交易机会的平衡。

（三）明确混淆可能性的要件

笔者认为，为解决关键词的隐性使用定性的争议，应当明确混淆可能性的认定标准，而无论是我国现行的商标法，还是反不正当竞争法及其司法解释都没有成功解决如何判断混淆可能性的问题。从《商标法》第五十七条仅可看到“商标类似性”和“商品类似性”这两个具体的方面，而“容易导致混淆”十分含糊，不具备可操作性。有学者提出我国法院在司法实践中判定混淆可能性的标准因素有“商品的类似性”、“商标的类似性”、“商标的显著性和知名度”、“消费者主观能力”、“销售渠道和目标地域市场”、“被告意图”、等八种因素。？輦？輰？訛基于跨境电商兼具网络的无国界性和商标保护的地域性的特点，笔者认为应当将电商平台的应用页面功能作为认定标准之一，如电商平台所面向的国家、使用的语言、搜索页面等。

（四）以《反不正当竞争法》补充规制将他人商标作为搜索关键词隐性使用的行为

众所周知，《商标法》明确了商标权利人的权利以及商标侵权行为的构成要件，随着科技的发展，商标的使用形式发生了更新变革，但总归其使用是围绕着商标的基本功能——识别功能展开的，宣传、品质、文化等功能都是识别功能的衍生。

目前我国的商标法并不能规制将他人商标作为搜索关键词的隐性使用行为，也不适宜用商标法来规制。但此行為毕竟还是借用了他人商标的来源、品质等商业价值，这种搭便车的行为可能对商标权人的利益造成损害，不利于自由市场经济秩序，也应当由法律来进行规制，而将其纳入《反不正当竞争法》的规制范围既符合《反不正当竞争法》对不正当竞争行为的定义，也正好为商标权人针对上述不正当行为提供《商标法》以外的法律保护。

搜索关键词的隐性使用并没有在我国《反不正当竞争法》所明确规定列举的十一种21“不正当竞争行为”当中，但笔者认为，该种行为符合不正当竞争行为的定性，应当由反不正当竞争法来规制，原因如下：

1.关键词的隐性使用是一种不道德的“搭便车行为”，用反不正当竞争法来规制，既符合《反不正当竞争法》的立法目的22，又可以补充对商标法以外对知识产权的保护；

2.商家的售前混淆行为主观上借用他人商标增加自己的曝光度或者提高声誉的故意表现明显，并且也可能造成商标权人的交易机会减少，本质上属于“非诚信经营”，是一种不公平的商业手段，可以视为反不正当竞争法第九条“其他方法”23的不正当竞争行为。

四、结语

跨境电商擅自使用他人商标作为电商平台的搜索关键词，参商品的与竞价排名存在很大的法律风险，建议避免在竞价排名中使用他人商标，就算使用了，无论是否是合理使用都应当明确商品的来源，避免对消费者造成混淆。另一方面，跨境电商在面临诸如GBC（Greer Burns & Crain），SMG（STEPHEN M. GAFFIGAN，P.A.），Keith A.Vogt和Epstein Drangel等电商知识产权律所的起诉时应当积极抗辩，依法保护自己的权利。例如GBC律所通过发邮件的方式给商家发送律师函和应诉书并不符合《海牙公约》和美国联邦法的规定。中国和美国都是《海牙送达公约》的签约国，美国联邦诉讼法规定：传送司法文书给外国人，要按《海牙送达公约》。 而《海牙送达公约》规定：美国至中国的司法文书必须经过中国司法部转交，送达文书也需要转换成本国语言（即中文），并且卖家证明收到后还有90天时间答辩，若不遵守送达规定，被告卖家还可以要求撤诉。

注釋

① 此种现象并没有具体可靠的数据，但可从网络论坛关于此类案件的讨论火热程度得知此类案件越来越多.

② GBC（Greer Burns & Crain），是一家专门从事电商平台知识产权业务的律师事务所.可登入其官网http：//gbcinternetforcement.net查询其代理案件.

③ 竞价排名（Bidding Rank）是一种按效果付费的网络推广方式，指通过竞价的方式，获得某个网站的有力排名位置，国内由百度搜索引擎为首率先推出此项服务.参见金岩.搜“钱”引擎[J].中国电子商务，2001（22）：34-35.现今各大电商平台均设置竞价排名搜索引擎机制，为避免产生混淆，本文使用“关键词搜索”以区别.

④ 阳东辉.论互联网关键词广告的商标侵权认定规则[J].政治与法律，2016（9）：118-125. [2017-09-24]. DOI：10.15984/j.cnki.1005-9512.2016.09.010元标记是由整合到网站的HTML代码组成，它对网站访问者而言是看不见的，但是可以被搜索引擎读取.在 20 世纪 90 年代末，搜索引擎常常依靠原标记中的关键词汇集搜索结果，并对其进行排列.元标记的用途是迷惑用户并将用户的注意力转移到商标所有人的赞助网站.许多商标侵权诉讼产生的原因都是原告怀疑被告未经授权在元标记中使用了自己的商标.然而，必须指出，现代搜索引擎已经不再在搜索中使用关键词元标记，因为几乎所有的搜索引擎都已经从它们的关联算法中删除了关键词元标记.

⑤ 《中华人民共和国商标法》（2013修正）第四十八条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为.

⑥ 《中华人民共和国商标法》（2013修正）第五十七条的规定 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致

混淆的；……

⑦ 只要把商标作为商业牟利手段将商标用于商业活动，包括生产、销售、广告宣传等，即为“在商业中使用”.

⑧ 初始兴趣混淆是指消费者在购买产品之前对产品的来源产生混淆，是一种对产品最初产生购买兴趣时的混淆，

但在实际购买时对产品的来源并没有产生混淆.

⑨ 如将他人的商标作为搜索关键词用来触发商家店铺产品链接等使用方式，因在后台操作，于消费者而言不可见，故不造成混淆.

⑩ 亚马逊案即Multi Time Machine，Inc.v.Amazon.com，Inc.； Amazon Services，LLC，判决认定亚马逊网上商城提供虚假搜索结果的行为违反了商标保护法的相关规定.

？輥？輯？訛 即a）.Google France SARL，Google Inc.v Louis Vuitton Malletier SA （C-236/08）本文称LV案。b）.Google France SARL v Viaticum SA， Luteciel SARL （C-237/08）本文称旅游公司案。c）.Google France SARL v CNRRH SARL，Pierre-Alexis Thonet， Bruno Raboin， Tiger SARL（C-238/08）.本文称婚庆公司案.

？輥？輰？訛 《商标法协调指令》第5条：注册商标所赋予的权利 1.注册商标应赋予商标所有人对该商标的专用权.商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用： （a）与该注册商标相同，使用在与商标所注册的相同商品或

服务上的任何标志.

？輥？輱？訛 《欧共体商标条例》第9条：共同体商标所赋予的权利1.共同体商标应赋予商标所有人对该商标的专用权。商标所有人有权阻止所有第三方未经其同意在贸易过程中使用： （a）与共同体商标相同，使用在与共同体商标所注册的相同商品或服务上的任何标志.

？輥？輲？訛 （2014）一中民（知）终字第8599号不正当竞争二审民事判决书，“360杀毒”特有名称案.

？輥？輳？訛 （2013）高民终字第1620号商标侵权及不正当竞争纠纷二审民事判决书，“慧鱼”商标案.

？輥？輴？訛（2014）杨民三（知）初字第307号商标侵权及不正当竞争纠纷一审民事判决书，“ETW国际”商标案.

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？輥？輷？訛 沈丹.竞价排名广告主商标侵权责任研究[D].华东政法大学，2016.

？輦？輮？訛 王莲峰著.商标法学[M].北京大学出版社2014：123.

？輦？輯？訛 参见《反不正当竞争法》第二章之规定.

？輦？輰？訛 参见《反不正当竞争法》第一条之规定.

？輦？輱？訛 《反不正当竞争法》第九条“经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传.”

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