从域外视角探究防御商标制度

殷 聪，周于靖

（重庆理工大学知识产权学院，重庆 400054）

防御商标制度的使用有利有弊，其主动性的事前预防制度，能与驰名商标的事后被动保护有机结合，[1]但防御商标未在商业活动中真实使用即不属于商标法保护的对象，其自身与商标法体系并非自洽相容。[2]因此，本文通过对域外防御商标制度的设立背景和发展趋势进行对比与探析，论述防御商标制度的利弊和在我国商标法体系的构建与发展中，是否有必要融入防御商标制度。

一、防御商标制度的界定和法律特征

（一）防御商标的界定

防御商标中的原商标亦称为正商标、主商标或基础商标，注册在其他类别的商品或服务上即为防御商标。[3-4]王太平将防御商标理解为商标所有人在原商标所使用的不同类别商品或服务上注册的与原商标标志相同的商标。[5]吴汉东认为，防御商标是商标所有人把自己的商标同时注册在其他非同种或非类似的商品上的商标。[6]王妍则强调是驰名商标所有人在不同类别的商品或服务上注册若干商标。[7]黄晖则发现防御性商标试图从另一个角度挖掘对商标的保护，即预先在非类似的商品或服务上将商标注册，且要求法律允许它可以不使用。[8]对防御商标比较通行的界定为，防御商标是同一商标权人在非同类商品或服务上注册与原驰名商标相同，且以防止他人非法使用原驰名商标而造成淡化可能的商标。

（二）防御商标的法律特征

注册防御商标的目的在于保护原商标，但又介于防御商标的保护范围过大，一般有防御商标制度的国家的商标法会要求防御商标的初始商标必须达到驰名程度，即在驰名商标认定的基础上，给予驰名商标权人的一种事前保护，作为预防驰名商标被淡化的防御措施。此外，防御商标注册申请人须为原商标权人，在商标构成上也要与原商标完全相同，与原商标仅近似的商标不可获得防御商标注册，并伴随着驰名商标的转让而一并转让。

防御商标相比于普通商标而言，在理想构架下规避了“撤三”制度的约束，为商标权多元化经营留下了空间，同时也带来了大量的闲置商标。[9]这种基于防御性使用特征的商标，在满足使用原商标后即达到“使用”要求，由此，除了从较大范围上排斥了他人使用或者注册相同商标，还不会因未使用被撤销。但从司法实践看，如果对于防御商标采用与一般商标相同的标准，不考虑原商标的使用情况，仅判断诉争商标本身是否使用，未使用而且没有正当理由的，应予以撤销。[10]

二、域外防御商标制度的设立背景及发展趋势

防御商标制度始于1938 年的英国商标法，延伸至新西兰、澳大利亚、印度等英联邦国家，随后日本、我国台湾地区引入。但英国于1994 年将其废除，印度、新西兰和中国台湾相继于1999 年、2002 年、2003 年废除该制度。目前仍保留该制度的国家及地区仅包括日本、澳大利亚、马来西亚、中国香港、巴基斯坦、赞比亚、哥伦比亚，未采纳防御商标制度的国家占绝大多数。本文将以防御商标制度最初建立的英国、属于英美法系且受英国法律体系影响较大的澳大利亚和该制度仍处于运行状态的日本为例，对该制度的设立背景和发展趋势做详细阐述。

（一）英国防御商标制度

1.英国防御商标制度设立背景

1934 年英国戈新委员会报告中指出，当商标与所有人之间的联系，达到他人在任何商品上使用该商标都可能造成联想某商品与商标所有人之间可能存在某种联系时，商标所有人在无意使用该商标的类别中，也应当获得该商标的保护，这是合理和可取的。[11]随后，1938 年英国修改商标法时便引入了防御商标登记制度。但明确的是，英国建立防御商标制度的初衷，是对英国当时社会中存在的“非常驰名的”商标[5]事前保护的考量，在于防止混淆、欺诈和恶意注册事件的发生，[12]这一点体现在其注册条件的严苛上。与英国防御商标注册要件基本一致的国家及地区还有马来西亚和中国香港。[13-14]

2.英国防御商标制度的发展趋势

英国现行商标法已将防御商标制度废除。自1958 年《巴黎公约》作出修改，要求各国对服务标记提供保护后，英国防御商标制度却没有以此延伸，最终于1994 年取消防御商标制度。英国废除防御商标制度表面上是该制度与欧盟法令内容产生冲突，[15]实质从英国防御商标制度的运行情况来看，归结主因有三：其一，防御商标制度给商标权人提供的保护范围过窄；其二，获准注册难度大；其三，制度实施中，委员会审查防御标志制度运作时，防御标志登记申请书极少，制度并未得到充分利用。[11]当然，其三在某种意义上是由前两者原因所致。因此，深究英国废除防御商标制度深层原因在于，防御商标制度对驰名商标的主动认定与事前保护变相承认了符号圈地行为，与国际惯例实行的被动认定、事后保护相悖，故英国及其他英联邦国家相继废除了该制度。

（二）澳大利亚防御商标制度

1.澳大利亚防御商标制度设立背景

澳大利亚为英联邦国家，在英国建立防御商标制度之后，英联邦国家相继效仿。具体体现在澳大利亚《商标法》第185 条专设规定中，其注册要件中明确要求原商标的使用程度致使在其他非注册领域的使用被认为与原商标存在联系，换言之，在司法实践中，一般是驰名商标的权利人才会获准此类商标的注册。此外，与我国截然不同的是澳大利亚商标法中并无“撤三”等类似规定，即防御商标不受商标法体系中不使用而被撤销的限制，由此该制度的设立与其商标法体系较融合，也是英国废除该制度之后，澳大利亚仍延续适用的缘由之一。

2.澳大利亚防御商标制度的发展趋势

澳大利亚在商标法修改工作中，成员之间就防御商标制度的废存问题产生了分歧。一方面，防御商标的理想存在是为增强对驰名商标的保护力度，而反对者认为，设立该制度的英国、日本等国家及地区实施的效果难以达到预期，制度本身要求过于严苛，能够达到注册标准的商标数量稀少，反而为注册机关带来压力。[16]

（三）日本防御商标制度

1.日本防御商标制度设立背景

从日本商标法制度体系来看，日本商标法1960年引入防御商标制度的原因是根据商标法修改报告中提出国内频频出现的“搭商标便车”行为，和频现许多生产经营者大量进行全类、跨类商标注册的情形。对于1921 年的商标法和《巴黎公约》而言，都无规定驰名商标的跨类保护，商家只能通过注册大量其他类别的商标起到预防作用，因此，日本借鉴英国的做法引入防御商标制度，给予驰名商标特殊保护。[17]

2.日本防御商标制度的发展趋势

日本是鲜有坚持将制度实行至今的国家。但据日本特许厅公开数据显示，在日本只有少部分驰名商标受到防御商标制度的保护，制度运行效果与英国同样不佳，还为商标审查员带来更大的挑战以及行政、司法成本的增加，因此许多日本学者主张废除防御商标制度。日本防御商标制度运行情况不佳的根本原因在于，对这些没有真实使用意图的商标进行维持造成了商标资源和行政资源的浪费，严重违背了商标不使用撤销制度的立法目的。

三、防御商标制度设立的必要性探讨

（一）设立防御性商标制度的优势

防御商标制度呈现的主动预防加持了驰名商标的两道防护线，一是预防他人在先申请注册且不受“撤三”规制；二是可追究他人侵权责任，体现在事前驰名商标所有人预防的意图和事后主管机关对侵权行为的纠正。此外，防御商标作为引证商标将减轻商标权人的举证负担，当他人对注册申请提出异议，需要提交大量的证据证明商品类似、造成消费者混淆可能性等诸多难以界定的证据，其举证责任沉重。在商标侵权判定中，类似商品弹性极大的判断本身便存在主观判定，在注册异议及商标侵权判定中可能出现因不同的审理人员而得出不同的审理结论的情况，而防御商标将规避这种维权的不稳定性。[18]

（二）设立防御性商标制度的劣势

1.防御商标制度与商标法立法宗旨背道而驰

对比域外情况，防御商标已被各国实施情况证明不能满足现代商标保护的需要，尽管该制度有一定的上述作用的体现，但更大的问题在于，与商标法其他法律制度无法自恰融合。具体而言，在知识产权不断扩张和市场竞争的背景下，我国更多重视对驰名商标商誉的保护，而忽略了非竞争性厂商的模仿自由和组合再创造行为。尤其对于驰名商标所有人而言，他们会误认为或者出于自身利益的考量希望驰名商标的跨类保护向绝对化的方向发展。[19]况且商标所有人维持众多商标易陷入无所不备的被动境地，实际操作并不划算。[20]防御商标的存在造成了商标资源的不当垄断，加重了商标审查机关的负担，损害社会公众对有限的商标资源的正常获取，不仅违背了知识产权的利益平衡原则，亦违背商标法的立法宗旨，从而阻碍了我国市场经济的正常发展。

2.防御商标制度与商标“撤三”制度立法意图相违背

“撤三”制度体现了商标法保护商标真实商业使用的理念，对于构建逻辑一致的商标法律制度具有重要意义。[21]此外，“撤三”制度的初衷在于促使商标使用，减少闲置商标和商标资源的浪费。由此体现商标的价值在于使用，只有在商业活动中使用商标才能发挥其价值和有效作用，而防御商标制度的出现显然会造成社会资源的浪费，并与“撤三”制度相冲突。

结合我国立法渊源和域外分析亦知，我国商标法已经赋予了驰名商标权人防止他人抢注的权利：商标异议和无效宣告。在双重防护制度的加持下，商标权人的损失和利益受损更多地应该归结为其自身权利的懈怠和市场竞争的结果，不应全部归结于法律制度缺陷的责任。再者，在判断给予驰名商标保护时，只能进行动态认定、个案认定、被动保护，这种判定既定事实而不揣测商标未来价值的做法，不但提升判断正确率，且保证公正性。我国商标法第四次修订第四条中亦增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的内容，逐渐成为共识。最后，商标的价值在于使用，防御商标制度中商标“注而不用”的行为显然违背了商标的基本理论。因此，就我国目前的商标法体系而言不适宜设立防御商标制度。