美国专利无效制度及最新变化的研究

文 / 左萌 / 国家知识产权局专利局审查协作北京中心通信部

美国专利无效制度及最新变化的研究

文 / 左萌 / 国家知识产权局专利局审查协作北京中心通信部

与中国的专利无效制度相比，美国的专利无效制度是多元化的，包括多种无效专利权的方式。在美国，无效专利权采用双轨制，既可以通过美国专利商标局USPTO的行政手段无效专利权，也可以通过法院提起专利权无效诉讼。

一、通过行政手段无效专利权

在美国，通过行政手段无效专利权包括两种方式：单方再审制度(Ex Parte Reexamination)和双方再审制度(Inter Partes Reexamination)。从字面上讲，两个制度的区别在于：单方再审是对专利权存在争议的双方中的一方参与的再审；而双方再审，是专利权人和无效请求人均能参与的再审过程。

此外，两者还存在如下明显区别：

第一，双方再审仅适用于1999年11月29日以及以后在美国授权的专利权。对于此前授权的专利权，只能选择单方再审。

第二，单方再审的请求人是包括了专利权人、第三方、专利局的任何人，而双方再审的请求人只能是第三方。因此，单方再审为专利权人提供了一种巩固自身专利的方式，当专利权人找到一个相关的在先专利和书面出版物，可以提起单方再审，如果能够证明专利权有效，则可以在专利权转让或相关诉讼中掌握主动权。

第三，单方再审可以选择保密请求人身份，而双方再审必须明示所有利益关系人。因此，当存在侵权风险的企业不想专利权人发现自己的存在，可以选择保密身份的单方再审。

第四，单方再审在审查的过程中允许增加证据和理由，双方再审一般情况下并不允许增加证据和理由。因此，当企业准备过于仓促，预期还能够发现“新的可专利性问题”，则可以提起单方再审。

第五，单方再审没有“禁反言”的要求，而双方再审有“禁反言”的要求。双方再审的禁反言是由《美国专利法》第315条（c）规定的：在双方再审程序中提出专利无效的请求人, 在司法程序中不得以双方再审程序中提出的理由或者应该提出但未提出的理由质疑这些权利要求的有效性。可以看出，在之后的诉讼中，请求人依然可以采用单方再审中提出的理由质疑争议权利要求的有效性，而如果在双方再审中无效专利权失败，在此后的诉讼中就不能再以相同的理由无效该权利要求了。

第六，从以上五条看，似乎单方再审与双方再审相比具有很多优势。但是，与单方再审相比，双方再审无效的成功率更高。对于大部分企业而言，无效成功就意味着企业从侵权变成不侵权，或者能够获得“中用权”，对于企业的意义是不言而喻的。有统计数据显示，单方再审案件中的25%维持了全部权利要求，11%无效了全部权利要求，64%修改了权利要求；双方再审案件中5%维持了全部权利要求，60%无效了全部权利要求，35%修改了权利要求【1】。

所谓“中用权”1.美国审查指南MPEP 第2293, 2693节。是美国再审或再颁程序中由于权利要求被修改而带来的权利。根据美国审查指南规定：除非侵犯再审查已经授权的专利权利要求而且该权利要求在原始的专利文本中记载，否则在再审查专利授权以前任何人已经制造、销售被新修改的专利权利要求所覆盖的产品有权继续制造和销售。即如果修改的权利要求在原始专利文本未记载，那么在该修改的权利要求授权前已经制造销售的专利产品，可以继续制造销售而不用担心侵权。

第七，在时间成本以及费用方面，单方再审的审查周期平均为25.1个月，双方再审的平均周期为36.1个月；提单方再审的官方价格是2520美元，提双方再审的官方价格是8800美元【1】。

表1 单方再审制度与双方再审制度的异同

单方再审和双方再审提交请求后，USPTO接受并进行审查的依据为“实质性的新的可专利性问题（substantial new question of patentability）。”。如果一个合理的专利审查人员认为基于某在先专利或书面出版物，对于认定某项权利要求无效具有重要性，该问题未经法院终审程序作出决定，也未经USPTO相关程序审查，则可认为是“实质性的新的可专利性问题”2.美国审查指南(MPEP) 第2242节。。

在2002年前，满足下述两种情况通常被认为是实质性的新的可专利性问题：1）提出USPTO审查阶段未使用的在先专利或书面出版物；2）该在先技术与审查过程中使用的在先技术存在实质上的不同。2002专利法修正时，《美国专利法》第303条（a）项指出：即使USPTO使用过的在先技术仍可以构成实质新的可专利性问题，但是必须限制在该在先技术与之前的审查过程中相比，以新的观点或不同的方式提出，或在请求中提出新的争议点。

特别需要注意的是，再审过程使用的证据和理由的范围均小于通过诉讼手段无效专利权时证据和理由的范围。证据仅限于在先专利和书面出版物，而理由也仅包括实用性和可专利性主题（35 U.S.C. 101）、新颖性（35 U.S.C. 102）、非显而易见性（35 U.S.C. 103）。

再审过程中，对于权利要求的修改可以是缩小专利保护范围、考虑新的权利要求、删除权利要求，改变发明人，相比中国无效过程中对权利要求的修改，美国再审过程对权利要求的修改更加灵活，范围更大。

二、通过诉讼手段无效专利权

与通过行政手段无效专利权的方式相比，通过诉讼无效专利权在程序的启动、证据的证明力度、程序复杂程度、时间成本以及花费都有更高的要求。

通过诉讼手段无效专利权一般有三种方法：1.提起专利权确认诉讼；2.在侵权诉讼中提起专利权无效的反诉；3.在侵权诉讼中提起专利权抗辩。其中，确认诉讼需要有“确实的争议”才能够启动程序，而无效反诉和无效抗辩均是在提起侵权诉讼后才能启动程序。可以看出，通过诉讼手段无效专利权必须要在有确实的纠纷才能启动。

《美国专利法》第282条规定：在专利诉讼过程中，法院假设专利权是有效的。因此，在诉讼过程要求证据能够“清楚和可信的”证明争议权利要求是无效的。“清楚和可信的”证据的证明力度要远高于通过行政手段无效专利权的证据证明力度的“实质性的新的可专利性问题”。

（一）确认诉讼 ( Declaration Judgment)

1934年美国制定联邦确认判决法（Federal Declaratory Judgment Act），被控侵犯专利权的当事人可以援引该法第2201、2202 条规定，主动提起确认其行为不构成侵犯专利权的诉讼【2】。

确认诉讼立案前提必须要有“确实的争议”。“确实的争议”包括以下情形：（1）原告存在对诉讼的合理怀疑：被告（专利权人）的行为足以使得原告合理认为被告将采取法律诉讼行动，例如被告发出了警告函告知原告若继续从事被告所谓的侵权行为，被告可能对原告提起专利侵权诉讼；（2）原告必须确实生产或预备生产该项争议产品。

收到警告函后是否就可以提出确认诉讼了？实际上，收到警告函，企业不一定就能够据此提起专利权确认诉讼。在Gart诉Logitech, Inc.案中（254 F.3d 1334，联邦巡回法院，2001年），专利权人向Logitech, Inc.发出的警告函中包括：（1）Gart是US4862165的专利权人；（2）Logitech, Inc.的“正在用TRACKMAN VISTA商标销售一种轨迹球产品”；（3）Logitech, Inc.应请专利律师审查附件的该专利特别是权利要求7和8，然后决定是否取得该专利的非独家授权。法院裁定，该警告函构成了实际的警告，但因为其中并未威胁侵权诉讼，因此，不能提起专利权确认诉讼【3】。

确认诉讼的理由为《美国专利法》第282条（b）（2）和（3）规定涉及的所有理由：不是可专利性主题（35 U.S.C. 101）；不具备新颖性（Novelty）（35 U.S.C. 102）；不具备非显而易见性（nonobviousness）（35 U.S.C. 103）；不具备实用性（Utility）（35 U.S.C. 101）；发明人存在隐瞒或未充分公开发明内容（35 U.S.C.112）。证据也可以为支持上述理由的所有证据类型：在先销售和在先公开，专利不可实施，专利不具备显而易见性等全部证据。

在1971年以前，确认之诉的无效判决结果仅对本案有效，在确认诉讼中被无效的专利，专利权人仍得以同一专利起诉另一个当事人。但是，1971年最高法院对Blonder-Tongue案件的判决中认为，不应再度主张该权利要求有效。因此，1971年后，在确认之诉中被判无效的权利要求具有即判力（res judicata）。

（二）在侵权诉讼中提起专利权无效的反诉和提起专利权抗辩

无效反诉或抗辩两个无效方式，均是侵权诉讼发生后才可以选择的无效方式。无效抗辩是侵权诉讼的一个环节，不属于单独的诉讼程序，不满意无效结果不能够提起上诉。无效反诉是独立的诉讼，可以对判决结果进行上诉。无效的理由、证据类型、证据的证明力度均与确认诉讼相同。

美国专利法修改后，双方再审制度将被废止，由双方重审制度代替，并增加授权后重审制度。

三、美国专利法修改，再审方式的改变

此次的美国专利法修正，对于用行政手段无效专利权的改动较大，这实际上也显示了公众对于此类方法的关注和需要。2012年9月16日，双方再审制度将被废止，由双方重审制度（Inter Partes Review）代替，增加了授权后重审制度（Post Grant Review）。双方重审和授权后重审的对审理时限有明确的要求，使其在时间成本上相对于诉讼有了更大的优势。授权后重审的理由和证据类型都扩展到与诉讼相同，这是不是意味着通过诉讼无效专利权的方式就没有存在的理由了？其实不是，需要注意的是提授权后重审是有严格的期限限制的，即不晚于专利颁发日或再颁日9个月。

授权后重审程序有以下特点：

第一，“授权后重审程序”与通过诉讼无效专利权具有相同类型的证据和理由类型。

在专利法修正之前，通过行政手段无效专利权能够使用的证据仅限于在先专利和书面出版物，而理由也仅包括实用性和可专利性主题（35 U.S.C. 101）、新颖性（35 U.S.C. 102）、非显而易见性（35 U.S.C. 103）。

而“授权后重审程序”，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)段规定的所有理由均可以作为无效专利权的理由，35 U.S.C 282(b)(2)或(3)是对侵权诉讼中专利权有效性抗辩理由做出的规定。

这些理由总结起来涉及了：

不是可专利性主题（35 U.S.C. 101）

不具备新颖性（35 U.S.C. 102）

不具备非显而易见性（35 U.S.C. 103）

不具备实用性（35 U.S.C. 101）；3. 35 U.S.C 282(b)(2)和(3)规定如下：②以未具第二章有关取得专利要件之规定为理由，于诉讼中主张专利或任何涉案权利要求无效；③因不符合第112或251条之要件，于诉讼中主张专利或任何涉案权利要求无效.

发明人存在隐瞒或未充分揭露发明内容（35 U.S.C.112第一款）。

而证据类型也扩展成了在先销售、在先公开、专利不可实施、专利不具备显而易见性等全部证据。

表2 “授权后重审制度”与“双方重审制度”的异同

第二， “双方重审制度”作为“双方再审制度”的代替制度，不再限于1999年11月29日以及以后在美国授权的专利权。和双方再审制度相比有以下明显的不同：

1.无效专利权的理由更少了：理由限于新颖性（35 U.S.C. 102）和非显而易见性（35 U.S.C. 103）。

2.USPTO接受审查的门槛有调整：“双方再审制度”需要提出“实质新的可专利性问题”再审请求才会被接受，而“双方重审制度”需要对争议专利至少有一个权利要求项有无效之合理可能，即需要证明权利要求项无效的优势证据。

3.禁反言规定的改变：“双方再审制度”的禁反言不能应用到ITC337调查过程，而“双方重审制度”和“授权后重审程序”的禁反言对ITC337调查过程是有约束的。双方再审程序中“提出的或者应该提出但未提出的理由”不能在于USPTO各种程序、民事诉讼、ITC 337调查程序中再用于质疑专利权的有效性，而双方重审中的相应理由的措辞变得更加柔和了“提出的或在合理地情况下应该提出但未提出的理由”。

4.“双方重审制度”和“授权后重审程序”对结案时间作了明确的要求：USPTO决定启动程序1年内，要做出最终审查决定，如有充分理由，决定期限最多可延6月，假使有并案审查情况，决定期限亦可再酌量调整。此前，通过USPTO无效专利权的平均周期短于诉讼周期，但是某些特定的情况，也时常出现长于诉讼周期的情况。此次专利法修正之后，预计通过行政手段无效专利权的时间成本低将成为其一个明显的优势。

5.“双方重审制度”和“授权后重审程序”均可使用证据开示(Discovery)程序。

结语

在美国无效专利权，既可以通过行政手段，又可以通过诉讼手段实现。2012年9月之前，通过行政手段无效专利权，经济成本和时间成本较低，程序相对简单，证据的证明力度要求较低，但是证据和理由相对单一，当涉及使用公开或公开不充分等证据或理由时只能选择通过诉讼手段无效专利权。在2012年9月之后，如果时机不晚于争议专利颁发日或再颁日9个月，还可以通过授权后重审这一行政手段无效专利权。另外，通过诉讼无效专利权，不是在任意时机均可以提起，必须要对专利权有“确实的争议”或被诉侵权后才能够提起。综上，美国的专利无效制度一个制度的集合体，深入了解方可自由运用。

【1】Alan W. Kowalchyk etc. Patent Reexamination:An Effective Litigation Alternative?.[J] Landslide magazine, Vol 3, Num 1, Sep. /Oct. 2010.

【2】罗广洁. 知识产权确认不侵权之诉研究[D].西南政法大学2011年度硕士论文: 14.

【3】美国飞翰律师事务所.发布和答复美国警告函的最佳方法[EB/OL]. [2011-11-20]. http://blog.sina.com.cn/s/ blog_52450af80100b5bm.html.