《美国发明法案》实施状况评述

文 / 于凯旋

《美国发明法案》实施状况评述

文 / 于凯旋

自2011年9月16日美国总统奥巴马批准《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，简称AIA）以来，AIA大部分条款已于今年9月16日生效，这部国会以及美国专利和商标局（USPTO）共同努力了长达6年之久才得以出台的法律在生效后究竟为美国专利体系带来了哪些影响已经成为美国知识产权界探讨的热点问题。随着AIA不断修订的进程，学界传出质疑的声音：这部法律会不会沦为政治角逐的工具？国会承诺的为维护AIA良好运转而设立的机制何时兑现？AIA条款中仍存在许多被忽视的问题，在实践中会给法院的审判工作带来哪些影响？在AIA生效初始之际就去担心这些问题足以显示出美国人的“忧患意识”，因为这样一部法律是美国专利制度近60年最大的一次变革，其效果值得人们期待。

一、AIA最新动态

2012年10月，美国知识产权法学会（AIPLA）在华盛顿召开年会，有2,000余名美国知识产权律师及专利代理人参加了此次会议，同时还有来自加拿大、日本、韩国和英国的知识产权界人士参加了此次会议。在本次会议上，前美国专利与商标局（USPTO）局长、AIPLA现任执行主席Todd Dickinson与美国联邦巡回上诉法院法官Sharon Prost、USPTO知识产权秘书处主任David Kappos、美国礼来制药公司副总裁兼法律总顾问Bob Armitage、美国参议院司法委员会高级法律顾问Aaron Cooper、美国Oblon Spovak律师事务所高级合伙人W. Todd Baker共同组成专家小组，分别从立法、司法、审判和实践方面深入探讨了美国专利体系的变革以及《美国发明法案》（AIA）实施后的效果及影响。

（一）AIPLA年会对AIA的评价

专家组研讨的议题为“AIA时代的专利体系是否行之有效？”，美国参议院司法委员会高级法律顾问Aaron Cooper首先介绍参议院司法部委派专门负责AIA运行的执行官员的计划，这一计划标志着参议院司法部将出台行政措施以保障AIA在立法和司法之间进行完美衔接；但Dickinson主席无法认同这一观点，Dickinson认为在大选之际各党派激烈的政治角逐极有可能使法律变为利益工具，司法部做出的这种承诺是否为“空头支票”需要进一步验证。Cooper认为AIA规则目前还不为公众所了解，对于许多条款的适用还处于一头雾水的状态，因此USPTO应该建立监督AIA实施工作的专门部门，确保这一法案的有效运行；当然具体的法条解释工作还应交由法院进行，在具体案件中通过司法解释来弥补立法上的不足也是树立AIA权威的途径之一。

USPTO知识产权秘书处主任David Kappos接下来代表美国专利和商标局对AIA实施状况进行评价，Kappos表示USPTO一直将这部法案视为己出，为AIA能够顺利通过做出了不懈努力，每一个条款的出台都历经复杂艰辛的过程，因此确保AIA顺利运行是目前USPTO工作重中之重；对于AIA修订指南中提到的在明年3月16日生效的“发明人最先申请”条款（First-Inventor-to-File）等仍需继续修订的条款，USPTO将广泛听取公众意见并且进行深入研究，力争在这些待修条款生效前30天内完成所有修订工作；Kappos认为这一条款是AIA最引人注目的一条，因为这一条款确立了美国独一无二的“发明人先申请制”，不同于欧盟、加拿大等任何立法，能够真正确保发明人的权利，是美国专利法发展史上最具影响力的条款之一。Kappos认为AIA拥有许多类似的先进和完备的规则，比如“发明人宣告”规则（Inventor’s Oath/ Declaration），这给专利审查部门在授权时提供了非常重要的参考，对于整个美国专利体系而言都是一次突破性的进展。

接下来由美国联邦巡回上诉法院法官Sharon Prost就讨论议题发表了看法，她在谈到AIA体系是否行之有效或是否能够实现美国专利体系的彻底变革时表现出了一些担忧。Prost在被任命为联邦巡回上诉法院法官之前曾在国会任职，负责起草美国《破产法改革法案》，这一法案的修改过程已经长达9年仍未有任何结果，甚至整个修法项目都已经被搁置，Prost认为这是国会不作为的典型事例，她期望国会能够高度重视AIA修订过程，将专利体制改革落到实处。关于法院在审判方面遇到的问题，Prost表示将会严格按照AIA规则进行案件审理，遇到难以解决的新问题时会采用联席审理（en banc）等程序进行。按照AIA的要求，目前美国法院系统在审理专利案件时均以PTAB制（专利审判和上诉委员会，Patent Trial and Appeal Board）取代过去的BPAI制（专利争议上诉委员会，Board of Patent Appeals and Interferences），这就需要联邦法院吸纳更多的PTAB法官来处理新近专利案件。Todd Baker律师对Prost法官提出的增加PTAB法官的想法提出了一些质疑，Baker认为目前绝大多数的PTAB法官都在涉外专利诉讼领域有丰富的实践经验，对于国外专利纠纷的审判工作驾轻就熟，那么如何把握AIA体系下的国内专利诉讼审理方法和经验则是这些PTAB法官需要通过实践不断积累的。

AIPLA认为《美国发明法案》是一次对美国专利制度的彻底变革，但仍会面临各种复杂问题，这就需要USPTO修订工作稳步进行。

美国礼来制药公司副总裁兼法律总顾问Bob Armitage则代表企业就AIA条款本身谈了自己的看法，他以“授权后复审”条款（Post Grant Review）举例，Armitage认为这一条款的启动门槛太宽松，专利权人之外的第三人只要能够证明争议专利至少有一个请求项属于不可专利范围或存在无效的可能，整个重审程序就必须进行。Armitage认为主要存在的问题是第三人举证责任比较低，如果频繁提出重审申请会给企业带来负面影响，甚至有可能摧毁企业专业体系；另外，第三人提交的证据种类五花八门，在某种程度上也会增加审查负担。因此AIA还需要进一步的修订，以弥补这些漏洞，美国企业界也在期待着AIA的不断完善，真正使专利制度步入良性发展。负责AIA修订工作的USPTO 知识产权秘书处主任Kappos对于这种来自企业的质疑做出了回应，Kappos表示USPTO在整个AIA出台过程中已经做出了卓越的贡献，建立起新的规则体系，但是目前的规则的确存在瑕疵之处，但AIA的修订则又将是一个漫长的过程，因为修订需要基于大量实践资料来支撑。法院在审理案件时如需对AIA条款进行司法解释，应当遵照条款上下文以及AIA立法目的和宗旨善意地解释其通常含义，尽量减少因条款解释带来的不必要争议。

（二）AIA与“专利海盗”问题

在各位代表均对AIA做出评价后，Dickinson主席将议题引向更加具体的问题，比如“专利海盗”（Patent Troll）。只要提及美国专利制度的缺陷必然会引发对现代专利体制中的“恶棍”——没有参加实际经营生产的经济实体（NPEs）的口诛笔伐，AIA中也有条款涉及对NPEs的规制问题。

按照AIA要求，美国国会已经建立了无党派的政府责任办公室（Government Accountability Office，简称GAO），GAO专门负责研究由NPEs发起的专利侵权诉讼给美国专利体系带来怎样的影响。GAO已经发布了2007—2011年NPEs诉讼活动的数据报告，在这份报告中GAO将NPEs形容为“将专利货币化的公司”，这些公司的特征是其拥有的专利技术只为了许可转让或成为诉讼的武器，NPEs最主要的经济来源也就是依据以上两项内容，从不进行实际经营或生产产品，一旦发现有人侵犯自己的专利权便立即提起诉讼以达到攫取利益的目的，因此将专利“货币化”是很贴切的形容。GAO随机抽样了自2007年以来的500起专利诉讼案件作为样本，抽样结果显示近年来NPEs诉讼比重明显上升，已经由20%增加至40%，这一数据显示出NPEs在当今专利诉讼中已经占据了将近半壁江山，“专利海盗”行为不容忽视。也许NPEs诉讼仅是这一问题的冰山一角，在实际操作中，大部分公司面临的都是来自NPEs索取专利使用费的情形，NPEs利用手中专利技术与其他公司不断讨价还价，如果说在未来几年可能引发整个专利体系的震荡也并不是危言耸听。美国参议院司法委员会高级法律顾问Aaron Cooper称“专利海盗”行为是十分恶劣的，这种劣质行为必须得到法律层面的规制，AIA规定的“共同诉讼”规则（Joinder of Accused Infringers）有望对这一现状从诉讼程序层面加以调整。

以往NPEs发起专利诉讼是非常有技巧的，这种诉讼技巧一方面表现在NPEs往往会将所有其认为专利侵权的被告列为共同被告，无论这些被告公司之间是否关联或是否在同一司法管辖区内；另一方面，NPEs非常具有挑选法院的技巧，在过去三年里美国各地区法院审结的2,700起专利诉讼案件，由德克萨斯州东部地区法院受理的案件数目最多，其次是加利福尼亚州地区法院和特拉华州地区法院，因为这些法院往往支持专利权人的诉讼请求，以特拉华州地区法院为例，在111起案件中原告胜诉的案件为50件，胜诉率高达45%。

NPEs这种诉讼技巧一方面可以节省诉讼成本，另一方面，也是最关键的，如果被告提出管辖权异议，要求将案件移送至有管辖权的法院是一件耗时耗力的事情，比如被告总部所在地和实际经营地相隔甚远，这样就会造成法院移送案件的难度，因此被告只能接受这种共同诉讼，这是NPEs最为乐于见到的局面。NPEs熟知诉讼技巧可能是“专利海盗”如此的猖獗的原因之一，既然无法从制度上彻底根除“专利海盗”，那么至少可以从诉讼程序上进行规制，这也是AIA“共同诉讼”规则的先进之处。这一规定要求如果原告想要提起专利共同诉讼，那么共同诉讼的被告必须处于同一商业活动或者是同一交易中，或在美国境内制造、进口、销售同种商品，并且原告需要承担被告之间存在关联的举证责任。这一规则加大了NPEs诉讼难度，从诉讼程序方面对“专利海盗”行为做出规制。

AIA最主要的目标是鼓励创新、刺激就业，保护资金缺乏和资源匮乏的个体发明人和小规模商业活动之中的发明权益。

二、AIA实施现状

AIA出台的背景至少可以包括三个因素：第一，美国专利法已经是上个世纪的产物，这部法律已经不能解决现代专利诉讼中出现的各种新问题；第二，在国际层面也亟需在专利保护领域制定更加先进和完善的标准，全球市场经济的迅速发展需要对专利进行更加全面的保护；第三，国际专利体系也需要更新换代，迈入新纪元，AIA在实施过程中预期达到的目标也与这些立法背景相符。8月20日，USPTO发布了《关于AIA实施及修订状况指南》，USPTO指出这次美国专利法改革就是为了实现以下目标：在鼓励创新的同时刺激就业；在提高专利质量的同时减少专利案件的积压；建立专利融资机制并确保其安全性；为专利发明提供更加清晰透明的保护；节约诉讼成本、缩短行政程序耗时，为专利诉讼提供更优选择。AIA中的多项条款符合国际公约的要求，与现行国际专利体系并行不悖，并且为国际专利体系继续保持和谐运转的状态提供了保障。指南中显示目前AIA在实施过程中遇到的挑战主要来自以下四方面：第一，大量的条款在实施的同时仍需进行修订，法令的规制作用和指引作用还没有达到互补的效果；第二，从条款颁布到条款生效时间间隔较短，AIA规定的生效期为颁布后60天、12个月或18个月，这给修订工作带来了一定的挑战；第三，与其他政府部门的协调工作任务艰巨，这些部门或组织包括美国国务院、贸易部、商务部和司法部、美国商业联盟等；第四，熟练掌握AIA的专业人员较少，需要投入大量培训项目和实践项目来应对AIA可能遇到的问题。截至9月16日，AIA绝大多数条款均已生效，还未生效的3个条款包括“发明人最先申请”、“申请人调查程序”以及“注册专利撤销”，这些条款将于2013年3月生效。在整个AIA修订过程中，来自知识产权行业组织、知识产权学术机构、法律事务所、公司及个人均提出了宝贵意见，足以见得美国社会对AIA的重视程度。

根据USPTO发布的指南显示，目前按照AIA要求已经进行的相关研究课题详情见表1，按照AIA要求已经进行的项目详情见表2。

三、我国应如何应对AIA规则

10月24日，由北京大学知识产权学院、北京大学国际知识产权研究中心、北京大学法学院以及北京市大成律师事务所、美国WHGC律师事务所共同举办了“关于科技创新全球化进程中中美知识产权保护和反倾销法律事务高峰论坛会”，本次会议很荣幸邀请到了美国联邦巡回上诉法院的首席大法官Randall R. Rader、美国国际贸易委员会行政法官Theodore R. Essex、美国加利福尼亚州北部地区法院法官Paul Singh以及来自学术界、律师界的专业人士，其中Rader大法官详细介绍了美国法院对于促进公平交易的演变和未来，包括美国专利改革法案AIA，以及中国企业在美国知识产权争议及贸易救济调查中常犯的错误和纠正的方法，对我国企业熟悉和了解AIA规则、掌握在美国打专利官司的诉讼技巧而言具有深远的意义。

表1

表2

Rader大法官首先评价了现有的AIA规则，Rader认为不管身处哪个年代，专利法案总是受人批评，因为太多的公司认为专利保护政策提高了生产成本，导致投入与产出不成正比。Rader指出这种观点是荒谬的，他以药品研发专利为例，每年参与药品专利研发的工程师、科学家不计其数，政府会投入上百亿的资金支持，但是最后能够产出的研发成果小于5%，因此这种珍贵的科研成果必须得到专利的保护；Rader大法官更愿意将专利技术形容为“留给下一代人的礼物”，因为现有技术对后来人而言一定是无穷无尽的宝藏。Rader大法官认为AIA无疑是一部专利领域先进的法律，尤其是“最先发明人申请”规则的出台标志着美国专利体系与国际专利体系的融合，这种融合有助于保护发明者切实享受专利带来的经济效益，从而促进经济不断增长；但出于保护投资的目的，AIA规则出台后，美国法院在审理专利案件时仍采用一定的宽限期制度。总而言之AIA创造出了“亲创新、亲合作、亲发明”的专利体系，无论商业模式大小、无论发明成果轻重均可受到AIA保护。

当有了足够的理论基础和对AIA充分的认识后，中国企业在涉外专利侵权风险预警与防范以及在美国知识产权争议对策研究方面其实应该注重的是细节问题。因为法律差异和环境风险，我国企业在“走出去”的同时必然会面临知识产权侵权风险，在美国频繁发动337调查和反倾销调查之际，无论是商标产品还是专利产品都像是走在钢索上。无论对AIA规则了解与否我国企业能做的准备工作就是专利侵权风险预警分析，这种预警分析应当包含核心技术分析、区域性分析、竞争者分析、同类技术交叉引用分析；而从法律侵权分析层面来看则一定要明确专利保护范围的界定，对权利要求做出清晰的解释。在这里有一定的侵权规避技巧可以采纳，比如是否存在可规避的技术方案、获得专利许可的可行性分析等。

如果一旦进入专利诉讼环节，Rader大法官认为亚洲企业在这方面存在很大的误区，这并不是因为对美国法院系统缺乏了解或不熟悉现行法案，而是败在一些细节问题之上。Rader大法官在此给出了一些建议：第一，选择法院需要一定的技巧，正如上文所提到的，NPEs即使被冠以“专利海盗”的恶名仍能屡屡得手，很大程度上是非常巧妙地选择了法院，那么亚洲企业在提起诉讼时更应当掌握这一技巧增加胜诉机会；第二，要注意美国法律中有关商业秘密或保密规定的保护规则，在与投资人或专利购买人谈判时一定要注意签订保密约定，否则专利技术被盗用或失去可专利性则是得不偿失的；第三，注意诉讼及行政措施的经济与时间成本，有时一场耗资巨大的专利诉讼可能会将企业拖垮；第四，接受专业人员的建议，这些人员可能是美国的知识产权执业律师或知识产权组织的专家，企业也可以培养自己的知识产权专家，在发生争议时为自己提供可行的意见；第五，善用诉讼程序规则，对涉嫌专利侵权的风险程度、胜诉因素及机会成本进行分析，充分利用AIA诉讼程序中对自己有利的因素；最后，Rader大法官强调了若想避免诉讼之争，企业的不二法门还是进行专利侵权风险预警分析，在进入美国市场之前就制定出侵权应诉方案。