印庆余

一个复杂的产业链中,不同环节受337调查的影响各异。以智能手机为例,芯片公司生产芯片,软件公司编写应用软件,然后手机厂商将所有部件组装成一个终端产品,自己或者由另一方出口到美国。手机进入美国之后,销售商或者服务商(如AT&T、Verizon等)销售给用户,用户可能会在使用过程中下载更多的应用软件。你的公司位于产业链的哪个环节?面临什么样的337调查风险?
下游企业:ITC无权对非被告公司下达禁令,但被告客户仍受影响
2008年美国联邦巡回上诉的Kyocera的判决,很大程度上改变了ITC(美国国际贸易委员会)颁发有限排除令的条件,影响了后来许多原告的诉讼策略。
在Kyocera一案中,Broadcom(博通)提起了针对Qualcomm(高通)的337调查,并成功向ITC证明了高通进口的芯片侵犯其专利权利。据此,ITC颁发了有限排除令,排除高通被判侵权的芯片以及所有含有侵权芯片的下游产品。这在当时并不奇怪,因为ITC下达有限排除令时常会包含下游产品,哪怕下游厂商并没有被列为调查案的被告。这样的做法对目标是上下游产业链的原告来说非常省心省力。如果专利是针对芯片里的某个功能,只要告了芯片生产商,就可以将芯片连同终端设备一网打尽。
很多人曾经以为,ITC的排除令只需要对物的管辖权。但是上诉法院在Kyocera的判决颠覆了这一看法。从Kyocera之后,下游的厂商如果没有被列为被告,ITC是无权下达针对下游厂商或其产品的有限排除令的。
这样一来,原告就陷入一个两难境地。……