具有多个技术效果与专利的创造性

李莲莲　陈春晖

摘 要 如果专利申请的说明书记载了由一个技术手段带来两个以上的技术效果而检索到的对比文件仅公开其中一个技术效果，如何进行创造性判断是个值得探讨的难点问题，本文对现有观点的客观性、公正性进行分析、梳理，并提出自己的看法。

关键词 创造性 技术效果 技术问题

1问题的提出

根据《专利审查指南》第二部分第四章第5.3节的记载：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属领域的技术人员来说，事先无法预料或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

从字面意义上来看，上述内容表达了这样一种含义：只要发明取得预料不到的技术效果，则具备创造性。然而，当专利申请记载了两种以上技术效果，相对于现有技术同时产生了“预料到的技术效果”和“预料不到的技术效果”时，是否能够据此判定其具备创造性呢？以下，以专利申请记载由一个技术手段带来两个技术效果（技术效果一和技术效果二）的情形为例进行说明。当专利申请与对比文件1的区别技术特征（即，上述的“一个技术手段”）被对比文件2公开，专利申请记载该区别技术特征的作用是获得技术效果一和技术效果二，但对比文件2仅记载该区别技术特征的作用是获得技术效果一。此时，是仅考虑技术效果一还是需要同时考虑技术效果一和技术效果二以判断创造性？

2分析与讨论

对于上述问题，存在两种观点，一种观点（观点1）认为：需要将两个技术效果作为一个整体来考虑，确定本申请实际解决了两个技术问题：技术问题一和技术问题二，而对比文件2没有整体上给出同时解决技术问题一和技术问题二的技术启示，因此可以判定该发明专利申请具有创造性。另一种观点（观点2）认为：本申请获得了技术效果一，从而可以确定本申请解决了技术问题一，对比文件2给出了解决技术问题一的技术启示，该启示下得到的技术方案直接获得技术效果一，另外间接、客观地解决了技术问题二、获得技术效果二，因此不能认为该发明专利申请满足创造性要求。两种观点似乎都有其合理之处。下面我们对此进行进一步分析。

2.1观点1认可创造性，存在降低“创造性”标准的嫌疑，可能被申请人滥用，给公众利益带来损害

观点1认为：需要将两个技术效果作为一个整体来考虑。如果技术效果一可以由对比文件2想到，而技术效果二无法由对比文件2想到，则认可其具备创造性。此种观点易为被申请人所接受，也常被用作具备创造性的争辩理由。然而笔者认为，在实际完成发明的过程中，某些技术方案确实是本领域技术人员基于现有技术的教导，为了获得可以预期的技术效果一进行改进而获得的，如果仅依据由此获得的另一额外的技术效果二就认可创造性，则存在降低“创造性”标准的嫌疑。例如存在如下可能：申请人为获得技术效果一，从对比文件2中找到技术启示，在改进过程中发现附带的技术效果二，此种情况下，如果仅仅因为产生额外的技术效果二，便认可创造性，则存在下述风险：申请人故意绕过技术效果一，从而规避现有技术已给出的技术启示，将根据对比文件2给出的启示进行改进而显而易见获得的技术方案占为己有，在一定程度上损害了公众利益。

2.2观点2不认可创造性，但在某些情况下容易被扩大化理解，导致审查员滥用，给申请人利益带来损害

观点2认为：对比文件2公开了某一技术手段能够获得技术效果一，因此给出相应的技术启示以获得本专利申请的技术方案，而技术效果二是借由上述技术方案而客观存在的附加效果。这种观点被广泛接受，然而存在如下风险：审查员在进行创造性判断时，扩大化使用和理解观点2，例如现有技术中存在大量降低成本、节约能源等宽泛的、一般性的技术手段，如果某一技术手段获得了降低成本、节约能源的技术效果一，据此认为即使该技术手段获得另一预料不到的技术效果二但仍不具备创造性，显然不恰当，因为获得该预料不到的技术效果二还需要从大量的现有技术中进行非显而易见性的选择。

2.3综合考虑公众和申请人利益，笔者偏向支持观点2不认可其创造性（但需限制使用条件），而申请人可以申请用途发明进行救济

笔者认为，需要有条件的使用观点2，避免扩大化使用和理解。在不扩大化使用和理解观点2的情况下，尽管申请人声称其技术手段获得“技术效果一”和“技术效果二”，但是客观而言，现有技术明确给出使用该技术手段以获得“技术效果一”的技术启示，发明的整体技术方案相对于现有技术已经是显而易见的。如果我们基于“技術效果二”认可其创造性而授予专利权显然并不恰当，这是因为如果有人使用该显而易见的技术方案，就会被判定侵犯专利权，这违背合理性原则。而且，从完成发明的历程来看，为同时获得“技术效果一”和“技术效果二”，所属领域技术人员会从现有技术中查找关于获得“技术效果一”和/或“技术效果二”的技术手段，当从获得“技术效果一”的技术手段一得到技术启示时，自然会验证“技术效果二”。综上分析，抛开宽泛的、一般性的“技术效果一”，在获得具体的“技术效果一”的技术手段容易选择的情况下，获得要求保护的技术方案是显而易见的，能够推（下转第264页）（上接第262页）定“技术效果二”属于必然产生的额外效果。

尽管持有上述态度，笔者尝试站在申请人的立场，也不免觉得委屈，明明发现了一种新的技术效果却无法得到有效保护，实在无法接受。其实，申请人不必苦恼，针对此种情况，申请人完全可以通过“用途发明”的方式申请专利。如此既保障了自己的合法权利，也不会对公众利益造成损害。

3典型适用

下面以具体案例为例进行说明，权利要求1要求保护一种夹层玻璃用中间膜，与最接近的现有技术对比文件1的区别在于：权利要求1第一层中还含有增粘剂。本申请说明书记载加入增粘剂起到两个作用，一是提高第一层与第二层之间的粘结性，二是提高夹层玻璃的隔音性。对比文件2公开了一种夹层玻璃用中间膜，并具体公开了夹层玻璃用中间膜可以含有增粘剂，能够增加膜层之间的粘结性。

分析可知，本申请明确记载加入增粘结的两个作用，一是提高粘结性，二是提高隔音性，可以判定本申请实际解决的技术问题有两个：如何提高粘结性和如何提高隔音性。而对比文件2给出了加入增粘剂提高粘结性的技术启示，且“加入增粘剂”是“提高粘结性（技术效果一）”的容易选择的技术手段，因此所属领域技术人员容易想到将对比文件2的“增粘剂”加入对比文件1中获得本申请的技术方案，而“加入增粘剂”在客观上产生附带的技术效果，即提高隔音性（技术效果二）。此外，从完成发明的历程来看，为了同时解决如何提高粘结性和如何提高隔音性的技术问题，所属领域技术人员有动机从现有技术中寻求解决如何提高粘结性和/或如何提高隔音性的技术手段，因此当从对比文件2中找到提高粘结性的技术启示时， 所属领域技术人员有动机进一步验证其隔音性，这并不需要付出创造性劳动，因此该案不具备创造性。

4结语

通过上述分析，笔者提出如下观点：专利申请记载两个技术效果，现有技术仅记载其中一个技术效果（该技术效果是具体的，非宽泛的、一般性的），认为现有技术给出解决本申请技术问题获得相应技术效果的技术启示，判定本申请不具备创造性。需限制性使用观点2，当专利申请与对比文件1的区别技术特征被对比文件2公开，专利申请记载该区别技术特征的作用是获得技术效果一和技术效果二，对比文件2记载该区别技术特征的作用是获得技术效果一（该技术效果一是具体的，非宽泛的、一般性的）时，首先确定出本申请实际解决的技术问题是：技术问题一和技术问题二。对比文件2给出解决技术问题一进而获得技术效果一的技术启示，在该启示下获得的技术方案直接解决了技术问题一、获得技术效果一，并间接地、客观上解决了技术问题二、额外获得技术效果二，从而专利申请不具备创造性。

作者简介：李莲莲（1983.2-），女，汉族，河南省信阳市人，硕士，国家知识产权局专利局副处长，研究方向：建筑材料领域专利审查 ；陈春晖（1982.11-），女，汉族，山东省聊城市人，硕士，国家知识产权局专利局主任科员，研究方向：无机材料领域专利审查。