浅谈如何正确理解《专利审查指南》（2010版）

李跃龙

第二部分第四章第2.2节所述的“合乎逻辑”

一、引 言

根据《专利法》第22条第1款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。发明和实用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。

创造性的两个基本要件是（突出的）实质性特点和（显著的）进步。由于实用新型无需经过创造性的审查即可获得授权，以下以发明为例进行阐述。

相比第二个要件，在第一个要件的判断中更容易产生争议①。《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2节规定：发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

二、字面解释

由于《专利审查指南》（2010版）没有进一步明确何为“合乎逻辑”，因此此处的“逻辑”应该需要符合“逻辑”的通常理解。学者魏凤琴著的《逻辑学》②一书中认为，在现代汉语里，“逻辑”一词在不同的语境中具有不同的含义，主要含义有以下四种：

1.指客观事物发展的规律。如“历史的逻辑决定了人类社会将一直向前发展”，“适者生存，优胜劣汰，这是自然界的逻辑，也是市场竞争的逻辑”。这里所说的“逻辑”，是指客观事物发展的规律。

2.指某种特殊的理论观点和看法。如“‘头发长一定见识短’，这真是奇怪的逻辑”，“‘强权就是公理’，这是霸权主义者的逻辑”。这里的“逻辑”是指一种特殊的观点和看法。

3.指思维的规律和规则。如“考虑问题、说话、写文章应当合乎逻辑”，“某个推理不合逻辑”。这里的“逻辑”是指人们思维的规律和规则。

4.指逻辑学。如“要在青少年中普及逻辑知识“文科学生要学点逻辑”。 这里的“逻辑”是指逻辑学。

其他学者如王刚、赵绍成和卞文忠也在各自编写的《逻辑学》中持有相同的观点③。结合《专利审查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2节的规定的相关语境可知，所述规定中的“合乎逻辑”应该是上述的第3种理解，即合乎本领域技术人员的思维的规律和规则。

结合《专利审查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2节的规定可以得出结论：如果发明打破本领域技术人员的思维规律和规则，那么应当认为该发明是不合乎逻辑的，也就应该认可突出的实质性特点。

三、案例分析

在很多案子中，审查员往往引用《专利审查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2节规定，声称发明相对于最接近现有技术的区别技术特征可以通过“合乎逻辑的分析、推理或者有限次的实验得到”。这时，如果专利代理师能够帮助审查员正确理解何为“合乎逻辑”，就有望得到正确的审查结果。

以笔者代理的中国发明专利（申请号为201310664767.X）的第一次和第三次审查意见通知书及其答复中所涉及的权利要求1为例对此进行说明。第一次审查意见所针对的权利要求1为：用于非水电解质二次蓄电池负电极的氧化硅材料，其具有以重量计2-200 ppm的钴含量。

第一次审查意见中引用对比文件1（公开号为JP特开 2011192453A），指出该对比文件公开了一种非水电解质二次电池用负极材料，并具体公开了非水电解质二次蓄电池负极材料，为化学式SiOX表示的氧化硅，且包括除硅元素和氧元素以外的其他元素，所述其他元素的含量为50-100，000 ppm（与2-200 ppm的数值范围部分重叠），所述其他元素为Co（相当于氧化硅材料具有钴）。据此，审查意见中认为权利要求1没有创造性。

申请人分析对比文件1后基本认可了审查意见，并注意到对比文件1说明书第[0041]段公开了“其它元素的含量低于50 ppm时难以实现导电性改善的效果，且循环性能的改善是不足的”，因此根据说明书中的记载将钴含量的上限限定为18 ppm。修改后的权利要求1为：用于非水电解质二次蓄电池负电极的氧化硅材料，其具有以重量计2～18 ppm的钴含量。

在该权利要求的基础上，基本上采用了三步法，争辩了对比文件1第[0041]段的记载内容可以构成相反教导，本领域技术人员没有动机尝试低于50 ppm的钴含量，即权利要求1相对于对比文件1具有突出的实质性特点，因此应该认可新权利要求1的创造性。

审查员发出的第二次审查意见通知书中没有评价权利要求1的创造性，仅仅指出了一些形式问题，等于默认接受了该权利要求的创造性。然而在申请人答复第二次审查意见通知书之后，审查员在第三次审查意见通知书中再次引用对比文件1质疑了权利要求1的创造性。

具体来说，审查员考虑了权利要求1的修改内容，并将权利要求1的技术方案与对比文件1的区别技术特征确定为：具有2-18 ppm的钴含量。

此次审查意见中，审查员认为对比文件1第[0041]段“没有否认小于50 ppm不能改善循环性能，因此其不存在相反教导”。对于所述区别技术特征的具体评述是：

虽然对比文件1（参见说明书第[0041]段）：其他元素的含量低于50 ppm时难以实现导电性改善的效果，且循环性能的改善是不足的。但是其并没有否认低于50ppm的钴含量不能实现改善氧化硅循环性能的效果或是恶化氧化硅的循环性能。因此，为了改善氧化硅的循环性能，在对比文件1的技术启示下，本领域技术人员能够经过有限的试验对其钴含量进行调整，例如设置为2-l8 ppm，其所获得的技术效果也是预料得到的。

因此，审查员得出了权利要求1的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具有创造性的结论。

笔者认为争议在焦点是，在对比文件1明确教导了钴含量低于50 ppm时循环性能是不足的，本领域技术人员经过有限的试验尝试小于50 ppm的钴含量是否合乎逻辑。

首先，如笔者之前所指出的，此处的“有限的试验”应该是受到“合乎逻辑”限定的④李跃龙.对《专利审查指南2010》第二部分第四章第2.2节所述的“有限的试验”的一点理解[J].专利代理，2016（1）: 67-69.。

其次，笔者认为，在对比文件1明确给出负面教导的情况下，本领域技术人员如果仍然尝试小于50 ppm的钴含量无疑是舍近求远和趋害避利的，也是违反人之常情的，不符合一般的思维习惯和思维规则。为了进一步确认这一点，笔者翻阅了多本逻辑学书籍，发现其中均记载了“逻辑”一词的基本含义之一恰恰正是思维的规律和规则⑤魏凤琴.逻辑学[M].北京:中国政法大学出版社，2017:1.王刚.逻辑学[M].沈阳:东北大学出版社，2017:1.赵绍成.逻辑学[M].成都:西南交通大学出版社，2015:1.卞文忠.逻辑学[M].长春:吉林大学出版社，2014:1.。

基于此观点，笔者与审查员进行了电话会晤，审查员接受了“有限的试验应该是合乎逻辑的有限试验”的观点。接下来，笔者引用所述逻辑学书籍指出逻辑意味着本领域技术人员的一般思维规律和思维规则，通常倾向于是趋利避害，而不是相反。审查员经过仔细考虑，最后在口头上接受了这样的争辩观点。

笔者在答复第三次审查意见通知书的书面意见陈述中，将争辩的重点从对比文件1给出相反教导转移到了在对比文件1的基础上尝试低于50 ppm的低钴含量是不合乎逻辑的，最终得到了本专利的授权。

之后，笔者多次遇到类似的审查意见，均采用类似的争辩策略，大多取得了满意的结果。

四、结 语

在发明专利的创造性的审查过程中，突出的实质性特点的判断可谓是重中之重，也非常容易引起争议。在很多审查意见中，审查员在利用三步法判断创造性时，引用《专利审查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2节的规定来评价区别技术特征，并且频繁提及“有限次的试验”。如果能结合现有技术，正确理解“合乎逻辑”一词，则有望得到适当的审查结果。