日本专利申请中对于产品权利要求撰写的注意事项

李春荣

一、案例介绍与案例分析

（一）案例介绍

某公司将其技术在日本申请了专利（下面简称“本申请”），该技术涉及产品的制造方法及对应的产品，相应地该公司在一个专利中申请了方法权利要求和产品权利要求。

方法权利要求的主要内容为：使用强氧化剂使含有纳米级结晶的直链高分子材料碳化从而获得纳米级碳材料。

产品权利要求的主要内容为：一种纳米级碳材料，所述纳米级碳材料含有磺酸基团，所述纳米级碳材料为纤维状或球状。

该产品权利要求仅有一个从权，对磺酸基团的含量进行了进一步的限定。

其说明书中对纳米级碳材料的定义为：碳粉末在较小维度的尺寸为1～100纳米；如碳粉末为纤维状的指的是纤维的直径，碳粉末为球状的指的是球的直径。

请注意在本申请中，申请人出于对大的保护范围的渴求，在产品权利要求中，仅对产品限定了三个技术特征：纳米级碳材料，官能团方面为含有磺酸基团，形状方面为纤维状或球状。

在日本，纳米级碳材料研发、应用和保护都非常之强大。针对本申请的纳米碳产品权利要求，审查员找到对比文件，一则为以碳纳米细纤为母体（优选直径50纳米以下），经过在上涂布涂料物质，经热解后在母体上形成含孔高表面积层（厚度为0.5～100纳米），称之为涂层纳米纤维，对该涂层纳米纤维进行官能化，官能团可以有磺酸基团；审查员认为，该对比文件中，披露了含磺酸根的纳米碳纤维，本申请没有新颖性和创造性。针对本申请的纳米碳球，审查员找到对比文件，一则公布了含有磺酸根的碳球，直径在1～50纳米之间，该碳球以富勒烯为核心，多层密闭的碳层同心、规整的分布在富勒烯外围；审查员认为对比文件披露了含有磺酸根的纳米碳球，该纳米碳球的直径为1～50纳米，故本申请没有新颖性和创造性。

该产品权利要求对应的从权，审查员认为，仅对磺酸基团的含量做了进一步的限定，而本领域的技术人员根据特定目可以通过调整而获得不同的磺酸基团的含量，故没有新颖性和创造性。

（二）案例分析

从上面的介绍可以看出，审查员找出的对比文件直接挑战本申请的新颖性和创造性。

1. 答复对策之——仅依赖方法权利要求

本申请中，审查员仅质疑了产品权利要求的新颖性和创造性，其对方法权利要求则是持肯定态度。这种情况下，删除产品权利要求，仅依赖方法权利要求如何？笔者认为不妥。虽然对方法权利要求的保护延及以该方法生产的产品，但是在维权过程中，方法权利要求的维权成本和难度都要高于产品权利要求。有鉴于此，申请人会全力以赴来争取产品权利要求

2. 答复对策之——考虑用方法来限定产品使之成为PBP权利要求

鉴于日本对PBP权利要求采用“产品限定”法，如果能将产品权利要求修改为PBP权利要求，也不失为一种好的对策。

具体到本申请的案例，本申请的产品权利要求仅限定了“磺酸基团”“纳米碳纤维或纳米碳球”，说明书对纳米限定为“1～100纳米”；而对比文件的涂层纳米纤维，也含有磺酸基团，直径与本申请的纳米碳纤维有重合。另一对比文件的纳米碳球，也含有磺酸基团，直径与本申请的纳米碳球有重合。

经与发明人沟通发现，其实本申请的纳米碳纤维与对比文件的纳米碳纤维还是有区别的：本申请的纳米碳纤维没有涂层，而对比文件有涂层；本申请的纳米碳球不含有富勒烯，而对比文件含有富勒烯；由本申请的原理可以看出，运用强氧化剂使高分子结晶形态迅速保持下来且碳化成型，以此来制备纳米级碳纤维、纳米级碳球，所以本申请的产品主要特点是含有结晶，但又不是完全结晶。

既然本申请的产品和对比文件不同，那么就往产品权利要求中添加技术特征吧，以克服新颖性和创造性问题。

可是，通过阅读说明书发现，发明人所说的区别没有明确记载在说明书中，也不能从说明书中毫无疑义的直接得出；从属权利要求也没有可以用来加入到独立权利要求中的有意义的技术特征。

一方面本申请的产品与对比文件确实不同，而另一方面从申请文件中又找不到可以用来加入到独立权利要求中的技术特征。既然从本申请的原理也能解释出区别，那么用方法来限定产品如何？在日本，用方法表征的产品权利要求，审查又是非常严格。

二、案例中涉及的日本审查制度

用方法表征的产品权利权利要求（即PBP权利要求）的保护范围的问题，在日本最高法院的2个判决（平成 24 年（受）第 1204 号、平成 24 年（受）第 2658 号，作出时间 2015年6月5日）作出之前，一直存在多种观点，主要有“产品限定法”和“全部限定法”①丁佳艺. “用方法特征表征的产品权利要求”相关问题的探析[D]. 北京：中国社会科学院研究生院，2014.，但在最高院的这两个判决作出之后，PBP权利要求的保护范围的解释就有了定论：该类产品权利要求的专利权效力延及与该产品结构、特性等相同的产品，不考虑其制造方法。在这种情况下，就给出了日本对PBP权利要求审查的动向：审查其权利要求的范围是否清楚。

（一）产品限定法

持有该观点的人认为，PBP权利要求实质也是产品权利要求，只是在提交申请时，不能通过产品结构或特性对其进行直接表征或这种表征不现实，不得已而借助方法来限定。所以，PBP权利要求其提供的是一种绝对的保护，只要是产品与PBP权利要求相同，就落入了产品权利要求的保护范围，而不管其制造方法是否与PBP权利要求中的限定相同。

（二）全部限定法

持有该观点的人认为，既然PBP权利要求用方法来限定了，那么制造方法应该作为PBP权利要求中的必要技术特征，应该对产品起到限定作用，只有使用相同方法制造的产品，才有可能落入到PBP权利要求的保护范围。

（三）日本最高法院的2个判决

2015年6月5日，日本最高法院的2个判决（平成 24 年（受）第 1204 号、平成 24 年（受）第 2658号），为PBP权利要求的保护范围下了定论。

上述2个判决的原审机关在其判决中均采用了“全部限定法”，认为仅在产品无法或难以通过结构或特征来表征的情况下，才可以考虑用方法来限定；且应当将权利要求范围限定为通过权利要求中记载的方法制造的产品。

但是最高院推翻了上述认定，最高院认为：日本专利审查应采用“产品限定法”，产品专利权利要求效力延及与该产品结构、特性等相同的产品，而不考虑其制造方法。

既然PBP权利要求采用“产品限定法”，为了平衡申请人和社会公众的利益，就势必要求申请人举证申请时“不能用结构或特性表征或不现实”，不审查“不能或不现实”就对PBP权利要求授权是对社会公众利益的不公平。

对于PBP权利要求，就要求日本在专利审查的时候，对其保护范围是否清楚进行审查。日本最高院在其论证中，给出了如下理由：专利制度的目的一方面要求专利权人拿公开换取垄断专用权，即要求专利权人将其技术清楚、完整展现在公众面前，才能给予其专利保护；同时，公众通过掌握该专利技术而实现对该技术的利用、更新，从而才能推动社会科技进步，如果公开的专利不清楚，则专利制度的目的难以实现。另一方面，产品发明专利的保护范围通常通过明确记载该产品的结构或特性来直接界定，但有时可能由于产品的性质等原因，导致在提交申请时不能用结构或特征对产品进行表征，或用结构或特征表征不现实（以下简称“不能或不现实”）。“不能”就是指提交申请时技术上不能对产品的结构或特性进行解析。所谓“不现实”是指对产品的结构或特性进行界定的作业需要大量的经济支出或时间，这种经济支出或时间对于专利申请的性质、时效性等方面是不现实的。这时就不能对产品保护范围中记载的该产品的制造方法一刀切，存在上述事件的前提下，即使将发明专利的保护范围限定为结构、特征等与通过该制造方法制造的产品相同的产品，也不会对公众利益造成不利影响。②平成 24 年（受）第 1204 号［EB/OL］.[2019-04-16].http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf

（四）日本审查基准的对应调整

2015年7月6日，日本特许厅出台了“关于PBP权利要求的近期审查处理办法”，指出：除非提交申请时，用产品结构或特性对其进行直接表征不能或不现实，否则将认定产品发明不清楚，并把证明申请时表征不能或不现实的举证责任交给了申请人。③褚瑶杨，李洋. 日本专利审查中对于产品权利要求中的方法特征的审查动向[J].专利代理，2017（04）：59-60.也就是说，申请人若希望采用PBP权利要求，一定要证明申请时用结构或特性表征产品不能或不现实，否则将被审查员认定为不清楚，没有满足《日本专利法》第36条第6款第（ⅱ）④王扬平. 日本专利法审查实践中关于权利要求撰写的要求[G].国际专利纵览，北京：知识产权出版社，2017.之规定。

三、该类案件撰写时的注意事项

为了不至于在答复审查意见中太被动，虽然产品明明具有新颖性却被审查员质疑，在答复审查意见时想添加技术特征却得不到说明书的支持，专利申请在撰写时应注意以下事项。

（一）产品权利要求直接表征，尽量避免PBP权利要求

从上面的介绍可以看出，由于PBP权利要求保护范围的解释采用“产品限定法”，适用前提是申请人能够证明在申请时不能采用结构或特性表征，或采用该种表征不现实；而为了平衡申请人和社会公众利益，特许厅会对PBP权利要求的清楚性做严格审查；所以PBP权利要求要想获得授权并不那么容易。PBP权利要求诞生的条件也印证了前述内容。既然PBP权利要求提供的也是一种绝对保护，在考虑可能存在其他方法制备该产品的前提下，对PBP权利要求提出严苛的审查条件也在情理之中。

而既然是产品权利要求，我们就要回归产品权利要求的本质；既然申请人要求对产品权利要求提供一种绝对的保护，那么用产品结构和特征来表征产品也是应有之义。而在维权过程中，拿疑似侵权产品和权利要求对比的时候，权利要求包含产品结构和特征也是适用条件。

所以，既然是产品权利要求，就尽量使用产品结构和特性来表征，这是产品权利要求的内在要求，也为以后维权打好基础。使用PBP权利要求，只不过是因申请时的客观条件限制不得已而采用的一种变通手段，只能在特定的条件下使用，且特许厅对其审查及其严格。

具体到本案例，由于申请人在说明书中产品本身表征稍有欠缺，产品权利要求只有三个必要技术特征：纳米级碳材料、磺酸根基团和形状，且从属权利要求又不能提供重要技术特征以给独立产品权利要求有力支持。当日本审查员指出该权利要求的新颖性和支持性问题时，申请人的修改工作就及其被动；但是若修改成PBP权利要求，“不能或不现实”的证明任务又非常艰巨。

（二）权利要求中一个必要技术特征不能少，一个非必要技术特征不能多

一个必要技术特征不能少。申请人出于追求大的保护范围的初衷，有动机在权利要求中尽可能少的书写技术特征。少写技术特征没有错，但关键是必要技术特征不能少。缺少必要该技术特征，权利要求则有可能被无效⑤。从另一个方面讲，由于缺少技术特征，会导致权利要求保护的范围的扩大，会将一些现有技术包含进去，所以也会导致新颖性问题而不能获得授权。具体到本申请的案例，仅仅在权利要求中提及：纳米级碳材料、含有磺酸基团、形状为纤维状或球状，这三个必要技术特征，很容易就能将现有技术包含进去。虽然实际上本申请的产品权利要求与审查员找到的对比文件有区别，但是仅仅从权利要求的内容来看，还是被审查员质疑新颖性问题。

一个非必要技术特征不能多。增加非必要技术特征，会导致权利要求毫无价值地缩小，且竞争对手能轻易对权利要求进行规避，结果是申请人公开了技术，却没能达到技术垄断的目的，可谓是赔了夫人又折兵。

（三）书写层层递进的权利要求

这样做的目的是为了对产品形成金字塔形的立体保护，当主权被审查员质疑可专利性的时候，我们可以从容地把从权提升为主权从而克服审查员指出的问题。这就要求从属权利要求引用关系合理，尽量考虑技术特征多种排列组合的可能性。

从属权利要求要有良好的逻辑层次，对于有可能产生新颖性和创造性的重要特征要按照范围从大到小的顺序逐层限定，尽量考虑技术特征多种排列组合的可能，组建出相互交织的层层递进、又不重复的权利要求保护范围，最终限定到实施例中的具体特征。

“独立权利要求范围非常大，从属权利要求直接采用实施例中具体特征”是权利要求撰写的另一问题。这种撰写方式存在的弊端为：独立权利要求与从属权利要求之间梯度过大，一旦独立权利要求不具备新颖性和创造性时，就只能一下子缩小到实施例中的具体特征，导致申请人利益受损。

具体到本案例，申请人独立权利要求仅限定了3个技术特征，从权仅根据实施例对磺酸根的含量进行了限制，这就中了“独立权利要求范围非常大，从属权利要求直接采用实施例中具体特征”的描述。在独立权利要求和从属权利要求中，又没有设计含有其他重要技术特征的权利要求（如纳米级碳材料中的结晶含量等），这就导致修改独立权利要求的时候，往其中添加技术特征就非常被动。

（四）在说明书中对产品进行尽可能详细的表征

说明书可以解释权利要求，为权利要求的修改提供支持。说明书中没有体现的内容，是不能据此来修改权利要求的，否则就存在修改超限而不被审查员接受的问题。

具体到本案例，虽然本申请的产品与对比文件存在区别，但是由于说明书中并没有将这种区别描述出来，这就导致了产品权利要求被审查员质疑新颖性的时候，很难从说明书提取技术特征以加入到权利要求中，以与现有技术相区分。

庆幸的是，本申请的说明书，对纳米级碳材料的的纳米进行了限定1～100纳米，并在说明书对小于1纳米以及大于100纳米的弊端进行了说明，这为答复审查员的意见提供的有力支持。

（五）背景技术罗列到位，并在说明书中将本申请与背景技术区别来的

说明书中提到的背景技术也非常重要，有时候它可以直接拿过来用来反驳审查员给出的现有技术。

例如，审查员可能会搜索到本申请中背景技术提到的文件，并用来质疑本申请的可专利性。针对这样的对比文件，申请人答复起来就会非常得心应手了。

总之，在日本专利申请中，对于产品权利要求的撰写，要进行科学安排；对为其提供支持的说明书的撰写也要非常讲究。唯有此，才能在实审及以后的维权中占据主动地位。