美国专利保护客体的最新司法实践
——以Berkheimer v.HP Inc.案为视角

徐 薇

一、引言

对于专利保护客体，我国专利法第2 条规定针对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案可以受到专利权的保护。一般认为，只要权利要求中存在可以解决一定技术问题并产生相应技术效果的技术特征，则这个权利要求就符合专利保护客体的规定。因此，在我国专利保护客体是一个门槛相对低的概念。

在著名的Alice Corp.v.CLS Bank International 案①Alice Corp.v.CLS Bank International,573 U.S.208 (2014)。(以下简称Alice 案)之前，美国专利保护客体的审查标准相对比较宽松。通常认为只要权利要求中存在诸如硬件结构等技术性特征，则权利要求就符合专利保护客体的规定。但在2014 年Alice 案之后，美国司法实践中提高了专利保护客体的判断标准，导致很多计算机软件类专利在审查或者诉讼阶段被认定属于抽象概念，不符合专利保护客体规定。据统计，近些年在美国地区法院专利诉讼中，超过50%的计算机软件发明被认为不属于专利保护客体的规定而被无效②Overview of Section 101 Patent Cases Decided after Alice v.CLS (as of March 1,2019),Gibson Dunn,March 2019，载https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2019/03/Overview-of-Section-101-Patent-Cases-Decided-After-Alice-v-CLS-as-of-03-01-19.pdf，2020 年9 月10 日访问。。这些问题使得原告在诉讼中主张权利变得困难重重，从而引发美国司法界对于专利法101 条适用一致性和可预测性的广泛争论。

在2018 年，美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在Berkheimer v.HP Inc.案③Berkheimer v.HP Inc.,881F.3d1360 (Fed.Cir.2018)。（以下简称Berkheimer 案）中针对专利保护客体问题做出了重要判决，CAFC 改变了先例中认为专利保护客体属于纯粹法律问题的观点，认定专利保护客体判断中存在一些重要的事实认定问题④值得一提的是，在CAFC 二审判决做出之后，被告HP 向美国联邦最高法院申请再审，但是最高法院拒绝颁发调卷令。……