由单一性缺陷答复中的修改引发的思考

王红艳

《专利法》第三十一条第一款规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”

当专利申请不符合上述规定时，会收到与单一性相关的意见通知书。

与单一性相关的审查意见通知书可以分为以下几种类型：（1）未经检索的分案通知书；（2）经部分检索的与单一性相关的审查意见通知书；（3）经全面检索的与单一性相关的审查意见通知书。在第（2）种和第（3）种与单一性相关的审查意见通知书中，通常包含有关于新颖性和/或创造性的审查意见。

对于第（1）种（分案通知书）和第（3）种（经全面检索的）与单一性相关的审查意见通知书，申请人可以通过修改权利要求、选择权利要求甚至仅通过争辩的方式来克服单一性缺陷。

对于第（2）种（经部分检索的）与单一性相关的审查意见通知书，申请人同样可以通过修改权利要求书来克服单一性缺陷。然而，如在本文开头所引用的，有些审查员会在审查意见通知书中明确表示不允许通过“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”这样的修改方式来选择保留未经检索的权利要求，并且会明确告知如果这样修改的话，会以不属于《专利法实施细则》（以下简称“《细则》”）第五十一条第三款“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改”的规定而驳回，因为这样的修改方式在实质审查部门内部通常被认为不属于《细则》第五十一条第三款规定的按照通知书要求进行的修改而不能被接受①中华人民共和国国家知识产权局. 审查操作规程（实质审查分册）[M]. 北京：知识产权出版社，2011：111.。

如前所述，第（2）种与单一性相关的审查意见通知书中通常包含有关于新颖性和/或创造性的审查意见。即，在这样的审查意见通知书中通常会同时指出存在单一性缺陷以及新颖性和/或创造性缺陷，要克服审查意见通知书中所指出的缺陷，必须要同时克服单一性以及新颖性和/或创造性缺陷。这就有可能出现，申请人为了克服新颖性和/或创造性缺陷而进行的修改成为上述不可接受的修改方式，从而导致出现不能同时克服单一性缺陷以及新颖性和/或创造性缺陷的困局。

申请人该如何破解上述困局呢？笔者以一个具体案例来说明这一情况及其可能的解决方案，并对上述修改方式的限制提出自己的一些思考。

一、案例分析

本案涉及组件移动器，包括两组权利要求。为便于说明，仅将相应的独立权利要求A 和B 引用如下：

A.一种组件移动器，包括：壳体，在所述壳体中形成有腔室；设置在所述腔室中的至少一个光学元件，所述光学元件被配置为接收至少一个入射信号并且转换所述入射信号的至少一部分的波长；和至少一个形状记忆合金元件，被设置成使得施加到形状记忆合金的热能或电能引起光学元件移动。

B.一种组件移动器，包括：限定第一腔室的外壳体；设置在所述第一腔室中的内壳体，所述内壳体限定第二腔室；设置在所述第二腔室中的至少一个非线性晶体，所述非线性晶体被配置为接收入射光并转换所述入射光的至少一部分的波长；至少一个活塞，所述至少一个活塞设置在所述外壳体与所述内壳体之间以限制所述内壳体相对于所述外壳体的移动，其中，所述活塞被配置成致动以允许所述内壳体相对于所述外壳体移动；以及与所述内壳体机械接触的至少一个形状记忆合金元件，其中，施加到形状记忆合金的热能或电能引起所述内壳体的移动。

审查意见通知书中认为，独立权利要求A 和B之间相同或相应的技术特征为“所述光学元件被配置为接收至少一个入射信号并且转换所述入射信号的至少一部分的波长”与“所述非线性晶体被配置为接收入射光并转换所述入射光的至少一部分的波长”，以及“至少一个形状记忆合金元件，被设置成使得施加到形状记忆合金的热能或电能引起光学元件移动”与“至少一个形状记忆合金元件，其中，施加到形状记忆合金的热能或电能引起所述内壳体移动”。然而，这些相同或相应的技术特征已经被对比文件1 所公开，其并不是对现有技术作出贡献的特定技术特征，因此独立权利要求A 和B 之间缺乏单一性。同时，审查意见中还指出，独立权利要求A 及其相应的从属权利要求相对于对比文件1 不具备新颖性，但并未对独立权利要求B 及其相应的从属权利要求的新颖性和创造性进行评述。

根据对比文件1 以及本案说明书的记载，申请人认可独立权利要求A 及其从属权利要求请求保护的技术方案全部被对比文件1 公开，并且从说明书记载的内容中无法获取能够使独立权利要求A 的方案具备新颖性和创造性的额外的创新点。

经分析，独立权利要求A 和独立权利要求B 所对应的技术方案，它们的区别点在于：独立权利要求A 的技术方案中的壳体具有一个腔室，光学元件设置在该腔室中，通过形状记忆合金元件引起光学元件移动；独立权利要求B 的技术方案中包括限定第一腔室的外壳体和限定第二腔室的内壳体，内壳体设置在外壳体中，非线性晶体设置在内壳体的第二腔室中，且在内壳体和外壳体之间设置有活塞，在内壳体附近设置有形状记忆合金元件，通过活塞和形状记忆合金元件的组合作用控制非线性晶体移动。即，独立权利要求B 的技术方案中组件移动器的具体结构以及控制组件的移动方式与独立权利要求A 的技术方案是不同的，且独立权利要求B 的技术方案和独立权利要求A的技术方案并不能兼容。经比较分析发现，对比文件1 中并未公开独立权利要求B 的技术方案与独立权利要求A 的技术方案之间的上述不同的技术特征。

因此，要克服独立权利要求A 的新颖性和创造性缺陷，就必须基于独立权利要求B 所对应的技术方案对独立权利要求A 进行修改。然而，独立权利要求B 所对应的技术方案是未经检索的，这样的修改后续可能会被审查员认为是不符合《细则》第五十一条第三款规定的。这就出现了本文提及的新颖性和/或创造性缺陷和单一性缺陷无法同时克服的问题。

二、解决方案

针对上述问题，笔者尝试从以下方面给出解决方案。

1.形式上对独立权利要求A 及其相应的从属权利要求进行修改，删除未经评述的独立权利要求B 及其相应的从属权利要求，并对修改后的独立权利要求A 及其相应从属权利要求具备新颖性和创造性的理由进行具体论述。

这里的“形式上”是指在修改说明中指出根据说明书的具体记载，对独立权利要求A 及其相应的从属权利要求进行修改，即，将独立权利要求A 及其相应的从属权利要求修改为和独立权利要求B 及其相应的从属权利要求相同。另外，当独立权利要求A的从属权利要求的个数少于独立权利要求B 的从属权利要求的个数时，保持修改后的独立权利要求A 的从属权利要求的个数不变或减少。

这样，至少在形式上避免了“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”这样的修改方式。

在上述修改的基础上，还需要结合对比文件1 对修改后的独立权利要求A 及其相应的从属权利要求具备新颖性和创造性的理由进行具体论述。

然而，细究该修改方式，其实质上也是删除了经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求，因此，这种修改方式并非所有的审查员都会接受，不同的审查员对这种修改方式有不同的考量和审查尺度，可以在提交修改之前与审查员进行充分沟通。

2.放弃本案，并针对独立权利要求B 及其相应的从属权利要求提出分案申请。

在上述修改方式1 不被审查员接受的情况下，可以考虑修改方式2。

由于独立权利要求A 及其相应的从属权利要求已经被对比文件1 所公开，从说明书中已经无法获取能够使独立权利要求A 的技术方案具备新颖性和创造性的额外的创新点，如果继续本案，将会无谓地增加申请人的费用负担，浪费审查程序。因此，此时申请人可以考虑放弃本案，并针对独立权利要求B 及其相应的从属权利要求提出分案申请。

这种修改方式简单、直接，然而从时效角度考虑，分案申请会延长申请、审查的周期，从费用角度考虑，分案申请作为一个新的申请，不可避免地会增加申请、实审的官方费用。

三、对上述修改方式的限制和排除的一点思考和建议

对专利申请设置单一性的要求，其目的一方面是为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护，另一方面是为了便于专利申请的分类、检索和审查②中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南（2010） [M]. 北京：知识产权出版社，2010：189.。

对于单一性的审查，《专利审查指南》中多次提及在不增加太多工作量的情况下可以对缺乏单一性的所有权利要求进行全面审查，言外之意，对于缺乏单一性的权利要求，如果对所有的权利要求进行全面审查相对于只审查其中的一组权利要求会增加太多工作量的话，可以不进行全面审查③中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南（2010） [M]. 北京：知识产权出版社，2010：215-216，224-225.。

也就是说，对于单一性的审查，除了考虑上面两个方面的目的之外，在一定程度上也考虑了在实质审查过程中审查员所付出的工作量。如果在克服单一性缺陷时通过“删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”，显然会使审查员针对已经检索和评述的权利要求所付出的工作付诸东流，而且审查员还需要对之前未经检索的权利要求进行进一步检索和评述，这将明显增加审查员的审查工作量。对上述修改方式的限制和排除则显然是考虑了这一情况来加以设置的。

这就涉及到审查程序的经济性/节约原则和申请人权益之间的平衡问题，上述修改方式的限制和排除，尽管保证了审查程序的经济性，符合审查程序的节约原则，但却在一定程度上损害了申请人的权益。例如，在上述案例中，如果审查员并不接收第1 种修改方案，申请人便失去了选择要保留的权利要求的机会，只能考虑放弃本案而另外提交分案申请，这不仅增加了申请人的经济负担，还延长了整个申请的审查时间。

笔者认为，在我国的专利实践中，可以考虑采取更好的措施来保证审查程序的经济性/节约原则与申请人权益之间的平衡。例如，在上述案例中，对于未经检索和评述的独立权利要求B 及其从属权利要求，如果申请人删除独立权利要求A 及其从属权利要求而保留独立权利要求B 及其从属权利要求，审查部门可以要求申请人针对独立权利要求B 及其从属权利要求缴纳一定的附加审查费用，类似于《专利合作条约》（PCT）申请国际阶段对于单一性的处理方式。对于申请人而言，即便审查部门要求申请人另外再缴纳2500 元的实质审查费用，这一费用也远低于申请人对该案前期提交、审查以及后续重新提交分案所花费的代理费和官费，并且在缴纳另外的实质审查费用后还可以继续对独立权利要求B 及其从属权利要求进行审查，这将很大程度上节省该案的整体审查时间。

换句话说，通过另外缴纳实质审查费用的方式允许申请人在克服单一性缺陷时对权利要求进行选择性保留，不仅可以保证审查部门对附加审查工作经济上的回报，也可以保证申请人对权利要求进行选择的权利，既降低了申请人的经济负担，也避免了整体审查时间的过度延长，这对于实质审查部门/审查员和申请人来说是双赢的。