把握发明实质 提高通知书全面性和有效性

李笑雨

摘要：文章主要探讨了把握发明实质在提高通知书全面性和有效性中的关键作用，以及如何在把握发明实质的基础上进行高效检索和审查意见撰写，结合具体案例，深入分析了以上三者对于提高通知书全面性和有效性的重要影响。

关键词：发明实质;检索;审查意见

审查意见通知书是审查员和申请人沟通的桥梁，提高通知书的效能是提高审查效率、缩短审查周期的关键。影响通知书效能的因素有很多，如事实认定错误、多次补充检索对比文件、审查意见震荡等，导致上述问题的根本原因是未准确把握发明实质，导致后续的检索出现偏差，通知书未全面、有效地评价申请文件，导致与申请人的沟通无效，影响审查效能。

在审查中，只有把握住发明实质，才能把握住申请人想保护技术方案的核心内容，从而更好地分析权利要求，指导检索、筛选和评价工作，提高审查意见通知书的全面性和有效性，最大程度地保证审查结果的客观性。

一、把握发明实质

把握发明实质，就是基于对本领域技术的了解，站在本领域技术人员的水平，通过对于申请文件的阅读和理解，提炼出发明的改进动机、具体实施方式和所能达到的技术效果，这是申请文件中最为核心的内容，是其请求保护技术方案的基础。发明对现有技术的贡献，体现在其技术方案中为了解决技术问题所采取的核心手段，具体来说，可以首先确定发明要解决的技术问题，在此基础上根据说明书记载的内容并结合本领域的技术常识，确定解决其技术问题的核心手段，然后针对该核心手段进行检索和评价。

对于超长权利要求，由于技术特征众多，审查员在处理此类案件时容易不知所措，而依据较多的区别特征做出错误的授权走向判断。然而，从把握发明实质的角度分析，首先根据发明内容提炼发明要解决的技术问题、核心技术手段以及实现的技术效果，将技术特征进行分类归纳，对与发明实质相关的技术特征重点进行检索、分析。在通知书中，先将案件的发明构思进行总结并对通知书中给出的证据进行概括说明，在具体的评述部分，对较长的区别特征进行分类归纳，分别进行举证、分析、说理。虽然此类案件权利要求技术特征较多，但是通过把握发明实质，有利于审查员直接从发明核心入手进行检索以及评价，保证了结案的准确性，提高了审查通知书的效能。

某案提供了一种海底管道切割用水下机器人，权利要求1中详细记载了多个部件的具体结构。审查员通过重点把握实质，提炼技术问题、核心技术手段和技术效果，并针对与发明实质相关的技术特征重点进行检索、分析，该案于一通后视撤。通知书节选如下：

“权利要求1请求保护一种海底管道切割用水下机器人，其技术方案是针对现有技术中以作业ROV为载体的海底管道切割机器人采用的激光切割、火焰切割等切割方式存在的不环保、不灵活、费用高和效率低等问题，通过在作业ROV上设置搭载“水刀”的切割机构，并通过“水刀”的周向转动，完成海底管道切割作业，从而解决海底管道切割过程中存在的技术问题。

对比文件1（CN103785923 A）为最接近的现有技术，其公开了基于ROV的局部干法水下焊接机器人，也可应用于海底管道切割作业，该机器人同样以作业ROV为基体，作为工作载体，其结构以及潜入海底工作的原理与本申请中的水下机器人相同;对于切割机构，对比文件2（GB2430399 A）公开了一种用于切割水下管状构件的装置，该装置通过刀架在钳口上的周向转动从而带动刀片转动来完成海底管道切割作业，其驱动原理和工作方式与本申请的切割机构相同;对于具体的切割元件，对比文件3（“高压水切割管道外切割臂设计”，王跃辉，张岚，机床与液压，2012年1月）公开了一种高压水切割管道外切割臂，其公开了应用“水刀”的周向转动完成海底管道切割的技术方案。

根据上述三篇对比文件公开的内容，本领域技术人员有动机在对比文件1公开的水下机器人装置的基础上，采用对比文件2中的切割装置以及对比文件3中的“水刀”切割机构，从而达到灵活、高效、环保切割海底管道的目的。

二、在把握发明实质的基础上进行高效检索

高效检索即快速、准确的检索，唯有对发明透彻地理解并在此基础上准确表达才能实现。在实质审查中，应当充分站位本领域技术人员，在准确把握发明构思的基础上进行高效检索，并预判案件走向，避免对案件实质理解模棱两可，频繁更换对比文件、变更案件走向，从而降低审查效率和公众满意度。

（一）基本检索要素不易提取

对于权利要求中包括琐碎技术特征、基本检索要素不易提取的一类案件，审查员在处理时通常容易受技术细节的干扰，将非必要技术特征确定为基本检索要素，造成检索方向偏差，检索结果不准确。遇到此类案例，审查员应从发明要解决的技术问题出发，将技术细节整合，在准确理解发明的基础上提炼发明构思，进而确定准确的基本检索要素，获得有效对比文件，提高审查效率。

某案涉及一种节能型電焊机，权利要求1内容为：“一种节能型电焊机，包括初级线圈和次级线圈，其特征在于：还包括PLC控制器、启动电路、电压检测电路和继电器KM;启动电路包括第一交流变压器，第一交流变压器的次级侧与次级线圈相联;电压检测电路包括第二交流变压器，第二交流变压器的初级侧与次级线圈相联、次级侧为整流桥提供工作电源，整流桥的输出端为PLC控制器提供控制信号;PLC控制器控制继电器KM的线圈电源，继电器KM的常开触点控制初级线圈的电源。”权利要求中详细限定了电路元件，涉及机械和电学的交叉领域，技术方案描述琐碎、细节分散。在案件处理中，审查员从发明要解决的技术问题“节能”出发，确定基本检索要素“节能”、“电压检测”、“次级线圈”，并进一步扩展电学领域分类号，快速检索到公开了该案发明构思的对比文件1，该案于一通后视撤。

（二）权利要求中未体现发明构思

在实际审查工作中，检索主要针对申请的权利要求书进行，但是有时发明构思并未体现在权利要求书中。因此，在处理案件之前，审查员要重点核实发明点是否体现在权利要求中以及体现在哪些权利要求中。若权利要求中并未体现发明构思，权利要求的保护范围较大，若仅针对权利要求进行检索，审查员很容易检索到影响权利要求新创性的对比文件，当后续答复时申请人将说明书中体现发明构思的内容加入到权利要求中，审查员需要重新进行检索。若在初次检索前把握发明实质，针对申请文件的整体发明构思进行检索，并针对未体现在权利要求中的发明构思采用证据进行简要评述，则能大幅提高审查效能。

三、在把握发明实质的基础上撰写审查意见

审查意见通知书是审查员和申请人或代理人之间进行书面交流的唯一合法途径，在审查员站在本领域技术人员的角度判断发明相对于现有技术是否符合授权要求之后，采用何种方式能够让审查意见说理更充分和更加让人信服，是审查员需要不断提高的地方。然而，万变不离其宗，只有把握发明实质，从整体上考量发明相对于现有技术的技术高度和创新程度，才能更加令申请人信服，起到事半功倍的作用。

在评价申请文件的新颖性和创造性时，审查员在把握发明实质的基础上，着重对发明的整体方案以及发明构思进行说理，能够增强审查意见的说服力。而在使用说明书公开不充分、实用性等条款时，审查员更需要着重把握发明实质，深入分析，详实说理，使得申请人对审查意见更为信服，提高通知书效能。

某案说明书中描述的离心泵工作原理与现有离心泵原理不同，说明书中给出的技术手段并不能解决其声称要解决的技术问题，审查员站位本领域技术人员，把握发明实质，详细剖析发明中机械结构的工作原理，进而引入证据分析现有机械结构的工作原理，指出两者矛盾之处，说理逻辑清晰，说服力强，该案于一通后主撤。一通节选如下：“在流体机械领域，叶片式泵根据工作原理分为离心泵、轴流泵、混流泵（又称为斜流泵），根据说明书文字和附图可以确定，该抽泵叶轮为典型的离心泵（参见《泵与风机第5版，杨诗成等主編，第4-6页，中国电力出版社，2016年7月》），然而离心泵其工作原理是……（参见《水利大词典，河海大学《水利大词典》编辑修订委员会，第290页，上海辞书出版社，2015年10月》），可见在所属技术领域，离心泵叶轮驱动流体均为自轴向吸入叶轮中心，经旋转后由叶轮外缘甩出。根据本申请说明书中的记载，本申请的具体工作过程为……，概括而言，即乳液自径向流入叶轮中心，从叶轮的轴线方向流出;根据上述离心泵作用原理分析可知，本申请中的乳液泵无法实现乳液的抽取，也不能达到相应的技术效果。因此，本申请的说明书不符合专利法二十六条第三款的规定。”

审查员在检索到对比文件后，审查意见的撰写至关重要，有时采用同样的对比文件，在多通之后案件视撤，或者采用同样的对比文件，申请人在复审阶段视撤，这取决于审查意见的撰写。若能站位本领域技术人员，把握发明实质，与申请人就发明构思详细说理，还原发明过程，比创造性评价中机械地采用三步法评述区别特征，以及简单指出说明书公开不充分或者不具备实用性，会使得申请人更加容易接受，从而有效地提高审查效能。

四、结语

如何提高审查效能、缩短审查周期是实质审查工作中永恒的话题，作为审查员与申请人之间的沟通桥梁，全面、有效的通知书能够较好地实现信息传达，而全面、有效的通知书离不开对于发明实质的准确把握以及正确的检索方向。本文突出了把握发明实质对于提高通知书的全面性和有效性的重要作用，并结合具体案例，对如何把握发明实质、把握发明实质对于后续检索和撰写审查通知书的影响进行了深入研究。在审查工作中，审查员应从技术方案整体入手，着重考量发明实质和对现有技术的贡献点，并以此指导检索和通知书的撰写，在审查的各个环节提高效能，在全局缩短审查周期、提高审查质量的背景下打好提质增效攻坚战。

参考文献：

王名松.浅谈从发明核心入手检索和判断创造性[J].审查业务通讯，2014，20，（09）：44-53.

（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心）