论通用名称各认定因素的效力大小

文/邓文

论通用名称各认定因素的效力大小

文/邓文

对商品通用名称的认定，我国司法实践中主要有五种因素作为参考。但这五种参考因素的形式、来源和性质各不相同，其所起到的作用和效力必不能等量齐观。在运用过程中，如果对这五种因素的主次把握不当，很容易导致原被告双方对案件中通用名称的认定结果产生怀疑，甚至出现直接的认定错误，催生出一系列新问题。本文从相关司法实践案例出发，结合美国相关经典判例，将五种认定因素在通用名称认定过程中的效力大小作出排序并分析，总结出相应的认定方法，以解决我国现阶段商标通用名称认定过程中存在的一些问题。

通用名称；效力；司法判例；相关公众

我国《商标法》第11条第1款明确规定通用名称不得作为商标注册1我国《商标法》第11条规定：下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。，对于通用名称的认定，散见于国家有关法律法规2我国《商标审查及审理标准》、《商标法实施条例》以及最高人民法院2010年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中，均对通用名称的认定作出具体规定。及司法判例中。根据目前我国司法实践中的观点和认识以及最高人民法院2010年《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的规定，对于商品通用名称认定，主要参考以下几种因素：（1）相关公众的普遍认知；（2）国家标准、行业标准；（3）专业工具书、辞典3最高法院公布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条规定：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”；（4）公开出版物、专家证言4北京市高级人民法院在审理“武夷山市桐木茶叶有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案”中，原告提交了“权威茶叶典籍摘录、媒体及网站报道、首创证明研发文件、鉴定意见书、央视新闻”等公开出版物以及专家鉴定意见材料，被北京市高级人民法院作为“是否将‘金骏眉’认定为通用名称”的部分证据。；（5）诉争标识的使用方式、使用时间、广告宣传等因素5早在1999年北京市第一中级人民法院审理“PDA”注册商标是否为通用名称时，就明确要求原告就“该商标的知名度及影响范围提供证据”。。虽然认定商品通用名称的具体参考因素有很多，但各种参考因素的形式、来源和性质各不相同，它们在商品通用名称的认定过程中所起到的作用及效力必不能等量齐观。

一、相关公众的普遍认知

在认定标识是否为通用名称时，相关公众的普遍认知是重中之重，其效力优于国家标准、行业标准，是认定商品通用名称的根本基础。在司法实践中，发生相关商标争议时国家标准、行业标准在制定时间上必然较早，且具有一定的抽象性，无法及时、具体地体现出争议商标内涵上的变化，但对市场变幻最为敏感的相关公众可以解决这一问题，能够从商品流通的终端和目的上全面、客观反映现实情况。当然，将相关公众的普遍认知的认定效力排在首位，还具体参考了如下因素：

（一）从商标最基本的功能出发

识别商品或服务来源的功能，是商标最基本的功能。通用名称之所以不能获得商标注册，就是因为其不能发挥识别商品或服务来源的作用。识别商品或服务来源的主体是相关公众，因此对通用名称的认定，最终要落回到相关公众的普遍认知这一标准上来。

注册商标通用化的实质是商标与商品来源的关系变得模糊或中断，当这一情形与相关公众认知发生矛盾时，应以相关公众的认知为准。

此外，根据商标制度的宗旨，商标是通过显著性和识别性发挥指示作用的，而商标的这些特性并非天生的，只有通过商品营销或宣传才能真正获得6彭学龙：《商标显著性传统理论评析》，载《电子知识产权》2006年第2期。。从这个意义上来说，商标是否具有显著性的判断关键是相关公众的普遍认知，而对于通用名称来说，其并不具备显著性或者显著性很低，因此，对这个显著性的判断，重中之重仍需落到相关公众的普遍认知上来。

（二）美国相关判例提出的标准

1、消费者主要意义标准（Primary Significance Test)

1921年“阿司匹林Aspirin”案确立了“唯一意义”标准。“唯一意义”标准，即依据相关公众的判断，商标的唯一意义在于标识商品来源时，该商标才是有效商标。商标的基础功能是能够被相关公众所区分。

审理“阿司匹林Aspirin”案的法官认为：“消费者对涉案商标名称的理解，如果消费者仅将该名称作为销售某类商品的标志……那么不论商标权人为宣传和经营该商标花费了多大的精力或财力，该名称也仅是代表一类商品而已”7See Bayer Co.v.United Drug Co,272 F.505(S.D.N.Y.1921).。

1938年的“碎麦”案正式确立了“主要意义”标准。在“碎麦”案中，法院认为：“‘碎麦’作为该类饼干的通用名称，已经向公众精确表达了该饼干的特征，因此，如果要证明‘碎麦’的商标意义，原告必须证明消费者所理解的该标志的主要意义是标识商品来源而非商品本身”8See Kellogg Co.v.National Biscuit Co.,supra,305 U.S.111,at 122,59S.Ct.p.115.。从该案可以看出，“主要意义”标准认为商标具有多重意义，法院将根据相关公众所认为的商标所具有的众多意义中的主要意义来认定该商标是否已经退化为通用名称。如果相关公众认为该标志的主要意义是标识商品来源，那么即便有公众将该标志视为商品名称，该标志仍为有效商标而应受到保护。

2、消费者购买动机标准（Consumer Purchasing Motivation Test)

该标准由1979年“大富翁”案确立。在该案中上诉法院认为：“假设属种区分标准能够完全反映消费者使用某一名称的心理，那需要解决的关键问题就是当消费者向卖家询问‘大富翁’（Monopoly）时，是想寻找一种特定厂家（种）还是只是简单地想描述商品本身（属）……也就是说，消费者在购买Monopoly游戏时，使用Monopoly一词的含义才是认定其是否属于通用名称的关键”9See Anti-Monopoly,Inc.v.General Mills Fun Group,Inc.,611 F.2d 296,302-04(9th Cir.1979).。

原告根据这一分析进行了消费者购买Monopoly的动机调查而最终胜诉。上诉法院最终认定Monopoly已经退化为通用名称而不再受保护。

可以看出，美国法院对通用名称的认定标准，都是从消费者基本认知出发，只是认知的判断标准有所不同而已，而消费者又是相关公众中极重要的组成，在做相关公众的普遍认知调查时，消费者认知占最重要的地位。

（三）我国司法实践中的具体认定

2005年，为福建正山茶业公司担任制茶师的梁骏德研发出新品种茶金骏眉时，正山茶业并没有立即注册商标。最初研发的几人还写出了介绍制作工艺的《骏眉令》，交给同村的其他茶厂，一起推广生产金骏眉。随后，桐木关村内各家茶厂的金骏眉制作工艺已经相差无几，金骏眉也旋即跻身知名茶行列，身价倍增。

2007年3月9日，正山茶叶有限公司向商标局提出“金骏眉”商标的注册申请，指定使用商品为第30类“茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品”商品上。

在商标异议期内，桐木茶叶公司向商标局提出异议申请，认为“金骏眉”是福建武夷山生产的一种红茶，属于“武夷红茶”中“奇红”的品种之一，属于商品的通用名称，直接表示了商品的原料和生产工艺，若允许其注册，将损害公共利益。请求裁定被异议商标不予核准注册。桐木公司的申请被商标局和商标评审委员会驳回，裁定被异议商标予以核准注册10商标评审委员会作出商评字〔2012〕第53057号《关于第5936208号“金骏眉”商标异议复审裁定书》（简称第53057号裁定）。。桐木茶叶向一审法院提起诉讼，一审法院维持了商标评审委员会的裁定。

桐木茶叶公司不服一审判决，提起上诉。2013年，北京市高级人民法院二审认为，第53057号裁定作出时，“金骏眉”已成为约定俗成的通用名称。因此，基于第53057号裁定作出时的实际情况，应当认定被异议商标的申请注册，违反了《商标法》第11条第1款第1项的规定，即认定“金骏眉”为商品的通用名称11北京市高级人民法院（2013）高行终字第1776号行政判决书。。裁定理由是“金骏眉”已作为一种红茶的商品名称为相关公众所识别和对待，属于特定种类的红茶商品约定俗成的通用名称。

该案中，法院直接以相关公众的普遍认知为认定标准，对“金骏眉”是否为通用名称做出判断。而在类似的案件中12北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第1411号行政判决书认定“鲁锦”是否为通用名称时，直接以相关公众的普遍认知为认定标准；北京市高级人民法院（2010）高行终字第310号行政判决在认定“解百纳”是否为通用名称时，再次将该认定标准作为最重要的判定标准。，法院依旧遵循此认定标准。由此可以看出，虽然我国立法中没有直接规定，但在相关的司法实践中，法院也以相关公众的普遍认知作为判断的最重要因素。

二、国家标准、行业标准

依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称，属于法定的通用名称13最高法院公布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定：“依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称”。。但在判断某一标识或名称是否属于商品通用名称时，并不能将国家标准、行业标准视为具有绝对效力的参考标准14苌文玲：《商品通用名称认定问题研究》，华东政法大学2014年硕士学位论文。。

相关公众的认知是认定商品通用名称的根本基础，反映相关公众认知情况的有效证据的作用和效力应当优于上述国家标准、行业标准，当两者相冲突时，前者具有绝对效力，而非后者，即它的效力应低于“相关公众的普遍认知”标准。也就是说，尽管依据国家标准、行业标准，某一标识应被认定为通用名称，但在相关公众看来，该标识具有显著性，能够被识别并区分，不会造成混淆，亦不能够简单依据国家标准、行业标准直接将该标识认定为商品通用名称。

然而如果相关公众的认知调查有阻碍或重大瑕疵时，应适用该认定标准。而较之其它三种认定标准，它的效力更高，具体原因如下：

（一）来自法律的直接规定

最高法院公布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中第7条明确规定：“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称”。从该条中可以看出，在认定商品通用名称时，只要不与相关公众的普遍认知相冲突，依据国家标准、行业标准，是可以直接认定其是否为商品通用名称的。

（二）与国家标准、行业标准的特性有关

国家标准是指由国家标准化主管机构批准发布，对全国经济、技术发展有重大意义，且在全国范围内统一的标准15参见百科词条“国家标准”：http://baike.baidu.com/view/31962.html.最后访问日期：2015年12月12日。。该标准是在全国范围内统一的技术要求，由国务院标准化行政主管部门编制计划，协调项目分工，组织制定（含修订），统一审批、编号、发布。该标准的年限一般为5年，过了年限后就要被修订或重新制定。而根据《中华人民共和国标准化法》的规定，行业标准则是指由我国各主管部、委（局）批准发布，在该部门范围内统一使用的标准16《中华人民共和国》第六条对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案，在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止。。根据对国家标准、行业标准两个概念的解释可以看出，国家标准、行业标准相对于后三种认定因素来说比较具有规范性和权威性，而且其会以文字的方式记载在相关文件中，也可以看出该参考标准具有权威且便于取证的特点。

另外，因国家标准、行业标准一般都是比较专业的技术标准，具有科学性和客观性。相较于后三种认定因素而言，国家、行业标准更加的规范、科学、权威，而且具有稳定性。

三、专业工具书、辞典/公开出版物、专家证言

专业工具书、辞典能对事物的名称作出解释认定，其能够在一定程度上间接反映相关公众对该标识或名称的认知情况，对某一标识或名称的解释也会影响相关公众的认知。对公开出版物、专家证言来说，其也能反映市场中一部分相关公众对该标识或名称的认知情况，而且相对权威。但相较于相关公众普遍认知，以及国家标准、行业标准而言，他们都存在不同程度的局限和不足，譬如认定主体单一、权威性不足等，在对通用名称作出认定时，只能作为认定通用名称时的辅助性因素17关于将其作为辅助性参考因素的观点，在很多著作与论文中都有相关赘述。苌文玲指出：“若将上诉公开出版物、专家证言作为认定商品通用名称的重要参考因素必然会有失偏颇，这种参考因素只能作为其他参考因素的印证，发挥辅助性作用。”参见注释14。杨德嘉指出：“它们对于消费者认识的反映，在直接性、准确性、客观性等方面均存在不同程度的局限和不足，故只能作为认定通用名称时的辅助性因素”。参见杨德嘉：《论通用名称的认定》，中国政法大学2008年硕士学位论文。。换句话说，它们在认定通用名称时，效力是排第三位的，而且不能直接单独作为证据来认定。

以辞典为例。在我国法院审判过程中，会应用辞典去查找商标作为“词”在辞典中的相关含义，但仍然是以相关公众的判断为标准，辞典中呈现的含义只起到一个辅助性作用。当两者发生冲突时，仍以相关公众的一般判断为准。究其缘由，主要与辞典在认定商标是否为商品通用名称过程中固有的局限性有关。

（一）辞典编纂具有滞后性

辞典编纂是一项庞大而复杂的工作，不可能将新出现的所有词语都收录在辞典中。以《现代汉语词典》18如无特别说明，本文中的“词典”都指商务印书馆2013年出版的《现代汉语词典》。为例，自1978年第一版《现代汉语词典》面世之后，短则5年，长则13年才修订一次，即最新出版的《现代汉语词典》只能收录2013年以前社会中所使用的词语，而对于2013年以后新产生的词语，最早也要等到2018年以后才会被辞典收录19参见百度百科：http://baike.baidu.com/view/98457.html.1978年12月，《现代汉语词典》第一版出版，收词5.6万条。1983年1月，经过一定的增删调整，《现代汉语词典》第二版面世，收词5.6万条。1996年7月，在历时3年的第二次修订工作后，《现代汉语词典》第三版出版，收词6.1万。2002年5月，《现代汉语词典》第四版，亦即第三版的增补本面世，收词6.1万。2005年6月，《现代汉语词典》第五版出版，这次修订从1999年开始，历时6年，共收词6.5万。2012年6月，经过2008年开始的第五次修订工作，《现代汉语词典》第六版出版，收词6.9万。可以看出，现代汉语词典要及时收录新词，是存在困难的。。也就是说，基于辞典编纂学和社会发展的考虑，辞典对词语的收录和解释是滞后于普通消费者对词语的学习和使用的。

国家、行业标准同样存在滞后性的可能。但相较于辞典来说，它显得更为权威，更为确定、同一。因为它由国务院标准化行政主管部门直接制定或审查确定，而很多辞典的编纂都是由出版机构完成，同一词汇在不同辞典中出现不同含义是很常见的行为。

（二）辞典对商标所涉及到的词语解释不可能穷尽

经查找资料发现，我国的很多辞典在编纂过程中有意回避了市场中的商业词语，并没有根据普通消费者的理解对社会生活中大量存在的商标词语进行解释。例如时下运用最多的“淘宝”，随着“淘宝网”提供的第三方交易平台，大量消费者都通过该网站购买各种商品，“淘宝”这个词语在消费者表述中已经具有“通过网络购买商品”的含义，而在最新版的《现代汉语词典》中却仍旧将“淘宝”定性为一种“方言”，并解释为“到旧货市场寻觅购买”。又比如被广泛使用的搜索浏览器“Google”，通常被认为是“网络搜索”的同义词，在很多情况下都被人们以动词的方式使用，而最新版的《现代汉语词典》并没有收录。与之形成鲜明对照的是在美国具有与《现代汉语词典》相同地位的《韦氏大学词典》，早在2006年正式发行的第11版《韦氏大学词典》就收录了“google”，并将首字母小写的“google”定义成一个动词，解释为“使用Google搜索引擎，在国际互联网上获得信息”。同样也是在2006年，世界上另一部权威英语辞典——《牛津英语辞典》也将Google作为动词收录，而且收录的时候就是首字母大写的Google20参见中华商标杂志网页：http://www.08kan.com/gwk/MzA3OTcxOTcyMg/204304526/1/cfb6a108129288603442f00916189474.html。。但即便如此，在Continental Airlines,Inc.v.United Air Lines,Inc一案中，对于“E-Ticket”商标，商标复审委认为它应当属于通用名称，虽然没有收录到词典中，因为“没有词典是完整的或及时更新的，也无法及时完美跟踪市场语言的”21See Continental Airlines,Inc.v.UnitedAir Lines,Inc.,53 U.S.P.Q.2d1385,1999 WL1288981 (T.T.A.B.1999).。同样在美国BernerInter.Crop.v.Mars Sales Co案中，法官仍指出，“辞典对于通用名称的收录具有滞后性，而且有时可能受到辞典编纂者的影响——个别消费者的看法不足以判定通用名称”22See BernerInter.Crop.v.Mars Sales Co.,Federal Reporter,2nd Series,Vol.987,1993,p.975.。

因此，可以将它们作为辅助性的参考因素，作为商标是否为通用名称的印证。

四、诉争标识的使用方式、使用时间、广告宣传等因素

对于诉争标识的使用方式、使用时间、广告宣传等，笔者认为在认定是否为通用名称时，它们只能作为一般性参考因素。规定该因素作为认定标准的主要原因在于，法院一定程度上承认该权利所有人在商标使用上所作的努力，但就像大多数显著性商标沦为通用名称一样，商标所有人自己的努力并不能成为左右因素。它能发挥的作用是极其有限的，在效力上，属于最低。

在司法实践中，有大量的案例显示，标识在之前经过了长期的使用和大量的宣传推广，也具有较高的知名度，但在相关公众看来，该标识已经沦为商品的通用名称被广泛使用，或者在国家标准、行业标准中已将该标识作为指代某类商品的通用名词，最终仍被法院认定为商品的通用名称。国外比较有名的是美国的热水瓶（Thermos)案。Thermos原本是King-Seeley公司用于该公司生产的真空玻璃保温瓶上的著名商标，King-Seeley公司从未间断过对“Thermos”商标的使用，而且在使用过程中做了大量的广告宣传和市场推广，但Leonard Moore法官仍然认为“虽然公司为保持Thermos商标显著性付出了实质性努力，而且仍有少部分消费者和销售商认为Thermos代表的是King-Seeley公司的产品，但面对75%的消费者认为Thermos一词是该类商品的通用名称这一事实，上述因素的意义已经微不足道，因此仍然认定Thermos为通用名称”23See King-Seeley Thermos Co.v.Aladdin Industries,Inc.,138 USPQ 349(2d Cir.1963).。

在我国比较有影响力的是朗科优盘案和PDA案。在该案件中，朗科公司和福兰德公司在使用和宣传自己的“优盘”242004年，商评委作出《关于第1509704号“优盘”商标争议裁定书》，认定“优盘”商标为通用名称。和“PDA”251999年12月50日国家工商行政管理局商标局作出了《关于撤销970474号PDA注册商标的决定》,石家庄福兰德公司不服商标局撤销PDA商标的决定，向商标评审委员会申请复审，商评委仍裁定撤销，法院维持了商评委的裁定，具体参见北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第48号。商标上都作出了大量的努力，并且在市场上形成了较高的知名度，但最终仍然沦为该类商品的通用名称，“优盘”成为一种便携式计算机移动存储产品的通用名称，而“PDA”成为电子记事簿类产品通用名称，商标均被撤销。

大量的案例总结都指出，对诉争商标的使用和宣传，在认定商品是否为通用名称时，所能发挥的作用是极其有限的，甚至如果使用和宣传不当，可能起到相反的作用。法院将此因素纳入考量，基本是因为对权利人使用自己商标所作出的一种承认和肯定，甚至是鼓励。

五、结语

我国对通用名称认定的五个标准之中，相关公众的认知是认定商品通用名称的根本基础，反映相关公众认知情况的有效证据的作用和效力应当优于上述国家标准、行业标准，当两者相冲突时，前者具有绝对效力。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，属于法定的通用名称，只要其不与相关公众的普遍认知产生冲突，即可依此认定标识为通用名称。而专业工具书、辞典以及公开出版物、专家证言，则作为认定通用名称时的辅助性因素，在认定通用名称的过程中，其效力是排第三位的，不能直接单独作为证据来认定标识是否为通用名称。对于诉争标识的使用方式、使用时间、广告宣传等，它们只能作为一般性参考因素，在效力上，属于最低。对商品通用名称的认定，五种认定因素效力虽各不相同，但在认定过程中，在遵循效力优先原则的同时，也要综合考量各方面的因素，寻求合理的利益平衡机制，来作出最优的判断。

On the Rank of Eff ectiveness of the Factors of Generic Terms Identifi cation

There are fi ve main factors as references in the identifi cation of generic terms of goods in Chinese judicial practice.Since the form,source and nature of each factor is not identical,the function and eff ectiveness of each mustn’t be equal too.In the application process,the improper use of these fi ve factors can easily lead to the skeptical attitude of the plaintiff and the respondent about the identifi cation outcome,or even direct identifi cation error,giving birth to a series of new problems.Starting from the relevant judicial practiceand combining classic American judicial precedents,this paper ranks and analyses the eff ectiveness of the fi ve identifying factors in the process of identifying generic terms,so as to sum up a set of methods accordingly to solve our problems in the present stage of generic terms identifi cation.

generic terms; eff ectiveness; judicial precedents; relevant public

邓文，华东政法大学知识产权学院。