有关禁止重复授权中“同样的发明创造”的探讨

张 桦

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160

一、引言

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。该法条的立法宗旨在于避免重复授权，防止对多个技术贡献相同的发明创造同时授予专利权，避免权利之间存在冲突。但是，笔者发现“禁止重复授权”这一法条在审查实践中却存在一定的局限性，特别是对“同样的发明创造”的审查方式相对较为宽松，通常仅是按照权利要求字面表述是否相同进行审查，因此很难真正发挥该法条的作用。最高人民法院在处理重复授权相关案件的过程中，曾经指出：弄清楚什么是“同样的发明创造”是理解我国专利制度中禁止重复授权原则的逻辑起点①。因此，对于“同样的发明创造”这个法条的逻辑起点具体如何审查，以使得审查结果既能兼顾立法本意、符合当前国情，又能更好地服务于专利质量整体提升目标，则是本文探讨的重点。

二、“同样的发明创造”的基本涵义

2010版《审查指南》第二部分第三章第6节中规定：“对于发明或者实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求”。具体判断原则是，“根据专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较”。由此可见，第一，“同样的发明创造”比较的对象是权利要求书；第二，如果多件专利申请的权利要求书文字表述相同，则属于同样的发明创造。对于文字表述不同的权利要求书，要根据说明书和附图对其保护范围进行解释，从而确定保护范围是否相同。

然而，在审查实践中，多件申请的权利要求由于文字表述完全相同导致保护范围相同的情形基本上不存在。笔者遇到的一类常见情形是，部分申请人申请多件权利主张表面看似不同但技术方案实质相同的申请，于此相应地，国家知识产权局在2017年4月1日施行了《关于规范专利申请行为的若干规定》，其中第三条指出“非正常申请专利的行为包括，同一单位或个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请”。笔者认为，如果以权利要求文字表述是否相同考量“同样的发明创造”，那么对此类非正常专利申请行为将无法进行有效约束，同时会助长通过增加、改变不具有实质区别的技术特征批量申请专利的行为，这会严重影响审查效率，浪费审查资源，损害公众利益。为应对当前申请形势并以期完善审查制度，下文将结合审查实践中遇到的申请情形，探讨确权阶段“同样的发明创造”的审查思路。

三、相关案例探讨

根据“同样的发明创造”的基本涵义，笔者通过对审查实践中遇到的情形进行分析，给出相应的处理建议。需要指出，以下案例给出的处理建议均指本申请在不存在其他缺陷的情况下的处理建议。

【案例1】

同人同日提交三件申请，均保护一种转弯滑道，其通过在滑道弯折处设导向片实现某设备在滑道上按设定路线移动。三件申请权利要求间的区别在于滑道搭接形状不同，分别为K、L、Z三种形状。

【案例分析】

案例1中三件申请的权利要求书通过文字比对存在较多的区别特征，即不存在文字表述完全相同的权利要求，是不是就此可以认定三者保护范围不一致，不属于“同样的发明创造”呢？上文也提到，《审查指南》中指出“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求，而保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。由此可知，当多件申请的权利要求书文字表述相同时，在判断是否存在重复授权时，无需依据说明书和附图进行解释，可以直接通过权利要求的记载判定多件申请保护范围相同。但当多件申请的权利要求书文字表述存在差异时，此时则可以依据说明书和附图从发明创造的设计初衷、技术构思等层面对权利要求书所记载的技术方案进行涉及技术内涵的解释。

再回看案例1中三件申请的说明书可知，三者解决的是同一技术问题即在现有的转弯滑道上，设备由于没有导向装置因此无法按照设定路线移动，为此，三者采用了同样的技术手段即通过在滑道弯折处设置导向片来解决该技术问题，由此可见三者的核心发明点是一致的。此外，结合说明书附图进一步分析可知，三件申请是在不同形状的滑道的弯折处设置导向片，而不同形状的滑道则是按照规划需求拼接而成，反观三者权利要求书之间的区别特征，仅是在描述K、L、Z三种滑道通过不同形状的滑道单元如何进行拼接，也即是实质上此三件申请仅仅是在区分三种滑道的组合形状，而三件申请说明书背景技术中又记载了三种拼接形状的滑道属于现有技术。由此笔者认为，三件申请的技术贡献实质相同，属于同样的发明创造。综上，在判断是否属于“同样的发明创造”时，不应机械地进行字面理解和比对，还需结合说明书和附图进行综合分析，对于技术贡献实质相同却通过简单变换现有形状的多件申请，在较大概率上此类情形多属于同样的发明创造。

【案例2】

同人同日提交三件申请，保护一种U形枕，其通过改变U形枕的材质解决舒适度问题，说明书和附图均基本相同，权利要求唯一区别在于U形枕围成一体时的连接方式，A申请采用子母扣连接，B申请采用磁铁连接，C申请采用挂钩连接。

【案例分析】

案例2从权利要求记载的内容来看，三件申请U形枕在围成一体时连接方式存在差异，在通常的确权阶段三件申请不构成重复授权。而结合三件申请的说明书和附图来看，三者核心发明点即是通过改变U形枕的材质解决舒适度问题。三者的差异仅体现在U形枕围成一圈使用时，连接部件分别采用的是子母扣、磁铁、挂钩，然而对于本领域的技术人员而言，子母扣、磁铁、挂钩是家居、服饰用品领域常规的技术手段。鉴于《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围；等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。”可知，案例2三件申请区别仅在于对常规连接部件的简单替换，子母扣、磁铁、挂钩这三种连接方式以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，属于等同特征。因此，笔者认为，从技术贡献角度来说，三件申请的技术方案实质相同，属于同样的发明创造。进一步地，笔者根据实际审查经验判断类似于案例2这样对于连接方式的简单变换的多案申请策略如果不适度控制，则还可能基于相同主题的“无限地”出现采用尼龙粘扣、绳带系扣、挂扣等其他常规连接部件的U形枕专利申请，这类难以谈及技术贡献的批量申请无疑有违专利制度的初衷，不仅耗费审查资源，而且也在一定程度上损害了公众的利益。笔者认为，若可以在确权阶段适当地借鉴司法解释，合理地引入等同原则，从技术方案的实质内涵进行判断和考察，或可以有效遏制类似于上述情形的发生。

【案例3】

同人同日提交三件申请，保护一种拐杖，均通过伸缩杆、调节孔、调节螺栓等实现拐杖高度调节，说明书和附图均基本相同，三件申请的权利要求在具有伸缩杆这样一个基础方案上添加不同的辅助特征，A申请在拐杖扶手顶端增加挂绳，B申请在拐杖扶手处增加防滑纹，C申请在拐杖与地接触端增加耐磨垫。

【案例分析】

案例3中三件申请主体相同，并且所要解决的技术问题均是如何调节拐杖高度，为此，三件申请提出的解决方案均包含有一致的核心部件，如伸缩杆、调节孔、调节螺栓等，差异仅在于分别简单设置的挂绳、防滑纹、耐磨垫以实现拐杖的其他附加功能，但对于实质要解决的技术问题而言，三件申请提供了相同的技术方案，而上述差异则属于本领域技术人员根据实际需要进行的常规技术选择，并未对如何调节拐杖高度这个特定技术问题产生新的技术效果，即无论是否设置挂绳、防滑纹、耐磨垫，均不会对三件专利申请的核心技术方案产生实质影响。笔者认为，确权阶段可以认定三件申请是实质相同的发明创造，对此情形，可将“同样的发明创造”的判断结合说明书和附图，基于方案改进或者技术贡献是否处于本领域技术人员的常规理解范畴，即从本领域技术认知中考察方案变化是否具有解决新技术问题的实质改进作为标准，这样的审查思路则能够切实地体现专利权人与社会公众之间的利益平衡，同时，这也与美国司法实践上对显而易见型重复授权的判断标准有异曲同工之处。“同样的发明创造”在美国禁止重复授权制度中不仅包括相同的发明创造，还包括两者差异属于显而易见的发明创造，即“发明的显而易见的改进或者变化形式”②。美国的专利审查实践中有关“同样的发明创造”涵盖了显而易见改进或变化的发明创造，其主要是基于保护社会公众利益的考虑，这样规定可以有效避免部分专利权人通过对专利技术作显而易见的稍加改变而获得多个专利权。

四、总结

本文对实际审查中遇到的申请情形提出了倾向性的处理建议，为适应当前专利申请形势，维护良好的专利申请环境，鼓励真正的创新，应适当扩大“同样的发明创造”的涵义，不再局限于单纯地比对文字表述以及权利范围主张是否完全相同，而可以结合说明书和附图从完整技术方案的设计初衷、声称的技术问题以及技术实质贡献角度出发，将“实质相同”的标准引入到“同样的发明创造”的审查中。对此，还可借鉴外观设计专利的审查思路，同样是为了避免重复授权，《审查指南》中规定“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同”，即外观设计专利对于禁止重复授权的审查引入了对“实质相同”的考察。因此，如果在发明和实用新型的审查实践中，按照此处理方式，以相同及实质相同作为判定重复授权与否的标准，一方面可以在一定程度上抑制非正常申请行为，另一方面也可以统一三种专利的审查标准。

[ 注 释 ]

①最高人民法院(2007)行提字第4号行政判决书.

②王敏思.专利禁止重复授权制度再探讨[D].华东政法大学硕士学位论文，2012.