法院审理专利侵权诉前禁令案件问题探析

谢晓玲

(中共中山市委党校,广东中山528400)

专利侵权诉前禁令是指人民法院为及时制止正在实施或即将实施的侵害专利权人及利害关系人的合法权益的行为,在起诉前根据当事人申请颁发的一种禁止或限制行为人从事某种行为的强制命令。我国2001年修改的《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)增设了这一规定,随后最高人民法院又专门制定《关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(以下简称《规定》),这意味着专利诉前禁令制度在我国的建立。虽然我国《专利法》在2008年进行了第三次修改,但相关规定并没有变化,再加上我国民事诉讼法也没有与之相应的规定,法院审理专利诉前禁令案件中遇到了如何准确、有效适应的难题。

一、法院准确、及时地审查发出诉前禁令难的问题

根据《专利法》第66条规定法院要对专利诉前禁令申请在48小时内进行审查,并决定是否发出诉前禁令,在实践中法院较难,因要在48小时内判断行为人的行为是否侵权和损失大小较难。在知识产权侵权案中有些如假冒商标、盗版等案件好判断,处理起来比较容易。但专利侵权案件较难辨认,主要表现在法官无法判断专利权是否稳定、法官无法判断是否有现有技术存在因而可以以现有技术抗辩、无法很准确理解专利权保护范围,因而对被控侵权产品是否落入保护范围存有疑虑。为慎重起见,法院没有十足的把握不会发出禁令,因此禁令最终被法院采纳、执行的并不多见。以北京市为例,“我市法院受理的知识产权诉前临时措施案件较少,而实际裁定采取诉前临时措施的案件更少。据统计,截至2006年6月,在我市法院受理的26件知识产权诉前临时措施申请中,只有2件申请被裁定采取诉前停止侵权行为的措施,仅占7.69%,且该2件案件均为商标权纠纷”。[1]403其主要原因:一是专利的技术性太强,而法官又受专业知识限制。专利技术领域,尤其是高端技术领域,只有这方面的专家才能准确判断。没有掌握高深的专业知识和丰富审判经验的法官是无法及时准确颁发专利诉前禁令,专利权保护的技术方案只有这个技术领域的专业人士才能理解保护范围的真正实质内容。目前我国专利侵权案件由法院知识产权庭的法官审理,法官除了要审理涉及专利权案件外,还要审理大量涉及商标权和著作权的案件,他们没有足够的精力和时间来深入研究专利侵权案件中的专业技术问题,很难真正理解专利技术方案,在判断涉案产品技术是否落入保护范围时容易存在偏差。二是专利诉前禁令适用条件过于严格,法院陷入两难境地。根据我国《专利法》以及最高人民法院的《规定》,申请诉前禁令须符合两个条件:申请人有证据证明他人正在实施或即将实施侵犯其知识产权的行为;如不及时制止会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害。从操作层面看,这两个条件对法院审查要求较严,既要满足“有证据证明”的条件,还要满足“损失难以弥补”条件。事实上,法院考虑禁令发出对被申请人的巨大影响,在审查时往往进行实质性审查,这就有可能在48小时内完成不了对证据及专利侵权案的损失的审查。如果严格遵循禁令期限规定,禁令发出又可能过于草率,容易出现错误。[2]这两条件只是个原则、抽象规定,不利于法院操作。对证据的种类、证明方法及如何认定“难以弥补的损失”等都没有明确规定,并未进一步规定适用的肯定性条件和否定性条件。司法实践中,诉前禁令具有临时性、紧急性特点,法院审查要迅速、及时,不能模棱两可。目前法院法官普遍感到,发出诉前禁令要做到准确、及时难。三是我国专利稳定性较差,法院错发诉前禁令的可能性大。截至2008年6月底,“我国专利授权总量为228.0816万件,国内195.4206万件,占授权总量的85.7%;发明专利授权、实用新型专利授权和外观设计专利授权分别占授权总量的17.8%、46.8%和35.4%。”[3]由此看出,实用新型专利和外观设计专利占专利总量的超过80%,但这两类专利的批准采用登记制,不进行实质性审查,很多不具有“三性”的技术被授予了专利权,又容易由于缺乏“三性”而被依法无效,导致专利权的稳定性差。法院裁定被申请人诉前停止侵权行为后,该专利权却有可能被中国专利复审委员会宣告无效。解决问题的办法:首先要解决法院对侵权行为技术判断难的问题。要提高法官专利诉前禁令专业审查能力,可采取以下措施:为从长计议,可借鉴德国设立专门的专利法院的经验,建议我国尽快建立专门专利法院,实现审判工作的专业化;加强专业法官队伍建设,专业法官从化工、机械、电子等技术领域的专家或具有专利代理人资格的人员中选拔,他们需要有四到五年的专利诉讼经验;建立专利技术领域的专家人才库,储备专业人才;加强法官专业知识和审判能力的培训。其次建议修改专利法,增设专利侵权诉前禁令颁发的否定条件,给法院以明确指引。可规定专利诉前禁令拒绝颁发的情形:①双方对专利权有较大争执;②双方已有协商诚意;③如果申请人受到的损害可以以金钱来衡量,并得以金钱方式予以赔偿,则作为不具有不可弥补的损害的认定。④专利权无效。⑤对公众利益影响巨大。只要符合以上条件之一,法院将拒绝颁发诉前禁令。司法实践中还可借鉴美国和德国经验,国内法均未规定具体的适用标准情况下赋予法官以充分的自由裁量权。法院重点对专利侵权行为进行初步判断,以及确认专利权的有效性,对“难以弥补的损害”条件只作辅助性、参考性条件考虑,这些措施可以确保法院发出禁令的及时性。

二、法院对专利侵权诉前禁令的担保审查难的问题

申请诉前禁令当事人必须提供足额担保,否则法院驳回其申请。这就意味着法院必须在48小时内要对担保进行全面审查确定,这是法院实践中遇到的又一难题。法院短时间内要对担保形式及担保的有效性审查较难。专利侵权诉前禁令担保需要法院确定的因素太多:首先,要确定担保形式,法院要在短时间内在判断分析侵权行为,同时还要比较分析确定适合某一案的担保方式。其次,要确定担保的有效性。对抵押、质押、保证要审查担保的有效性,就要对财产价值、保证人的保证能力进行审查,这需要较长的时间和较多的精力审查资料,又涉及相关职能部门对财产和机构的认定,例如以房产作抵押,法院要对房屋产权及价值进行确认,在一两天内完成很难。如果担保方式是保证金,法院要确定保证金数额,而专利技术是无形财产,法院短时间衡量其价值较难,自由裁量范围太大,担保数额没有可以直接援引的计算标准,所以担保金数量较难确定。如果以企业销售收入来确定赔偿数额,一般要通过企业的定货量和企业生产设备生产的能力来定一个基本数额,而企业生产是一个动态过程,每日生产量都在变化,这个数额较难确定;虽然最高人民法院《规定》第6条规定“人民法院确定担保范围时,应当考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入,以及合理的仓储、保管等费用;被申请人停止有关行为可能造成的损失,以及人员工资等合理费用支出;其他因素。”但这些规定只是个原则,比较抽象,操作起来就不方便。况且,案件还没有审理,法院无法认定被申请的产品的销售收入及损失。由于《专利法》及司法解释规定笼统,抽象,法院确定担保数额时没有可以直接援引的计算标准。为此,司法实践中法院较多现金担保,较少采用其他担保形式。解决办法:建立以保证金为主,以其他担保方式为辅的担保制度。担保形式根据不同禁令而设置。可借鉴英美衡平法中的禁令保证金规则,被错误下达禁令的被申请人获得的全部损害赔偿总和以保证金为上限。[4]如果被申请人由于法院错误发出禁令而实际遭受的损害数额低于保证金,则被请求人仍有权获得该保证金作为损害赔偿。如果法官滥用自由裁量权,上诉法院就可以推翻它。只有保证金作担保,法院最容易审查,担保效果最好。因此,解决诉前禁令保证金数额确定难的问题,建议由法律设定一个法定保证金。保证金的具体数额由法院根据被控侵权人因错发禁令所遭受全部损害来确定。具体担保金数额的设定最低标准为:涉及外观设计专利的担保金不低于30万元、涉及实用新型专利的担保金不低于50万元、涉及发明专利的担保金不低于100万。

三、专利侵权诉前禁令案件审理期限过长的问题

我国专利法规定专利的有效性不属法院审查范畴,如果被申请人提出无效宣告请求,法院有可能中止诉讼,等到中国专利复审委员会的无效审查决定出来后才能继续审理。此类案件的审理期限一般都比较长,而且大多数的专利侵权案都要启动无效审查程序。以南京中级人民法院为例,南京中院受理专利侵权案件因被告请求宣告无效而中止的实用新型和外观设计专利案件数量多、时间长:“占全部专利案件的31%”、“中止时间最长的有10年以上,如原告成都黎明电器厂诉被告如臬无线电三厂专利侵权案”,南京市中级人民法院2005至2006年“中止案件一般均在1至2年左右”。[5]327涉及诉前禁令案件审理程序比普通民事案件的审理程序的期限要长很多。而《专利法》规定专利诉前禁令一旦发出就要立即执行,不因提起复议或诉讼而中止执行,根据最高人民法院的司法解释规定停止侵犯专利权行为裁定的效力,一般应维持到终审法律文书生效时止。因此,专利诉前禁令颁发后,如果被申请人在法律规定的10天的复议期之内没有提出复议,而且申请人在法定期限内提出民事诉讼已被法院受理,这个案件就进入民事诉讼程序。法院适用民事诉讼普通民事案件审理程序进行审理,诉前禁令一直要执行到诉讼的终结,一旦专利侵权行为不成立,造成的损失是巨大的。究其原因:一方面专利诉前禁令程序设置不科学。我国专利侵权诉前禁令规定在具有实体法性质的《专利法》中,没有完善的程序法对此专门规定。简单地把诉前禁令视为被侵权人的一项实体请求权,没有充分考虑其程序救济特性。我国的专利侵权禁令制度只有诉前禁令一种形式,未根据案情的变化来设置禁令,导致诉前禁令既不能体现临时性,又不能充分考虑程序的救济性。诉前禁令发挥了作用,侵权行为已经停止,诉前禁令却不能立即解除;诉前禁令未发挥作用,侵权人继续进行侵权行为,却还是按诉前简单程序来处理;还有一种情形是诉前专利权人或者利害关系人没有充分意识到侵权行为的危害,在诉讼过程中才觉得有必要向法院请求发出的禁令,是否允许未作规定。这种一项诉前禁令持续到底的制度设计,未能很好地运用程序救济的特性及时预防和有效纠正禁令错误,导致其在司法实践中的适用率极低。另一方面,法院受案件审理范围限制不审查专利无效案件。法院在审理专利侵权案的过程中,被控告侵权一方有提出专利权无效宣告请求的权利,一旦启动专利权无效宣告审理程序,此时专利侵权案是否中止由法院自由裁定。如果法院不中止侵权案件的审理,就会造成法院判决专利侵权行为成立而专利是无效的闹剧,严重损害法律的威信;如果法院中止侵权审理,专利无效案件由中国专利复审委员会负责审理,中国专利复审委员会是我国的行政机关,当事人对其决定不服又可以提起行政诉讼。此时专利侵权纠纷与专利无效纠纷适应民事诉讼程序和行政诉讼程序分别进行审理。同时,专利无效宣告案件经过两审后法院做出撤销专利复审委员会无效宣告决定的判决,专利复审委员会可以以不同的理由或者事实再次做出和原被撤销的无效宣告相同的决定,当事人仍可以上诉到法院,出现了“循环诉讼”的问题,诉讼将遥遥无期。针对上述问题,建议修改民事诉讼法,对专利诉禁令的种类进行科学分类,区分禁令在诉前和诉中的不同阶段的作用。借鉴美国的经验,将禁令分为诉前禁令和诉中禁令两类。[6]63～100与之相适应,禁令程序又分为诉前禁令程序和诉中禁令程序。再根据不同禁令种类分别设置诉前禁令程序和诉中禁令程序。明确规定诉前禁令有效期最长不超过10天。有效期到了诉前禁令就得解除。如当事人觉得有必要继续停止专利侵权行为,可在诉前禁令有效期内申请变更为诉中禁令,如被法院允许,则要赋予被申请人充分的救济权利,尤其是被申请人的参与权。诉中禁令程序应包括:通知被申请方,听取被申请方陈述、举行听证会,对双方证据进行质证,期限可持续到案件终结;被申请人对颁发诉中禁令不服可以单独上诉,上诉期间不停止裁定的执行。至于诉讼终结后,专利侵权行为的停止问题,可以通过判决来确定。

[1] 北京市高级人民法院知识产权庭主编.知识产权诉讼实务研究[M].北京:知识产权出版社,2008.

[2] 和育东.试析专利侵权诉前禁令制度存在的问题[J].法学杂志,2009,(3).

[3] 刘晓斌.我国上半年专利申请量和授权量持续快速增长[EB/OL].中国知识产权报资讯网.

[4] 孙海龙,姚建军.中美两国专利临时禁令制度比较研究——以炬力公司申请对美国矽玛特公司等侵犯专利权诉前禁令案为视角[J].中国专利与商标,2008,(3).

[5] 国家知识产权局条法司.专利法研究2006[M].北京:知识产权出版社,2007.

[6] 张广良.知识产权民事诉讼热点专题研究(中英对照)[M].北京:知识产权出版社,2009.