小议商业方法的专利客体适格性从日本电通诉支付宝、财付通谈起

文 / 蔡杰赟 / 北京集佳

小议商业方法的专利客体适格性从日本电通诉支付宝、财付通谈起

文 / 蔡杰赟 / 北京集佳

2011年上半年，日本电通公司应用股份有限公司（下称“电通公司”）对外宣布，该公司以其在中国大陆享有的网络结算专利被侵权为由，对支付宝中国网络技术有限公司（阿里巴巴淘宝网支付系统）和深圳市财付通科技有限公司（腾讯拍拍网支付系统）向北京市第一中级人们法院提起诉讼。此外，日本电通公司还向有可能构成侵权的6家第三方支付领域的其他公司发出了侵权警告函。一时间，“互联网行业领域即将开始专利屠宰”的声音甚嚣尘上。人们不禁想起多年前国外专利联盟联手整治我国的DVD行业，最终使得每台本DVD机需从已不高的利润中拿出几百元支付专利许可费。人们担心，在中国互联网企业纷纷具有了良好发展势头，接连在美国上市的今天，突然爆出这样的新闻，是否意味着这样一个大好形势又一次被发达国家扼杀在摇篮？

然而，知识产权的专业人士从对该案的相关报道中很快发现一个问题，网络上的结算专利，大多涉及到一种方法，而各国法律对方法专利的授权有着各种规定。已经达成共识的是，“抽象思想或智力活动的规则”是无法受到专利保护的。而财务结算、报表的排列等方法是典型的智力活动规则，那么网络结算是不是也应该属于其中一种呢？有知识产权律师就已表示：“原告主张权利的专利，实质上是一项商业方法，其是否可以被授予专利权在很大程度上仍然有争论…日本电通公司还远不是胜券在握。”

然而，“商业方法”就不能授权吗？上述日本电通公司拥有的专利名为“管理交易和清算的方法，通知关于消费动向的信息的方法”，授权公告日2007年8月15日，专利号为ZL200310118825.5，是不折不扣的在中国得到授权的商业方法专利。

事实上，在我国的电子商务尚不成熟的情况下，发达国家已经在我国进行了专利圈地运动。和其他专利技术领域不同，商业方法专利涉及日常社会生活，与群众更加贴近，联系更加紧密。一旦这块高地失守，对我国的国民经济生活将产生重大影响。因此，研究商业方法的专利客体适格性问题是具有现实意义的。

一、商业方法的定义

什么是商业方法？一般人都能列举一些商业方法的例子。比如，商场的促销方法、商事主体的交易方法、企业的管理方法等。然而，这仅是凭日常生活中的经验理解的“商业方法”。

专利理论中所讨论的商业方法有其特殊含义。世界知识产权组织认为：商业方法是指有创造性的、借助于计算机网络技术经营商业的方法 。2004年10月，中国国家知识产权局发布了《商业方法相关发明专利申请的审查规则(试行)》，对于商业方法解释为：商业的含义是广义的，包括金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教育、出版、经营管理、企业管理、行政管理和实务安排等，商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机和网络技术完成商业方法为主题的发明专利申请。可见，商业方法是广泛的，然而，只有利用了计算机和网络技术来完成的商业方法才具有授予专利权的前景。这点，我国和世界知识产权组织保持了一致。

二、商业方法专利的授权根据

（一）、“技术方案”及“智力活动的规则和方法”

对于专利工作者而言，有一个普遍的共识是：专利保护的是“技术”方案，这一点被明确地规定在《专利法》第二条中。因此，他们能够很容易地判断出一些商业方法，比如一种包括计算公式、权重设置的成本控制的算法，因为缺乏技术因素而不具备授权的前景。

专利审查员也常使用《专利法》第二十五条第二项，即以对“智力活动的规则和方法”不授予专利权为由，驳回商业方法的专利申请。该规定其实是对“专利是技术方案”的反证式阐述，从《专利审查指南》第二部分第一章4.2可知，“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案”。

可见，商业方法若要得到专利授权，最关键的问题是要构成“技术方案”。然而，若要仔细推敲，对“技术方案”应该如何定义？

《专利审查指南》第一部分第二章6.3中阐述了技术方案的定义：“专利法第二条第三款所述的技术方案，是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采取技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于实用新型专利保护的客体。”需要说明的是，该段规定虽然针对的是实用新型专利，但关于技术方案的阐述同样适用于发明专利。可见，技术方案的要素可以概括为三点：为解决技术问题、采取技术手段、产生技术效果。其中，最本质的要素是“利用了自然规律”的技术手段。这一点构成了传统的商业方法与专利之间的鸿沟。传统的商业方法往往涉及一些管理制度、交易规则、时间调度、人员安排、计算、分类、检索等，是很典型的“智力活动的规则和方法”。

（二）、“技术方案”受到的挑战

其实，关于用“技术”一词限定专利的保护客体，曾经受到过美国的挑战。在其推动下，WIPO专利法常设委员会秘书组2002年5月在委员会第7次会议上提出的《实体专利法条约》第12条第1款规定：“要求保护的发明应当属于能够获得专利保护的主题范围。能够获得专利保护的主题应当包括任何活动领域中作出或者使用的产品和方法。”该条与TRIPS条约第27条第1款所述的区别是，将“任何技术领域（field of technology）”扩大为“任何活动领域（field of activity）”。美国代表团强调“技术”对专利客体限制的不必要性，并声称不排除提议修改TRIPS条约的可能。最终，在中国和欧盟的强烈反对下，该草案被停止 。当时，普遍认为美国此举是为了给商业方法打开专利保护之门。虽然并未成功，但也引起了对“技术”方案范围的讨论。

要知道，专利理论的发展，始终要与时代，与经济、技术的发展保持同步。随着计算机技术的发展，以往很多人为的操作方法现如今已经为计算机所代劳，因此，出现了全新意义的，利用计算机或网络技术的商业方法。该类商业方法应否受到专利保护？站在不同立场的人给出的答案是迥异的。对于以美国、欧洲、日本为代表的发达国家，其商业成熟，熟悉规则，希望在全球竞争中获得更加大的优势，自然千方百计地试图解决商业方法技术化的问题，途径无非两条，一是使商业方法尽量符合传统专利理论中对技术方案的定义，二是改变对技术方案的理解。而对于发展中国家，严守“技术方案”的门槛，阻止商业方法得到专利权，保护本国的利益，亦是自然。双方博弈的焦点在于：利用了计算机和网络技术的商业方法，是否就构成了技术方案？

（三）、商业方法构成技术方案的条件

1、美国的经验

作为大力提倡商业方法可被授予专利权的国家，美国对商业方法构成技术方案的条件的观点具有借鉴意义。

从1998年联邦巡回上诉法院做出State Street Bank 案判决后，“实用、具体及有形的结果（useful, concrete and tangible result）”标准大行其道。从某种程度上来说，美国舍弃了对商业方法的客体要件的审理，而更加关注其三性问题。因为几乎任何一个有经验的代理人都可以把抽象的商业方法写成利用计算机技术而具备了有形载体的过程。比如买卖双方的钱货交易，是一方拿钱一方拿货，到约定地点后相互查看，检验无误后即交换，完成交易。这种商业方法显然不是技术方案。但利用了计算机技术后，很容易将其写成“发货终端与付款终端向中间服务器各自发送指令，中间服务器通过预设的代码判断上述两份指令是否相匹配，若相匹配，则分别向发货终端与付款终端发送确认指令”。这样就具有了诸如服务器、终端这样的“实体性”。也就是说，商业方法是否能够得到授权，已经很大程度上不取决于其方案本身，而更加关乎代理人的撰写技巧。

该案在美国也引起了很大的争议，一时间，USPTO被淹没在商业方法专利申请的汪洋大海之中。产业界、金融界批评的声音也很多，很多人担心这样会使得大量公有领域的内容进入了私权的垄断。而且，以“实体性、有形性”而不是“技术性”为标准，与世界其他国家的观点不符。

在联邦巡回上诉法院做出的In re Bilski案中，法院推翻了实体性标准，强调了“机器或转换”标准为判断方法权利要求是否为专利性客体的适当标准。该标准要求：首先，使用特定机器或者对物体进行转换必须对方法权利要求的范围附加有意义的限制以获得专利客体适格性，因此，有些利用计算机的方法实质上只是想独占一种算法、一个数学公式、一套抽象思维，是不能授权的；其次，上述限定不能仅仅是非显著的后处理活动（post-solution activity），原因是熟练的专利代理人能够对几乎所有的数学公式进行处理加工，使得其看上去像是具备了技术性，而这种非显著的后处理活动并没有使得该方法获得了专利客体适格性。在此之后，该案申请人不服，要求联邦最高法院审理此案。2010年，美国最高法院在对该案的判决中肯定了商业方法的专利客体适格性，并再一次指出除非属于“自然法则、自然现象与抽象思想”，否则没有任何限制因素能够阻止商业方法专利作为一项“方法”受到专利保护。

美国最高院认为，不能给商业方法专利设定一个较低的门槛。该案的多数意见认为，Benson 案、Flook 案以及Diehr 案三个判决先例回答了“方法”权利要求专利客体适格性的问题：

（1）完全独占某项抽象思想的权利要求不可专利。（Benson案）

（2）对某项抽象思想所进行的创新适用，如果该适用并不意图完全独占该抽象思想本身，则其可专利。（Diehr案）

（3）如果专利申请仅仅将对抽象思想的占有局限于特定“使用领域”中，或者仅仅对该抽象思想增加了非创新性的“后处理活动”(insignificant post-solution activity)，那么该申请不可专利。（Flook案）

2、我国的相关规定

《专利审查指南（2010版）》第二部分专门加入了第九章“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”，其中规定：

“如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则这种解决方案属于专利法第二条第二款所说的技术方案，属于专利保护的客体。”

细读本章的内容，可以大致得到这样一个结论，仅仅涉及或实质上就是一种算法、游戏规则，不包括物理实体特征等，不属于可授予专利权的客体。这点与美国的相关做法十分接近。而对于既包括技术特征，又包括智力活动规则的方案，要从整体上对其进行考察，不能仅因为其包括智力活动规则而否定其专利客体适格性。

众所周知的事实是，现代的商业活动几乎都会或多或少地利用到计算机和网络技术，当面对一份涉及商业方法的专利申请文件时，仅凭其说明书及权利要求书中出现了一些计算机或网络技术的名词，即判定其构成技术方案，这显然是不合适的。问题的关键还在于，方案整体上是否使用了符合自然规律的技术手段，解决了技术问题。

在此分析一下本文开头提及的日本电通公司的专利，其权利要求1是：

“一种管理交易与清算的方法，该方法使用：发布账单的供应者使用的供应者系统；接收账单的买主使用的买主系统；供应者银行系统，管理供应者的银行账户；买主银行系统，管理买主的银行账户；服务器，通过通信网络与上述供应者系统、上述买主系统、上述买主银行系统及上述供应者银行系统可通信地连接，所述管理交易与清算的方法包括如下步骤：

上述服务器从上述供应者系统接收由上述供应者系统记载了用于确定是哪个账单的固有识别码的电子账单；

上述服务器将上述接收到的电子账单登录再数据库中；

（a1）上述服务器向上述买主系统发送GUI画面并使之显示该GUI画面，该GUI画面使上述买主看见上述电子账单的内容，并且使上述买主输入对于上述电子账单的支付要求；

（a2）上述服务器或买主系统对于上述买主系统上所显示的上述GUI画面，接受由上述买主输入的对于上述电子账单的支付要求，制作具有在上述电子账单上由上述供应者系统所记载的上述固有识别码的转存委托电文，并向上述买主银行系统发送；和

（a3）上述买主银行系统接受具有上述固有识别码的转存委托电文，对于上述供应者银行系统进行用于对具有上述固有识别码的电子账单进行转存的收支处理，上述供应者银行系统将具有上述固有识别码的电子收支明细向上述服务器或者上述供应者系统进行发送，

其中，通过以上处理，作为上述服务器或者上述供应者，可以根据从上述银行系统接收到的电子收支明细所持有的上述固有识别码，特定已经支付的电子账单是哪一个。”

本专利对现在的网上支付服务商具有很大的冲击，是因为几乎所有的支付系统都逃不出这个套路。用大家都熟悉的淘宝网上购物过程为例，上述权利要求1的过程可以用如下生活化的语言来阐述：卖家在自己的电脑上，通过淘宝的程序登记了一份电子账单，账单上记载了商品、价格、买房账号等信息，还包括一个单号；淘宝的服务器将这份电子账单发送给买家，当然，在买家的电脑上，该账单已经通过程序解析，成为了可视的画面；买家发现要买的东西，确认一下，淘宝服务器就根据这包含了确认信息的电子账单，向买卖双方的银行发送转账的请求，银行转好帐后向淘宝服务器发送明细，服务器再向买卖双方发送这明细。在整个过程中，单号始终作为该笔交易的身份证。如此看来，这不过是把一个正常的交易过程搬到了网络上，解决了什么技术问题？运用了什么符合客观自然规律的技术手段？

当然，如果收到OA，有经验的代理人依旧能找到答复的理由。例如，通过特定的固有识别码，能够确定电子账单是哪一个，在大量的数据中做到迅速的查找、归档、识别，节省了系统资源，因此，解决了技术问题。而采用的技术手段则是：对人为的信息进行了编码，使之成为能够为各种电子器件所表现的电平跳变，而这些电平跳变的传输、解析等，均使用了符合自然规律的技术手段。然而，这并不能令人信服，因为几乎一切利用电脑、网络技术实现的商业方法都能够套用这样的解释。有人担心，这会造成商业方法专利的泛滥。

笔者认为，这样的担心也并不必要。给商业方法披上技术外衣的做法有投机取巧之嫌，但这类专利申请即使过得了“技术方案”这一关，也未必过得了“新颖性、创造性和实用性”这一关。因为这类的专利申请，无论其商业因素看上去多么五花八门，其技术实质往往是十分显而易见的。

反而，需要关心的是一些技术方法披上了商业外衣的专利申请。这类申请的本质是一个技术方案，只是将其具体运用到商业经营中的一个实例作为权利要求进行撰写。对于这类申请，不能因为其具有商业元素而否定其技术方案的本质。同样，对这类申请的专利性审查中，应该剥离其商业外衣，判断其技术本质是否满足新颖性、创造性和实用性。