外商以知识产权出资设立合资企业的法律研究

曾赞新

中伦律师事务所北京总部合伙人



外商以知识产权出资设立合资企业的法律研究

曾赞新

中伦律师事务所北京总部合伙人

我国的改革开放和引进外资政策，不仅鼓励引入外国投资者的资金，同时也欢迎外国投资者带来先进的生产技术。外商在我国投资通常会采用设立中外合资经营企业、中外合作经营企业或外商独资企业的形式，本文着重以外商以知识产权出资设立中外合资经营企业为例，分析外商以知识产权出资的相关法律问题。

一、规范外商以知识产权出资的基本法律框架

知识产权作为一种无形资产，不仅本身具有财产价值，而且是可用于出资设立公司的资本形式之一。自1993年我国第一部《公司法》颁布以来，我国对公司的设立和管理就存在两套法律体系下的“双轨管理”：一是以《公司法》为主的公司法体系，二是以《中外合资经营企业法》《中外合作经营企业法》和《外资企业法》为主的外商投资法律体系（以下简称外资法体系）。在外资法体系内还包括大量的由不同级别和不同行业主管部门颁布的行政法规、部门规章和通知等规范性文件。公司法体系与外资法体系长期以来一直存在冲突，这种冲突在2005年新的《公司法》颁布后变得更加突出。就外商以知识产权出资设立中外合资经营企业而言，上述两套法律体系的规定同样存在差异，从而为司法实践带来诸多不确定性。

（一）公司法体系关于以知识产权出资的法律规定

1993年版的《公司法》以列举式立法将知识产权出资设立公司的范围限于工业产权及非专利技术1参见1993年颁布的《公司法》第24条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，按照法律、行政法规的规定办理。以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。”。尽管《保护工业产权的巴黎公约》对“工业产权”的解释范围很广，但是，我国大部分学者及实践都倾向于对《公司法》项下的“工业产权”做狭义解释，即只包括商标权及专利权2《保护工业产权的巴黎公约》第1条第（2）项对“工业产权”所作的广义解释为：“工业产权的保护对象有专利、实用新型、外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记或原产地名称和制止不正当竞争。 ”。

2005年经修订的《公司法》第27条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地许可使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”。经修订的知识产权出资范围体现出如下特点：

（1）立法形式从封闭的列举式转变为列举与概括并用，扩大了可用于出资的标的物范围，同时，列举出常见的出资标的物为实务操作及司法裁判提供了指引。

（2）以“知识产权”替代原来的“工业产权、非专利技术”的表述更为合理，并将著作权包含在可用于出资的标的物范围之内。

（3）引入了“非货币财产”的概念，并明确其法定要件，为出资标的物范围的进一步扩张留下空间，以应对更新型的财产权利的出现及资本化创新的需要。

（4）政策导向从“法无明文规定不可为”转向“法无明文禁止即可为”。第27条“法律、行政法规规定不得作为出资的财产”不得出资的除外规则，体现出《公司法》对股东出资之意思自治的尊重。2005年国务院对《公司登记管理条例》也做出了修改，其中第14条第2款反面列举了不得出资的财产范围，包括“劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产”，从而为将来可用于出资的知识产权范围的扩大更加明确了框架。

虽然《公司法》扩大了可用于出资的知识产权范围，但是其对出资程序的要求未做相应调整。新《公司法》规定，股东以知识产权出资须对知识产权进行评估作价、核实财产并办理财产权转移手续3前述程序要求分别规定于2005年修订前的《公司法》第24条、第25条，以及新《公司法》第27条、第28条。新《公司法》第27条第2款规定：“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定”；第28条规定，“以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续”。。作为专门管理公司设立和出资的《公司登记管理条例》及《注册资本登记管理规定》对股东以知识产权等非货币财产出资的出资程序却未有规定。

《公司法》对可用于出资的知识产权的实体要件为：“可以用货币估价”与“可以依法转让”的非货币财产，由于知识产权的许可使用权满足该等实体要件，因此，是可以用于出资的。然而，《公司法》在另一方面又要求“办理财产权转移手续”，而法律对知识产权许可使用权的“转移”一直未有定论，因此，新《公司法》对知识产权出资的程序规定与其对用于出资的知识产权的实体规定存在不适配现象，这种不适配容易造成一种误解，即股东仅能以可以办理“转移”手续的财产所有权出资，从而在客观上限制了可用于出资的非货币财产的实体范围。

（二）外资法体系关于以知识产权出资的法律规定

《中外合资经营企业法》自1979年颁布至2001年修订，其对可用于出资的非货币财产范围的规定未有重大变化，见第5条规定：“合营企业各方可以现金、实物、工业产权等进行投资”。《中外合资经营企业法实施条例》第22条则进一步明确“工业产权以及专有技术”可以作为出资财产。

在外商以知识产权出资的程序问题上，除《中外合资经营企业法实施条例》第22条规定，“合营各方可以按照公平合理原则协商定价，或经各方同意交由第三方评估定价”4《中外合资经营企业法实施条例》第22条规定：“合营者可以用货币出资，也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或者聘请合营各方同意的第三者评定。”外，《中外合资经营企业法》及其实施条例均未对知识产权出资的程序做出明确规定，也未要求合营方就知识产权出资办理“财产权转移手续”。实践中，出资方常被要求提供知识产权所有权及真实性的相关证明，作为出资的前提条件。

（三）公司法体系与外资法体系之间的冲突解决

由上文可知，就以知识产权出资设立合资公司事宜，公司法体系与外资法体系在可用于出资的知识产权范围及出资程序两方面均有不同规定，不同之处主要有：（1）外资法体系项下仅允许投资者以“工业产权和专有技术”出资（此处的“专有技术”一般认为包括“非专利技术”）；而《公司法》不仅以“知识产权”取代“工业产权”的方式，囊括了商标权、专利权和著作权，而且采用开放式的立法，允许“可以用货币估价、并可以依法转让的非货币财产”用于出资，范围比前者要广泛得多；（2）在出资程序上，外资法体系未对知识产权出资的权利登记做出专门规定，而公司法体系要求以知识产权出资需办理“财产权转移登记”手续。这种冲突在实践中该如何理解和解决呢？

《公司法》第218条规定，“外商投资的有限责任公司和股份有限公司适用本法；有关外商投资的法律另有规定的，适用其规定”，该条规定符合我国《立法法》确立的关于法律适用的原则性规定，即特别法优于普通法。

然而，对于前述第218条中“有关外商投资的法律”中的“法律”是否包括外商投资领域的诸多行政法规、部门规章及其他规范性文件等却一直存在争议。

本文认为，严格地讲，“有关外商投资的法律”中“法律”应只包括由全国人民代表大会及其常务委员会制定和颁布的法律，如《中外合资经营企业法》。这一观点也得到了《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》（以下简称《执行意见》）的证实。《执行意见》第1条规定：“外商投资的公司的登记管理适用《公司法》和《公司登记管理条例》；有关外商投资企业的法律另有规定的，适用其规定；《公司法》《工商登记管理条例》有关外商投资企业的法律没有规定的，适用有关外商投资企业的行政法规、国务院决定和国家有关外商投资的其他规定”。根据上述规定，“有关外商投资企业的法律”优先于公司法体系适用，但是，“有关外商投资企业的行政法规、国务院决定和国家有关外商投资的其他规定”却是后于公司法体系适用。这一规定可以理解为工商总局、商务部等部门也认为“有关外商投资的法律”不包括“有关外商投资企业的行政法规、国务院决定和国家有关外商投资的其他规定”。

如果按照《执行意见》来执行，狭义地理解“有关外商投资的法律”只包括《合资企业法》层级的法律，并将“有关外商投资的法律”与“有关外商投资企业的行政法规或规范性文件”割裂开来，那么就很难应对客观现实的需要。由于立法时的局限性，《合资企业法》非常简练，许多规范的明细分解并散落于不同部门的行政法规和规范性文件中，形成了现行外资法体系相对独立又错综复杂的层级结构。在外商投资领域的实践中，适用法律的范畴往往远远大于“法律”的概念，“有关外商投资的法律”也往往广义地理解为包括不同部门的行政法规及规范性文件。

基于此，本文认为对于公司法体系与外资法体系之间的关于知识产权出资的冲突应参照如下原则解决：

1.就可用于出资的知识产权范围而言，外资法体系限定的范围已不合时宜，因此，应以公司法体系的规定为准。实践中，北京市工商局关于以知识产权出资设立外商投资企业的要求文件就已经采用了公司法体系的规定5参见北京市工商局外商投资企业登记注册一次性通知单。。

2.就知识产权出资的出资程序而言，由于外资法体系未对知识产权出资的程序做出专门规定，根据新法优于旧法的原则，也应适用《公司法》相关规定，即“对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产……并依法办理财产权转移手续”。但是，各地工商部门对“财产权转移手续”的理解不尽相同，因而在实际操作中存在差异。如北京市工商局允许以非货币财产作为初始出资的股东，“可不提交中介机构出具的评估报告，由全体投资者签署价格议定文件，确认价值”6参见北京市工商局外商投资企业登记注册一次性通知单。。上海市浦东新区工商局的做法则是，如果以知识产权许可使用权出资获得了商务部门的批准，则在办理工商登记时无需提供财产权转移手续证明。广州市工商局则要求以非货币财产出资的股东提供“已办理产权转移手续的证明文件”7参见上海市工商局办事规程：http://www.sgs.gov.cn/shaic/bszn/xzxk/djsx/wstz.pdf及广州市工商局外商投资企业设立登记申请书：http://www.gzaic.gov.cn/document/20100608102157078900.doc。，但对专利权的许可备案是否构成财产权转移手续持保留态度。所有这些，从一个侧面反映了有关外商投资的法律的不健全，亟待通过立法的方式予以修正和完善。

二、以知识产权的许可使用权出资的相关法律问题

在以知识产权出资的问题上，公司法体系与外资法体系的局限性不限于上文已讨论的可用于出资的知识产权范围与出资程序上，另一个重大问题是立法一直未能解决能否以知识产权许可使用权出资。

（一）知识产权许可使用权出资的法理

学术界普遍认为，知识产权之所有权的移转或其使用权的许可均可作为合法的出资方式8郑成思：《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》，中国人民大学出版社1996年版，第148页；刘春霖：《知识产权适用许可权资本化的理论思考》，载《河北经贸大学学报》2009年5月；王勉青、傅文园：《我国利用外资中的知识产权保护》，载《上海社会科学院学术季刊》2000年第2期。。在立法层面，《专利法》《商标法》《著作权法》9参见我国《著作权法》第三章、《专利法》第10条及第11条、《商标法》第四章。规定的权利人处置权利的方式均包括转让权利或许可使用，《合同法》也有关于技术转让与技术许可的规定，因此，我们认为立法上完全认可知识产权的许可使用权是可以作为一项单独的权利进行许可、转移和行使的，这为知识产权许可使用权的出资提供的立法依据和法理支持。

根据《公司法》第27条的规定，可用于作价出资的非货币财产需具备可“用货币估价”并可“依法转让”两个属性。可“货币估价”意味着拟用于出资的非货币财产需具备“财产性”，可“依法转让”意味着该非货币财产具有“独立性”。我们认为知识产权的许可使用权具备上述属性和要件：

其一，知识产权的许可使用权是一种具备确定性的财产性权利。特定的知识产权在特定的时间和空间范围内可以用货币来衡量其价值的权利，如专利权及商标权一经形成，其客体、商业价值、效力期间及范围均有据可查，为确定其货币价值提供了依据。

其二，知识产权的许可使用权本身也是一种独立的、可依法转让的权利。知识产权的许可使用是指知识产权的所有权人在保留其对知识产权所有权的前提下，将知识产权中的部分权利让渡给他人行使，在性质上类似于我国的土地使用权。因此，知识产权除整体上具备独立的可转让性之外，其许可使用权也具备可依法转让的属性，比如，专利权的独占许可使用既排除了任何第三方对该专利的使用，也排除了专利权人对该专利的使用，独占许可相当于许可使用权的转移。

尽管在法律层级的立法上未有允许知识产权许可使用权出资的明确规定，然而，国家科委、国家工商行政管理总局于1997年印发的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》（以下简称《规定》）第6条规定：“以高新技术成果出资入股，成果出资者应当与其他出资者协议约定该项成果入股使用的范围、成果出资者对该项技术保留的权利范围等”，据此可以推理出，成果出资者在以高新技术成果出资入股时，可以保留一定权利，而只以约定期间、空间和权利范围的高新技术成果的使用权出资。但是，该《规定》在2006年，也就是新修订的《公司法》实施后被废止了。该《规定》的废止导致立法上对以知识产权许可使用权出资又出现了空白。

尽管如此，实践中，以知识产权许可使用权出资设立内资公司和外商以知识产权许可使用权出资设立中外合资经营企业的案例一直数见不鲜。比如，苏州罗普斯金铝业有限公司的外方股东曾以专利使用权作价160万美元对公司进行增资，该增资获得了商务部门的批准，并且该公司在2009年经证监会核准首次公开发行股票并上市。

在司法领域，以知识产权许可使用权出资设立合资公司同样得到法院的支持和认可。比如，在“深圳北大双极高科技股份有限公司与杨应昌关于公司解散纠纷上诉案”10北京市第一中级人民法院（2009）一中民终字第5321号：深圳北大双极高科技股份有限公司与杨应昌公司解散纠纷上诉案。中，自然人杨应昌于2001年通过向公司授予专利技术独占实施许可的方式向公司出资，享有公司20%股权，出资技术许可使用权作价2900万元人民币，2007年，杨应昌以公司陷入“公司僵局”为由向法院请求解散公司，2009年法院确认杨应昌以专利使用权出资合法有效，具备请求解散公司的股东资格；在“美国环球科技开发股份有限公司诉北京橡果经贸有限公司等确认协议无效纠纷案”11北京市第一中级人民法院（2003）一中民初字第9658号：美国环球科技开发股份有限公司诉北京橡果经贸有限公司等确认协议无效纠纷案。中，法院确认合资一方以技术配方、专利许可使用权及商标许可使用权出资设立中外合资公司的行为有效，并确认该技术出资方股东在合资公司成立后与第三方签订的专利权转让合同亦有效。

知识产权作为一种无形资产，其内在价值不在于对权利客体的占有，而在于对知识的使用和创造更多的经济价值。以知识产权许可使用权出资，对股东而言，股东可以在投资的同时保有自主知识产权以便后续开发和继续使用；对使用者而言，可以相对较低的价格获得知识产权的使用，实现同样的经济目的。因此，本文认为，应当尽快推进关于允许以知识产权许可使用权出资的立法，以促进科技进步，更好地贯彻“科学技术是第一生产力”。

（二）知识产权许可使用权出资面临的法律挑战

1.知识产权许可使用权有效期届满会否影响合资公司股东权益

法律对可以作为知识产权出资的专利权、商标权及著作权的保护是有年限的，比如，在我国，发明专利权的有效期为20年，实用新型与外观设计专利权的有效期为10年，注册商标的有效期为10年，著作权财产权利的保护期为50年，因此，常常会出现作为出资的知识产权的有效期间不及合资公司经营期限长的情形。如果是以上述知识产权的所有权出资，因为知识产权的权属归于合资公司，所以该有限期的限制不成为问题。但是，在以上述知识产权的许可使用权出资的情况下，如果知识产权本身因超出保护期而消灭，其许可使用权随之终止，那么这是否构成合资公司注册资本的减少呢？

本文认为，作为出资的财产，无论是货币、有形资产还是无形资产，其价值都存在或升值或贬值之可能。近些年来，作为出资的土地许可使用权出现大幅增值的案例很多，但这并不导致合资公司注册资本随之增加，也不导致对应的出资股东的权利增加。作为出资的有形资产，在合资公司运作过程中因消耗和折旧而不断贬值，但这并不导致合资公司注册资本随之减少，相应的出资股东的权利也不因此减损。同样，作为出资的知识产权许可使用权，因其有效地使用年限在出资时即已经确定，在评估作价时通常会考虑其有效的权利期间，所以，其许可使用权的自然消灭也不应导致合资公司注册资本随之减少。

2.许可使用期间的知识产权转让

以专利和专有技术出资是外商投资比较多的选择。如果外商以专利和专有技术的许可使用权出资后，又将该等专有权转让予第三方，那么这种转让行为会否导致合资公司权利的损害？

首先，一般来说，在合资合同中可以明确约定，以专利和专有技术出资的股东应当在法律允许的范围内持续持有该专利和专有技术的所有权，并保证该等专利和专有技术的持续有效，以此来限制专利和专有技术所有权人对该等专利和专有技术的转让行为。

其次，如果出现有关合资合同未对专利和专有技术的所有权人的转让行为进行限制，而该所有权人的确发生了该等转让行为的情形，由于以知识产权许可使用权出资均公示于公司章程，且商标及专利技术许可经权力机关备案公示，因此许可在先的许可使用权出资应可对抗后来的所有权转让，构成对该等知识产权所有权受让人的权利限制，以保障公司取得的知识产权许可使用权。

最后，如果在合资期间出现专利和专有技术的所有权人向第三方转让专利或专有技术的情形，该转让行为并不会必然影响出资人的股东身份，因为根据《合资企业法实施条例》第20条规定，只有合资方对外转让股权，并经其他合营方一致同意和报商务部门审批，才能发生合资公司股东的变更。

三、对外商以知识产权出资的法律保护

知识创新属于高成本行为，以知识产权出资往往也比其他出资方式存在更高风险。如果说合资公司接受知识产权出资需要特殊的法律保护以保障资本维持，股东也同样需要特定的法律保护以保全其出资财产的价值。

1.在以知识产权的许可使用权出资的情况下，对知识产权的保护可以通过以下途径：（1）签署详细的知识产权许可使用合同（如专利许可使用合同或商标许可使用合同）；（2）办理相应的登记备案手续，如涉及专利许可使用的，应自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政管理部门办理备案，涉及商标许可使用的，应在合同签订之日起3个月内报商标局备案。

2.不同于以知识产权许可使用权形式出资时出资股东可事先约定单方面终止知识产权许可的情形，在以知识产权所有权出资的情况下，由于出资股东将丧失对已出资知识产权的实际控制，法律保护就显得尤为重要。

（1）出资股东保留对已出资知识产权的有限继续使用权

合资各方可约定由出资股东保留对出资知识产权的有限度的继续使用，但为免造成对合资公司的出资不实，继续使用之事实应纳入作价评估，在验资报告中充分披露，并公示于章程。另一方面，出资股东基于已出资知识产权而形成的新的技术成果或方案应与已出资知识产权相分离，该等技术成果或方案的专利申请权及技术秘密权利归属于出资人，若出资人就前述技术成果或方案获得专利权，而此项后续专利权之实施又有赖于已出资专利的，出资人可依据《专利法》第51条申请强制实施已出资专利权，但应依法向合资公司支付使用费。

（2）出资股东保留对已出资知识产权的回收权

合资公司的经营不善将导致股东出资的知识产权价值贬损甚至被撤销12例如，依据《专利法》及其实施细则中关于强制许可的规定，合资公司作为专利权人，若其在法定期间内无正当理由未实施或未充分实施其专利的，该等专利将有可能被申请强制许可；又如，《商标法》第44条规定，注册商标连续四年被停止使用的，商标局有权撤销该等注册商标。因此，合资各方可约定由出资股东保留对出资知识产权的回收权，触发回收的事由和途径可根据实际情况由合资各方约定。

其一，如果出资人认为在合资公司续存期间有回收知识产权的可能，则可在合资合同中约定触发知识产权回收的特定事由，当该等特定事由发生时，合资各方应以董事会决议的形式批准定向减资，从而以减资的形式达到回收和保护知识产权的目的。

其二，如果出资人认为在合资公司无论因为何种原因解散时有回收知识产权的必要，则可在合资合同中约定，在合资公司解散或终止时，由出资人对已出资知识产权行使优先购买权，从而实现对知识产权的回收和保护。由于合资公司的解散和终止会影响到合资公司债权人的利益，因此，为保障出资人能顺利地行使对已出资知识产权的回收，合资公司各方在合资合同中约定出资人行使优先购买权的条件时，应充分考虑合资公司债权人的利益和相关法律的要求，并保证出资人对已出资知识产权的购买对价不低于财产核查所确定的现值，因为对已出资财产的不合理低价回收可能对债权人利益造成损害，从而可能导致违反《公司法》第187条关于禁止公司在完成债务清偿前向股东分配利益的规定。

其三，如果在合资公司解散清算时发现合资公司资不抵债，依据《公司法》第188条规定，清算委员会应向法院申请宣告公司破产，而破产清算程序可能阻碍股东优先购买权的行使，因为破产管理人须由法院指定，而合资各方难以指派人员参与财产变价及分配方案的制订、执行。另外，如果适用破产清算程序，依据《破产法》第112条规定，破产财产的变价出售应通过拍卖进行，除非债权人会议另有决议，其中无形资产可单独变价出售。因此，除非债权人会议同意将作为合资公司出资的知识产权单独变价售予出资予股东，否则股东只能通过参与竞价拍卖的方式以期回收其出资的知识产权。

值得注意的是，由于合资公司的减资与终止均需获得有关商务部门的批准，因此，合资合同中有关外商回收出资知识产权的约定也需获得商务部门的批准。实践中有该等合资合同获得商务部门批准的案例，但是，到目前为止尚未遇到外商按照合资合同的约定实现回收已出资知识产权的案例。