论博物馆注册商标驳回复审及其答辩要点

王月芳

商标在一定程度上代表着博物馆的形象和特征，对博物馆事业发展、参与文化产业和树立品牌影响力具有重要意义。我国实行商标专用权注册取得制度,然而博物馆商标注册并非总是一帆风顺。河北博物院的“长信宫灯”商标注册在第43类被驳回，驳回原因是其他主体在该类别上在先注册了“长信宫灯”商标。河北博物院通过异议及异议复审程序，使得该商标被驳回，为自身商标注册扫清了障碍。民办公助的宁海十里红妆婚俗博物馆也因他人已经在先申请注册“十里红妆”商标而无法获准注册。故宫博物院虽然拥有驰名商标，但在申请注册“宫”图文商标时，曾在个别类别被驳回，通过驳回复审才得以成功注册。可见，博物馆申请注册并不意味着可以获准注册，被驳回或部分驳回的情况时有发生。遇到驳回时，通过注册驳回复审进一步争取商标专用权，是博物馆商标确权的关键步骤，对于维护博物馆应有权益必要且重要。对博物馆注册商标驳回复审进行研究，有助于注册驳回复审在博物馆领域的应用，以提高博物馆商标注册的成功率。

一、博物馆商标注册驳回复审概要

（一）博物馆注册商标驳回复审的概念

博物馆申请商标注册，经常遇到申请商标被驳回或者部分驳回的情况。博物馆商标注册申请被驳回，可通过商标驳回复审途径获得法律救济。商标驳回复审，是指申请注册的商标经国家知识产权局商标局（下文简称商标局）审查，被驳回或不服驳回，申请人对商标局的驳回理由和法律依据不服，而向国家知识产权局商标评审委员会（下文简称商评委）申请复审。

驳回商标的复审申请有法定时限，通常为自博物馆收到驳回通知书之日起十五日内（以邮局投递日的邮戳为准），过期则不被受理。商评委应当自收到复审申请之日起九个月内作出决定，如遇特殊情况确需延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月①《中华人民共和国商标法》第三十四条（2019年修订）。。博物馆申请复审的理由应与驳回理由一一对应，如不一致则不会被受理。

（二）驳回复审的救济目的

为了确保审查质量，保障商标注册申请人的利益，《商标法》设置了注册商标驳回复审程序。一方面，商标注册审查结果基于商标局的审查程序和标准，但是审查人员的专业知识和工作经验存在一定的个体差异，审查工作难免受到一定的主观因素影响。另一方面，按现有注册申请的程序设置，包括博物馆在内的全部申请人提交注册申请时，皆无法在申请书中全面反映其申请注册的客观情况。但由于复审程序的存在，申请人得以提供其注册申请的全面情况。

（三）商标注册驳回复审适格主体

博物馆申请的注册商标被驳回，博物馆作为申请人，是驳回复审的唯一适格主体。商标驳回复审程序中，诉争商标通常被称为申请商标，且该程序中的行政相对人只有商标注册申请人一方，即驳回商标复审申请主体为被驳回商标的申请人，其他人不具有申请资格。驳回商标注册申请的行政行为是商标局依职权作出的，商评委仅根据商标注册申请人的复审请求启动复审程序。不具有不同的行政相对人之间对商标的注册或者有效与否产生纠纷并请求居中裁决的性质[1]，是注册驳回复审与异议复审、无效宣告复审的不同之处。

（四）商标注册驳回复审的程序设置

商评委将针对商标局的驳回决定和博物馆申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。如果商标局仅驳回申请商标指定使用的部分商品或服务，而在其他商品或服务上准予初步审定，博物馆不服商标局部分驳回决定，亦可申请复审，审查范围一般限定于被驳回的部分商品或服务，而不包括已经初步审定的商品。如果博物馆对之前的申请并未申请分割，则通过的部分不会进行公示，商评委将在驳回复审中对申请的全部商品或服务一并进行评审。

注册驳回复审可能产生两种结果：商评委认为复审申请理由成立的，被驳回商标准予初步审定，予以公告；复审申请理由不能成立的，维持商标局原驳回意见，对申请商标予以驳回。如果申请商标违反法律规定的禁用或者禁止注册的规定，商标局的驳回结果正确但驳回决定中存在法律适用的错误，商评委也会一并更正。商评委的复审决定一经作出，即产生法律效力。当事人对复审决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

二、博物馆商标注册驳回复审证据材料

申请复审，在一定程度上表明商标对当事人的重要性。复审的主要作用是为商标申请当事人提供讲理由的机会。讲理由需要一定的逻辑技巧，应建立在客观事实的基础上，并能够提供证据证明。根据商评委《关于简化驳回复审案件申请材料的公告》，自2018年9月1日以后提起的驳回复审申请，不再提交驳回通知书/部分驳回通知书。因此，驳回复审答辩材料通常包括：1.博物馆简介、获得的各项荣誉、资质证明（通常为组织机构代码证）复印件（2018年以后提起驳回复审的，如复审申请人与注册申请人一致,可不再提交申请人主体资格证明材料）；2.博物馆对申请商标的构思及使用情况（主要突出知名度），包括证明申请商标“突出使用”的所有相关材料、照片、合同等复印件，使用了申请商标的产品或服务最近三年的销售、广告费用及相关财务情况，媒体报道或图片，广告原件及复印件，使用了申请商标的产品的外观原件及复印件，其他可以证明产品和商标知名度的证据和材料；3.博物馆最早使用此商标的证明材料；4.商标局邮寄《商标驳回通知书》的信封（收件当地邮戳应清晰），以便计算博物馆收到商标局驳回通知的日期，邮戳不清或者没有邮戳的，将商标局发文标注的日期顺延15天视为博物馆收到的日期，或者将商评委收到商标复审申请的日期上溯15天视为博物馆发出的日期；5.如委托知识产权机构代理则需要提供商标评审代理委托书。

博物馆应对证据材料进行逐一分类编号，并制作目录清单，对证据材料的来源、证明的具体事实做简要说明并加盖公章。博物馆提交的证据并非越多越好，而是应该注重证据的有效性，证据整理应注重主次，以帮助审查人员快速理清案件情况。

三、博物馆商标注册驳回复审答辩要点

注册驳回复审案件中，驳回理由往往决定答辩策略。依据驳回理由的不同情况，商标驳回分为绝对驳回和相对驳回。绝对驳回是指该商标申请违反了《商标法》关于注册的禁止性规定，包括禁止使用和禁止注册的规定，主要涉及违反社会公序良俗或缺乏显著性的情形[2]。相对驳回是指申请商标与在先申请或在先注册的商标、在先驰名商标整体或者部分存在近似，或者妨碍他人在先权利例如著作权、商号权、肖像权、姓名权、外观设计权等。

博物馆在申请注册前，通常会对《商标法》规定的禁止使用和禁止注册情形进行了解和规避，因此以《商标法》禁止使用和禁止注册规定作为理由而被驳回的情形较少。在博物馆的商标注册实践中，因与在先商标构成近似而被驳回占大多数，即博物馆申请注册的商标与他人在先的引证商标，包括他人已注册的商标、他人已经初步审定公告的商标和他人注册申请中的商标，构成相同或类似商品上的相同或近似情形。因此，厘清因在先商标而被驳回情况下的复审答辩思路，对博物馆通过注册商标驳回复审争取商标专用权具有重要意义。

2018年7月24日故宫博物院申请注册“宫”商标，2019年2月收到商标局下发的《商标部分驳回通知书》，第32452247号“故宫博物院THE PALACE MUSEUM及图”商标（见图1）初步审定在第3类“研磨剂，抛光制剂，香料，香”上使用该商标的注册申请，予以公告。同时，驳回在第3类“清洁制剂，梳洗用制剂，洗衣剂，化妆品，香水，牙膏”上使用该商标的注册申请。理由如下：该商标与四川久大索贝斯日化有限责任公司在类似商品上注册期满未续展，但自期满之日起未满一年的第4520094号“宫”商标（见图2）近似。且该商标与广州旺族宠物用品有限公司在类似商品上已注册的第20697973号“宫”商标（见图3）近似。该商标与青岛佰纳因子生物科技有限公司在类似商品上已注册的第20724775号“佰纳因子 宫THE SECRET OF”商标（见图4）近似。

图1 第32452247号商标

图2 第4520094号商标

图3 第20697973号商标

图4 第20724775号商标

申请人故宫博物院对驳回决定不服，向国家知识产权局申请复审。国家知识产权局经复审认为∶至该案审理时，驳回决定中引证的第4520094号“宫”商标因专用期限届满未在法定期限内申请续展注册，已丧失商标专用权，不再构成申请商标注册障碍。申请商标与驳回决定中引证的第20697973号“宫”商标和第20724775号“佰纳因子宫THE SECRET OF”商标在构成要素、呼叫、含义、整体视觉效果等方面存在一定差异，未构成《商标法》所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。因此国家知识产权局作出申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定的决定①商评字〔2019〕第0000234918号《关于第32452247号“故宫博物院THE PALACEMUSEUM及图”商标驳回复审决定书》。。

故宫博物院申请注册的第32456596号“故宫博物院THE PALACE MUSEUM及图”商标（见图5）注册申请被部分驳回。初步审定在第19类“石膏（建筑材料）,木材，砖，非金属耐火建筑材料，路面敷料，石、混凝土或大理石艺术品,非金属水管，凉亭（非金属结构），建筑玻璃”上使用该商标的注册申请。驳回在第19类“制陶器用黏土”上使用该商标的注册申请，理由为该商标与奉化市天宫石材有限公司在类似商品上已注册的第12297121号“宫”商标（见图6）近似。

图5 第32456596号商标

图6 第12297121号商标

故宫博物院对国家知识产权局驳回第32456596号“故宫博物院THEPALACEMUSEUM及图”商标注册申请不服，申请复审。经复审，国家知识产权局认为，申请商标与驳回决定中引证的第12297121号“宫”商标在构成要素、呼叫、含义、整体视觉效果等方面存在一定差异。申请商标与引证商标未构成《商标法》所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。因此作出申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定的决定①商评字〔2019〕第0000234919号《关于第32456596号“故宫博物院THEPALACEMUSEUM及图”商标驳回复审决定书》。。

以上案例可以看出，博物馆在注册驳回复审中，证明申请注册的商标未与引证商标构成近似，应主要着重证明引证商标已不属于合法有效状态或者博物馆申请商标与引证商标不是同种商品（服务）、类似商品（服务）上的近似商标。两种情形，只要满足其中一种，即可排除在先障碍。

（一）引证商标状态

无论引证商标属于公告期被异议驳回，属于过期未续展，还是因“连续三年未使用”而被撤销或因存在不当手段取得注册而被无效宣告，皆属于引证商标处于失效状态，不构成近似，不再构成博物馆申请注册障碍。

（二）是否为同种商品/服务或类似商品/服务上的近似商标

关于博物馆申请商标与引证商标是否为同种商品/服务或类似商品/服务上的近似商标的问题，应另分两个层面进行证明。

第一层面，证明博物馆申请注册的商品或服务与引证商标注册的商品或服务不为同种或类似的商品或服务。判断商标核定的商品和服务是否类似，主要考察在功能、用途、主原料、生产部门、消费对象、消费渠道等方面是否具有一定共同性[3]。

第二层面，证明博物馆申请注册的商标与引证商标不是近似商标。

商标是否近似的证明与商标类型有一定的关系。文字商标主要从音、形、义三个方面证明近似与否。基于诚信、合情合理、不存在抄袭和模仿等情形，文字商标应充分列明申请注册使用商标。图形主要从外观即图形构图、设计证明区别之处；图形有含义的情况下，含义也可列入比较的范围；对于图形商标，还应说明该商标怎样称呼。对于图文组合商标，则应证明主要识别部分的对比情况。因文字容易称呼，商评委对图文组合近似的认定，仍以文字作为主要识别部分居多，少部分案例以图形或者图文组合整体作为主要识别部分[1]226。

判断商标是否近似，除了要考虑商标标志的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度[1]231，因此博物馆在证明引证商标与博物馆申请商标不近似时，应在答辩中对自身申请商标的显著性和引证商标知名度进行论述，如果存在引证商标知名度较高而博物馆申请注册商标显著性较低的客观情况，商标并存使用容易引起混淆，则被认定为近似商标的可能性较高，予以注册的可能性较低。

尊重已经客观形成的市场实际，是考量商标是否予以注册的另一因素。如果博物馆商标在申请注册前，已经将申请商标投入使用，并形成一定影响力，从而使一般公众能够将该商标与博物馆形成固定联系，即属于“通过使用获得了显著性”，考虑到已经形成的市场秩序和声誉，以及业已形成的公众群体，相关公众可以将博物馆商标与引证商标区分，在不会造成混淆误认的情况下，可被认定为不近似。这点在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中已明确：“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”这也是商评委评审注册驳回复审案件的标准和原则。使用的事实，应以证据佐证，否则无法认定。因此博物馆申请商标之前已经投入使用的，应提交使用证据。使用证据多为实际使用中的商标图样、产品照片和相应的广告宣传等。关于申请商标的知网、百度等网络搜索结果和博物馆获得奖项的相应媒体报道，也可作为商标知名度和影响力的证明。

四、博物馆商标注册驳回复审适用的其他辅助手段

辅助手段的作用在于使引证商标失去原有法律效力，从而消除在先障碍，使博物馆申请注册商标被核准。前文案例可以看出，在注册驳回案例中，可存在一个或者多个引证商标。实践中，根据引证商标法律状态的不同情形，可分别采用“撤三”“无效”“异议”等辅助手段，消除引证在先障碍。

（一）撤销连续三年不使用的注册商标

如果引证商标已注册满三年，注册核准的产品和服务与其经营范围不相关，可推测其真正使用该商标的可能性较低，则博物馆可在提出驳回复审申请的同时，就引证商标向商标局提出“撤三”申请。若引证商标因连续三年未使用而被撤销，则博物馆申请注册的商标可能被核准注册。

（二）注册商标无效宣告

如果引证商标已注册但尚未满三年，且符合《商标法》规定的“误认”“不良影响”“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”等情形，博物馆可在提出驳回复审申请的同时，尝试就引证商标向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请。若引证商标被宣告无效，相当于商标权自始不存在，则博物馆申请注册的商标可能被核准。

（三）商标异议

如果引证商标正处于公告期，博物馆可对该引证商标提出异议申请。如果引证商标正处于待审或实质审查阶段，博物馆应持续监控引证商标的法律状态，一旦引证商标进入公告期，博物馆便可提出异议。若能成功异议引证商标，博物馆申请注册商标可能被核准注册。

（四）商标共存

如果引证商标不存在对博物馆商标的抢注，双方商标并存不损害任何一方利益时，博物馆可通过协商争取在先引证商标注册人向博物馆单方出具《商标注册同意书》或者双方共同签订《商标共存协议》，以表明对方同意博物馆申请注册商标，可帮助博物馆在注册驳回复审中获得允许注册的机会。《商标注册同意书》和《商标共存协议》均能反映在先引证商标注册人同意在后商标注册申请人注册申请商标的意思表示[2]83。

商标共存的前提是，双方商标的注册和使用皆出于善意或无任何不正当目的，博物馆商标与引证商标虽然近似但仍然存在一定的差异，博物馆申请注册的产品或者服务与引证商标申请或者核准的产品或服务，虽然相近但不完全相同。所以两商标并存使用，不会引起混淆或影响市场秩序，不至于损害消费者利益。否则，即使博物馆获得对方出具《商标注册同意书》或者双方共同签订《商标共存协议》，商评委也不会允许商标共存。

（五）协商转让

在商业领域中，通过协商获得商标权转让的情形并不鲜见。甚至很多不法分子专门抢注他人商标而通过转让获利。在引证商标不存在可被撤销、可被宣告无效的情况下，或者异议、无效宣告失败的情形下，商标注册申请人与引证商标注册人进行协商，尝试将引证商标转让至自己名下的确是一种有效的商标专用权获得策略。但是，博物馆特别是国有博物馆是否适合采用这种方式获取商标专用权，尚有待于进一步论证。

辅助手段的运用，有助于消除在先障碍，从而使博物馆申请注册商标被核准。运用“异议”“撤三”“无效宣告”等手段，应根据引证商标的状态和具体情形采取适宜的手段。