论专利代理人参与专利行政诉讼的必要性

彭兴国温孟斌

论专利代理人参与专利行政诉讼的必要性

彭兴国*温孟斌*

2015年新修订的《行政诉讼法》对诉讼代理人制度做出调整，直接导致专利代理人丧失“公民代理”身份参加专利行政诉讼的最后途径。本文从域外日、美、德等国在专利代理人参与专利行政诉讼的实践入手，深入分析各国专利行政诉讼制度设计背后的原因，结合专利行政诉讼的特点、创新主体的实际需求及当前专利代理行业现状，提出完善我国专利代理人参加专利行政诉讼制度的建议。

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专利行政诉讼是指不服国家知识产权局专利复审委员会所作出的决定而向人民法院即北京知识产权法院提起的行政诉讼案件，包括当事人不服专利复审委员会所作出的复审决定或无效决定而提起的行政诉讼。

根据《专利法》，我国的专利审查制度包括行政审查和司法审查两部分。无论是国家知识产权局的实审部门对专利进行的实质审查，还是在专利复审委员会进行的复审程序和无效程序，都是专利行政审查制度的一部分。对行政部门的终局裁决，当事人可以提起专利行政诉讼请求司法审查，以判断专利复审委员会所作出的决定是否正确、合理、合法，因此专利行政诉讼是属于专利司法审查制度的一部分。从这个角度来看，专利的司法审查在一定程度上是专利行政审查的延续，是专利审查公正性和准确性的最后保障。

专利制度是当事人在专利法框架下保护自己所做发明成果的制度；而专利审查则是国家行政机关站在平衡专利申请人利益和公众利益的立场上，依据《专利法》所作的审查。因专利所涉及的都是创新的技术方案，技术性强、通常比较复杂，且需要按照法律规定合理保护当事人的发明成果，因此当事人在专利的行政审查阶段，一般通过委托专利代理人来处理专利申请文件的撰写和专利审查的应对工作。

然而在作为专利行政审查延续程序的司法审查即专利行政诉讼中，当事人委托专利代理人参加专利行政诉讼都存在制度障碍，这对提高专利行政诉讼的审理效率、质量，保障司法公正是非常不合理的。

我们建议：根据专利行政诉讼的特点和各国实践，应该允许专利代理人作为诉讼代理人参与专利行政诉讼。

一、《行政诉讼法》的修改简介

2015年5月1日起施行的新修订的《行政诉讼法》对诉讼代理人制度作出调整，第31条第2款明确规定：

下列人员可以被委托为诉讼代理人：（一）律师、基层法律服务工作者；（二）当事人的近亲属或者工作人员；（三）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

在该次修改之前的原《行政诉讼法》规定的是：

律师、社会团体、提起诉讼的公民的近亲属或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民，可以被委托为诉讼代理人。

在此次修改之前，作为具有专利申请能力的专利代理人，并不能独立代理专利行政诉讼，即并不能以专利代理人的身份参加行政诉讼，而是以公民身份代理的，即以“经人民法院许可的其他公民”的身份参与诉讼。

然而2015年5月1日起施行的新修订的《行政诉讼法》中删除了“经人民法院许可的其他公民”，直接导致专利代理人参加专利行政诉讼时丧失了“公民代理”这最后一根稻草。

新《行政诉讼法》施行后，专利代理人能否作为诉讼代理人参加行政诉讼，存在多种意见，各有其理由和背景。2015年8月18日，《最高人民法院关于新修订的〈中华人民共和国行政诉讼法〉实施后专利代理人能否继续代理专利行政诉讼案件的批复》〔法（2015）243号〕中规定，专利代理人经中华全国专利代理人协会推荐，可以在专利纠纷案件中担任诉讼代理人。随着这一批复的明确，经中华全国专利代理人协会推荐的专利代理人在专利诉讼中接受委托担任诉讼代理人有了法律依据。

笔者认为，上述规定既考虑了专利代理人参加行政诉讼的现实必要性，又兼顾了可能存在的问题。下面笔者试图从各国对此问题的处理，特别是处理后的本质和原则的角度对该问题进行分析。

二、域外国家的实践

我们先看看其他国家在专利司法审查即专利行政诉讼方面的实践，以借鉴并结合我国国情来设计、完善我国专利代理人参加专利行政诉讼制度。

（一）日 本

以同为大陆法系的邻邦日本为例。日本早在2003年，为配合“知识产权立国战略”，就修改了《专利代理人法》，专利代理人不但能够代理在特许厅进行的各种非诉讼业务即专利申请文件撰写、专利审查意见答复、专利复审、专利无效等，还可以担任关于审决撤销之诉等事项的诉讼代理人。

根据日本《专利代理人法》第6条之一的规定，专利代理人在专利行政诉讼中有权代理当事人在东京知识产权高等法院对特许厅长官提起的行政诉讼。

《日本专利法》第178条第1款、《日本实用新型法》第47条第1款、《日本外观设计法》第59条第1款规定的诉讼，知识产权代理人可以担任诉讼代理人。

需要注意的是，在上述规定中，日本专利代理人是以诉讼代理人的资格代理专利行政诉讼参与专利的司法审查的，而非普通的公民代理，这无疑是肯定了专利代理人作为诉讼代理人的合法资格。

对于如此规定的理由，日本专利代理人协会的解释是考虑到审判的连续性以及专利行政诉讼的技术性，即专利行政诉讼涉及复杂的专业技术和专利审查知识，另外考虑到诸多审决被判决撤销而发回重审的情况，由专利代理人连续处理较为适宜。

除此之外，为了配合“知识产权立国战略”，提高诉讼效率和诉讼质量，保障当事人权益，日本的专利代理人还可以在特定的民事侵权诉讼中担任诉讼代理人。为此，日本采取一系列措施确保获得民事侵权诉讼代理权的专利代理人具有参加诉讼的能力，具体措施有：

（1）专利代理人须经过一定时间的学习和培训；

（2）专利代理人须通过“特别侵权诉讼代理”业务考试；

（3）须在专利代理人协会获得注册。

可见，在日本，专利代理人既可以独立地作为诉讼代理人参加专利行政诉讼，也可以独立地参与专利侵权的民事诉讼。如此规定体现了几个基本原则：

（1）专利诉讼（无论是行政诉讼还是民事诉讼）的技术性是考量的主要因素；

（2）专利行政诉讼的程序性对于专利代理人不存在任何障碍，专利侵权民事诉讼的程序性相对于行政诉讼虽有较强的专业性要求，但是相对于技术性，其仍旧是次要考量因素，专利代理人经过一定时间的培训、考试和适当的管理完全可以胜任。

而特别值得注意的一点是，这种制度的出台，从国家政策层面考量，是为了配合“知识产权立国战略”，这对于提出“知识产权强国”的中国或许颇有借鉴的意义。

（二）德 国

在德国，要取得专利代理人执业资格，需先通过专利代理人资格考试，并在专利代理机构、联邦专利法院Patent Court以及专利局实习后，方可获得在联邦专利局执业的专利代理人执业资格。

在德国专利司法体系下，侵权和无效诉讼分别由不同的法院进行一审，其中德国的联邦专利法院审理一审的无效诉讼和不服德国专利商标局所作出行政决定的诉讼，可以类比于中国不服专利行政机关而提起的专利行政诉讼。而在德国的联邦专利法院的诉讼，作为有执业资格的专利代理人，是可以作为诉讼代理人代理当事人在联邦专利法院对专利的司法审查。而对于专利的侵权民事诉讼，专利代理人可以和律师共同作为诉讼代理人。

德国作为一个拥有悠久且成熟专利体系的国家，承认专利代理人在联邦专利法院的诉讼代理人资格非常值得我们借鉴和思考。笔者认为，其背后的原因，无非是（类）专利行政诉讼①用“（类）专利行政诉讼”与中国的专利行政诉讼有略微差别，用在此处为与中国的专利行政诉讼加以区别。以技术和专业性为主要诉求，而法律的程序性相应要求不高，或者至少专利代理人对此类诉讼的程序性本身就比较熟悉（因为专利代理人是要求在联邦专利法院有实习经验的）。

（三）美 国

在知识产权业务高度发达的美国，专利代理执业人员分为专利代理人和专利律师。专利代理人通过专利代理人资格考试后，在美国专利商标局申请并符合注册条件，则成为实际从事专利代理事务的执业者。而美国法律体系要求，能代理诉讼业务的专利律师，不仅要满足专利代理人的条件，而且要进一步取得任何美国联邦法院或某个州的律师执业资格。

当事人如不服美国专利商标局的专利审判复审委员会PTAB所作的决定，可以上诉到美国联邦巡回上诉法院，这类案件可以类比于中国的专利行政诉讼。在美国的专利行政诉讼案件中，具有美国联邦法院的律师执业资格的专利律师是可以独立参与诉讼代理的，但是专利代理人却无法独立参与此类诉讼。

如此安排的由来，主要是因为美国独特的联邦和州法院对律师执业资格的要求及美国独特的专利司法审查程序。美国联邦和各个州的民事司法程序都各有差异，如果不具备相应州的执业资格，无法给法院和当事人以足够的信心。也就是说，在美国的此类诉讼中，除了技术和专业的要求之外，对程序性的要求也比较高。而从另外一个角度分析，由于专利律师通常都具备技术和法律双重背景，而一个非专利律师通常是不会单独代理专利侵权或无效诉讼的，这也恰恰证明了此类诉讼中，技术和专业知识是一个基础性要求。

从日本、德国、美国这些国家的实践，我们可以发现：在域外国家，代理专利行政诉讼案件的代理人，普遍都要求有专利业务的处理能力、具有专利代理人的执业资格。只是在具体制度设计上有所不同，主要有两种模式：

模式1，如大陆法系的日本、德国，专利代理人以诉讼代理人的资格代理专利行政诉讼的。

模式2，如英美法系的美国，有资格代理专利行政诉讼的专利律师，也是以具备专利代理人的执业资格为前提条件；只是由于美国本身司法体系的特点，对在美国联邦巡回上诉法院代理专利行政诉讼的专利律师还需要具有美国联邦法院的律师执业资格。

综合上述，有两点可以总结：

（1）（类）专利行政诉讼，技术和专业知识是基础，某种程度上是主要考量对象，其次才是程序性要求。

（2）知识产权体系发展比较成熟的大陆法系国家通常允许专利代理人独立作为诉讼代理人参与（类）专利行政诉讼。

三、专利行政诉讼的特点

如前所说，在知识产权事业高度发达，制度完善的美、日、德都要求代理专利行政诉讼案件的代理人具有专利代理人的执业资格，这样的制度安排不得不说与专利行政诉讼的特点密切相关。

专利制度是当事人针对自己发明的、创新的技术方案，在专利法框架下保护自己所作出的发明成果的制度。因此专利行政诉讼的重要特点就是技术性。通常来说，专利行政诉讼的审理内容经常涉及对于发明或实用新型的新颖性、创造性等问题的判断，这既涉及对专利所涉及发明的技术方案的深入理解，又涉及专利审查相关法律规定的具体把握。

以创造性为例，通常是在分析专利申请文件和相关对比文件的基础上，找出技术上的区别技术特征并需要站在本领域技术人员的角度加以判断。这不仅需要结合本领域技术人员所知晓和应当知晓的技术内容，还需要具备本领域技术人员相应的认知能力和认知水平。

正是由于内容技术性这一特点，就需要兼具有技术背景和法律背景的专利代理人参与专利行政诉讼，才能在专利行政诉讼程序中使得技术事实的调查更加清楚，当事人的诉求更加明确。如果法官是非所涉技术领域的人员，对技术问题很难理解；在这种情况下如果再不允许专利代理人参加行政诉讼，就不利于案件的及时审理以及纠纷的妥善解决。

多年以来的实践也表明，对于专利行政纠纷，尤其是在北京知识产权法院（北京市第一中级人民法院）、北京市高级人民法院以及最高人民法院受理的专利复审和无效行政纠纷中，专利代理人对所涉技术问题以及对专利法的理解，相比其他类型的代理人，有较大的优越性，不仅更容易让法官了解技术问题，而且在对专利法法条的理解和适用思路上也较为清晰。这样能极大提高专利行政诉讼的审理效率、审理质量，也是司法公正的重要保障。

四、专利代理人的专业价值

美、日、德都要求代理专利行政诉讼案件的代理人具有专利代理人的执业资格，也是考虑了专利代理人的专业价值。

如前所说，当事人在专利的行政审查阶段，一般通过委托专业的专利代理人来处理专利申请文件的撰写和专利审查的应对工作。正如《专利法》第19条第1款、第2款规定：

在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。

除了专利申请文件的撰写，专利申请过程中的意见陈述、申请文件修改等工作也多数由专利代理人承担。至于专利复审请求、专利无效宣告请求及专利被第三方提无效请求后的应对，这些都是比专利申请文件撰写、审查意见答复更为复杂、更为专业的工作。绝大多数当事人都是委托更为专业、资深的专利代理人来参与的。

作为专利行政审查延续的专利行政诉讼，与专利申请、专利审查、专利授权和专利确权程序都是紧密联系，对专利申请文件的理解、权利要求保护范围的解释、现有技术的技术启示判断等都涉及专利行政审查程序的相关环节，而在禁止反悔原则的法律适用等方面更是与专利申请文件的记载、专利行政审查环节的意见陈述等直接相关，因此专利代理人参与专利行政诉讼是必须的，而且具有无可比拟和无法替代的优势。

从我国专利制度建立的1980年起至今的30多年来，我国专利的行政审查业务，绝大部分都是当事人委托专利代理机构和专利代理人来处理的，其原因在于：中小企业或个人，由于专业能力的欠缺，为更好地保护自己的发明创造，当事人一般都委托专利代理人；而作为大企业，由于专利申请量比较大，也通常是委托专利代理人。

而专利一旦进入司法审查即专利行政诉讼，因案件专业、复杂，且对当事人的业务影响巨大，当事人则更为重视，更希望由更有专业能力的人员来代理。我国30多年的司法实践也表明，当事人通常都是委托业界最为专业、最为资深的专利代理人来代理专利行政诉讼。国内知识产权发展已有30多年，已经培养了一大批优秀的专利代理人队伍。据统计，截至到2016年9月30日，我国专利代理机构共1 457家，执业专利代理人共14 795人，而且这个数量还在持续增加，由于个人发明人对相关专利法律的不熟悉和大多数申请人出于成本等考虑，大部分专利申请、复审、无效已经在过去数十年的发展中形成了委托专利代理人的行业惯例，而且随着国内申请量的大幅攀升，这个趋势只会持续加强。因此，我们更是无法不顾过去30多年专利诉讼的当事人已经养成的长期委托专利代理人的作业习惯，完全关死这扇大门。

但是必须指出的是，当前国内的专利代理人的水平参差不齐，存在一些专业能力和服务水平有待提高的专利代理人。在这种情况下，如何对代理专利行政诉讼的专利代理人进行把控也是一个需要考虑的问题，相关的行业协会在其中可能就要承担一定的职责，而在最高人民法院的这个批复中要求经过中华全国代理人协会推荐无疑是一种值得推崇的方式。

五、建 议

如前所述，一方面由于作为专利行政审查延续的专利行政诉讼，与专利申请、专利审查、专利授权和专利确权程序都是紧密联系；另一方面因专利行政诉讼的技术性等特点，需要兼具有技术背景和法律背景的专利代理人参与。

考虑我国从专利制度施行至今30多年的实践，再结合日本、德国、美国等国的制度设计和实践，最高人民法院关于专利代理人参与专利行政诉讼的批复应该是契合了业界需求、也符合现实情况，既允许专利代理人作为诉讼代理人参与，也依靠中华全国代理人协会的推荐保证专利代理人的质量。

需要说明的是，如果仅允许专利代理人以公民代理的身份来参与专利行政诉讼，由于公民代理通常是非营利性质的，这无疑无法体现专利代理人的专业价值，也和我国的具体情况和其他各国实践相悖。试想，作为专利行政诉讼在先程序的专利行政审查中，当事人通常与专利代理人之间以市场价格订立合同、由专利代理人提供服务；而在专业要求更高的专利行政诉讼程序中，专利代理人只能以公民身份免费代理，这明显与实践相悖，是不合理的，也不符合市场规律。

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