专利侵权警告信适格性的理论探讨与实务分析①

张 鹏

专利侵权警告信适格性的理论探讨与实务分析①

张 鹏*

本文从最高人民法院审理的石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社的确认不侵犯专利权、损害赔偿纠纷案出发，提出专利侵权警告信的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式，专利侵权警告信的根本性质是意思表示。专利侵权警告信与通知函等的根本区别就在于，是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示。判断是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示的核心，在于是否具有使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。专利侵权警告信的适用情形主要是，在合法来源抗辩制度中证明专利侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者不知道其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，在专利侵权惩罚性赔偿制度中证明被控侵权人因为知道其行为构成侵权从而形成故意侵权或者恶意侵权等。适格的专利侵权警告信关键在于，具有明确的使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。适格的专利侵权警告信的构成要件包括:发出者所享有的权利、涉嫌侵权人的侵权行为、对涉嫌侵权人的主张。基于这一构成要件要求，解释最高人民法院在石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社的确认不侵犯专利权、损害赔偿纠纷案中针对不同警告信作出的不同效力认定。

专利侵权警告信 确认不侵权之诉 意思表示 注意义务

2015年12月，最高人民法院针对石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社的确认不侵犯专利权、损害赔偿纠纷案作出判决，对知识产权侵权警告信的适格性进行了认定，这一案件被评选为2015年中国法院十大知识产权案件之首，对我国未来法律实践具有重要影响。本文拟结合该案，对专利侵权警告信的基本原理进行分析，探讨专利侵权警告信的构成要件与适格性，以期对未来法律实践中专利侵权警告信的撰写有所启示。

一、案例回顾

该案主要涉及石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社的确认不侵犯专利权、损害赔偿纠纷，②参见河北省高级人民法院（2013）冀民三初字第1号民事判决书和最高人民法院（2014）民三终字第7号民事判决书。关于外观设计专利侵权纠纷在另案进行了处理。③参见河北省高级人民法院（2012）冀民三初字第2号民事判决书和最高人民法院（2014）民三终字第8号民事判决书。在该案中，本田技研工业株式会社享有关于汽车保险杠、汽车整车和汽车后视面的外观设计。2003年9月18日、20日、22日、24日和29日本田技研工业株式会社向石家庄双环汽车股份有限公司发出警告信，同时在9月22日和9月24日也分别向石家庄双环汽车股份有限公司的经销商莱克汽车公司、旭阳恒兴公司发出警告信，警告信内容为：“本田公司已确认贵公司正在展示/销售石家庄双环汽车股份有限公司生产的来宝S-RV汽车。本田公司认为来宝S-RV汽车实际侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9。贵公司如果销售该汽车，将构成侵害外观设计专利权的行为。就此事宜，我事务所代表本田公司于2003年9月18日致函贵公司（注，致函旭阳恒兴公司的时间为2003年9月20日），要求贵公司立即停止上述汽车的销售，并要求贵公司于2003年9月21日（注，要求旭阳恒兴公司于2003年9月23日）之前以书面形式予以答复。但时至今日，我们没有收到贵公司的答复，我们不得不认为贵公司没有诚意解决此事宜。因此，我们将保留对贵公司以及石家庄双环汽车股份有限公司提起诉讼的权利。”2003年10月16日，石家庄双环汽车股份有限公司向河北省石家庄市中级人民法院提起确认不侵权诉讼，请求人民法院依法确认其生产和销售涉案汽车外观设计未侵害涉案专利权。2003年11月24日，本田技研工业株式会社向北京市高级人民法院起诉石家庄双环汽车股份有限公司专利侵权。2003年12月24日，石家庄双环汽车股份有限公司、河北新凯汽车制造有限公司向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会予以受理。2004年1月9日，本田技研工业株式会社向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送警告信。警告信内容为：“本田公司认为LAIBAO S-RV汽车的外观设计侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9。贵公司销售LAIBAO S-RV汽车的行为，构成侵害上述外观设计专利权的行为。因此，我们将保留对贵公司提起诉讼的权利。”

2013年4月1日，在确认不侵权诉讼的审理过程中，石家庄双环汽车股份有限公司增加诉讼请求，其认为本田技研工业株式会社自2003年9月18日起，连续8次向石家庄双环汽车股份有限公司发警告信、指控函及备忘录，无合法依据指控石家庄双环汽车股份有限公司的产品侵害涉案专利权，并恐吓巨额索赔；同时，在石家庄双环汽车股份有限公司涉案汽车销售快速上升时期，分别向石家庄双环汽车股份有限公司各地经销商发警告信，对石家庄双环汽车股份有限公司产品进行封杀，散布石家庄双环汽车股份有限公司已经侵害其专利权，责令各地经销商立即停止石家庄双环汽车股份有限公司产品的销售，恐吓经销商将追究其侵权的法律责任。……本田技研工业株式会社的上述行为均是在未经人民法院依法审理和判决确认的情况下，仅凭自己的想象实施的，其行为没有法律根据。并且，该行为是在其合资同类产品CR-V汽车上市前和上市初，对中国同行、同类产品实施的，其目的是为了打压、封杀对手，提升自己产品的知名度和影响力，增加产品销售量，行为具有明显的恶意。本田技研工业株式会社的上述行为给石家庄双环汽车股份有限公司造成了重大恶劣影响，使其产品销售严重受阻，销量急剧下降，最终被迫提前停产，损失巨大。……综上，请求法院认定本田技研工业株式会社侵害石家庄双环汽车股份有限公司的合法经营权和名誉权，判令本田技研工业株式会社赔偿石家庄双环汽车股份有限公司损失人民币36574万元，并承担相应的诉讼费用。也就是说，石家庄双环汽车股份有限公司以侵害合法经营权和名誉权为由增加了损害赔偿的诉讼请求。

河北省高级人民法院认定，本田技研工业株式会社在2003年9月18日至2003年10月15日期间先后八次向石家庄双环汽车股份有限公司发送警告信的同时，特别是在已于2003年11月24日针对石家庄双环汽车股份有限公司涉嫌侵害专利权行为向北京市高级人民法院提起诉讼后，仍然向石家庄双环汽车股份有限公司包括新疆、云南、珠海、深圳、湖南、四川等地的全国经销商发送警告信的行为已经明显超出了《专利法》以及其他法律规定的合理范围。最高人民法院在二审判决中将该案中的专利侵权警告信进行了分类，并对不同类型的警告信作出了不同的认定。按照发送对象，将该案中的警告信划分为发送给生产商的专利侵权警告信和发送给销售商的警告信；按照发送时间，将该案中的警告信划分为了石家庄双环汽车股份有限公司提起确认不侵权之诉和本田技研工业株式会社提起专利侵权之诉之前的警告信（判决中称为“第一阶段发送的警告信”）和石家庄双环汽车股份有限公司提起确认不侵权之诉和本田技研工业株式会社提起专利侵权之诉之后的警告信（判决中称为“第二阶段发送的警告信”）。最高人民法院认为，本田技研工业株式会社除了在第一阶段向涉案汽车的经销商发送侵权警告信之外，在其发送侵权警告信的第二阶段，即在石家庄双环汽车股份有限公司已经与其进行沟通协商，并寻求确认不侵害涉案专利权的司法救济，本田技研工业株式会社亦寻求侵害涉案专利权的司法救济后，继续向涉案汽车的销售商发送侵权警告信，并扩大了被警告经销商的发送范围。侵权警告信中仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与石家庄双环汽车股份有限公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观、合理判断是否自行停止被警告行为的事实。由于被警告的经销商作为石家庄双环汽车股份有限公司的交易方，也是本田技研工业株式会社涉案专利产品的竞争者或客户群，本田技研工业株式会社在向这些经销商发送的警告信维护其专利权的同时，也有打击竞争对手、争取交易对象或者商业机会的作用。《反不正当竞争法》第2条规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本田技研工业株式会社在没有进一步证据证明存在侵权事实的情况下，以与向制造者发送侵权警告时相同的注意义务，在第二阶段扩大发送内容不明确的警告信的范围，尚难认定其尽到了合理的审慎注意义务，有违《反不正当竞争法》第2条的规定。

可见，该案集中体现了专利侵权警告信的适格性等问题，值得深入探讨。

二、专利侵权警告信的基本概念

专利侵权警告信，在英文中通常被称为“cease and desist letter”，是一种权利人在遇到或者即将遇到专利侵权时采取的一种自力救济方式，其主要是包括专利权人或利害关系人在内的权利人，在发现侵犯其专利权的现象或者存在即发侵权④张鹏.专利授权确权制度原理与实务［M］.北京：知识产权出版社，2012：334-352.的现象时，自行或通过律师以警告函或发布广告的方式向侵权者或相关人发出的，表达其行为已经或者即将构成侵犯专利权的明确的意思表示。

首先，专利侵权警告信的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式。《专利法》第60条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。”可见，在遇到侵犯专利权的情形时，专利权人可以选择寻求自力救济方式进行协商解决，也可以采取公力救济方式加以解决，其中我国的“公力救济方式”包括向人民法院起诉，也包括请求管理专利工作的部门处理，这是我国在专利管理和保护上的一个重要特点。⑤张志成，张鹏著.中国专利行政案例精读［M］.北京：商务印书馆，2016：55.应当说，允许以自力救济的方式解决专利侵权纠纷有助于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，符合经济效益原则。⑥罗霞.警告函引发的确认不侵权纠纷及其损害赔偿初探［J］.中国专利与商标，2016年（3）：19-22.同时，专利侵权警告信还可以产生诉讼时效中断的效果，可以作为认定侵权情节从而确定专利侵权赔偿额的重要考虑因素。⑦在美国，专利侵权警告信的情况是判断是否适用专利侵权惩罚性赔偿制度的最为重要的考虑因素，参见Martin J.Adelman，Randall R.Rader，John R.Thomas.Patent Law：Cases and Material（Third Edition）.West 2009，p.882.

其次，专利侵权警告信的根本性质是意思表示。专利侵权警告信的根本性质，就是表达警告信接收者的行为已经或者即将构成侵犯专利权的明确的意思表示。所谓“意思表示”，是指行为人把进行某一民事法律行为的内心效果意思，以一定的方式表达于外部的行为。⑧魏振瀛.民法[M].北京：北京大学出版社、高等教育出版社，2000：142.作为向外部表明意欲发生一定私法上之法律效果之意思的行为，意思表示通常包括效果意思、表示意思和表示行为，其中作为本体的效果意思是表示上的效果意思，是从书面形式或者口头形式的表示行为所推断的效果意思。⑨梁慧星.民法总论（2001版）［M］.北京：法律出版社，2001：189-190.也就是说，既然专利侵权警告信性质上是一个意思表示，那么其构成要件就是意思表示通常应当符合的构成要件，需要有明确的效果意思、表示意思和表示行为。其中，效果意思是本体，明确的、确定的效果意思是适格专利侵权警告信的构成要件的核心。结合专利侵权警告信作为专利侵权自力救助方式的基本属性，其效果意思应当是使得其了解和知道其行为构成侵权的事实。

最后，专利侵权警告信的表现形式非常多样。从专利侵权警告信的发送主体上来说，包括专利权人或利害关系人；从专利侵权警告信的发送方式上来说，可以自行发出或通过律师发出，也就是说，专利侵权警告信作为自力救济的一种方式，可以自行作出和发出，也可以以律师函的方式作出和发出；从专利侵权警告信的发送时间上来说，在发现侵犯其专利权的现象或者存在即发侵权的现象时，包括采取公力救济之前和之后；从专利侵权警告信所针对的对象上来说，包括侵犯其专利权的现象或者存在即发侵权的现象；从专利侵权警告信的外在表现上来说，可以采取以警告函或发布广告的等方式。需要补充的是，专利侵权警告信与通知函等的根本区别就在于，是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示。判断是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示的核心，就在于是否具有使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。

三、专利侵权警告信的适用情形

就我国当前以及未来可以预期的法律实践来说，在下列三种情形下，专利侵权警告信会得到比较广泛的适用。

（一）合法来源抗辩制度中的专利侵权警告信

以销售商为被告起诉专利侵权时，专利权人发出的专利侵权警告信用于证明销售商“知道”其所销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。出现这一情形的源头是《专利法》第70条所规定的合法来源抗辩制度。合法来源抗辩制度，又称为损失赔偿责任免除制度，是指为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，免除损失赔偿责任。⑩北京市第一中级人民法院.侵犯专利权抗辩事由［M］.北京：知识产权出版社，2010：143-145.合法来源抗辩制度的历史缘起于1984年《专利法》第62条的规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……二、使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品的；……”当时设计这一制度的主要目的是为了保护善意第三人，“所谓善意，是指不知道某种产品是有专利的，而且也不知道该产品不是专利权人或者未经专利权人许可制造后售出的，有些长期实行专利制度的国家也有保护善意第三人的规定，《专利法》施行时间还很短，许多人还不了解专利，对善意第三人需要保护。”⑪汤宗舜.专利法解说［M］.北京：专利文献出版社，1994：279.1992年《专利法》对此未作修改，2000年《专利法》将该条款从“不视为侵犯专利权”的情形中剥离出来，单列为第二款，规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。”2008年《专利法》修改时将“依照专利方法直接获得的产品”这一情形予以删除，增加了“许诺销售”的情形，形成现行法律条文。

可见，合法来源抗辩制度的构成要件包括，就客观方面而言，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品；就主观方面而言，不知道其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品；就证明方面而言，需能够提供证据证明产品的合法来源。需要注意的是，客观方面并不包括制造或者进口，证明方面的要求隐含了对证明责任的规定。尤其是主观方面的“不知道其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品”，其中的“不知道”应当被理解为“实际得知”的反义词，包括不知道和应当知道而实际不知道两种情况。

具体到法律实践来说，专利权人要证明专利侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者不知道或者应当知道而实际不知道其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，还是有一定困难的。这两种情形比较而言，要证明“专利侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者应当知道而实际不知道”更为困难，必须证明其所应当承担的注意义务的标准。因此，在法律实践中，专利权人通常会选择证明“专利侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者明知其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品”。然而，证明其“明知”所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，最为便利和简易的方法是通过发出侵犯专利权的警告信的方式，使其知道所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。换句话说，从诉讼法意义上而言，消极事实无法证明，几乎无法让被控侵权人证明其不知道使用、许诺销售或者销售的是侵权产品，所以只能将举证责任转移，由专利权人证明被控侵权人知道其使用、许诺销售或者销售的是侵权产品，因此专利权人通过发送警告信的方式告知使用者、许诺销售者或者销售者，使其知道其使用、许诺销售或者销售的是侵权产品。从这个角度上讲，在这种情形下，专利侵权警告信的意思表示得以成立的关键，就是告知其构成侵权的明确的效果表示。

正是由于这种证明的要求，使得专利侵权警告信频繁出现。同时，也出现了专利权人滥用专利侵权警告信，干扰使用者、许诺销售者或者销售者的正常生产经营活动的情形，从而出现确认不侵权之诉。确认不侵权之诉，系因知识产权人以警告函、律师声明等形式要求行为人停止正在或即将实施的侵犯其知识产权行为，行为人认为其行为不构成侵权而请求人民法院予以确认的诉讼。⑫丁文严.受理确认不侵犯著作权之诉应当具备的条件［J］.人民司法，2012（18）：4-7.因此，2002年7月12日最高人民法院民事审判第三庭作出的《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州郎力福公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》，引入了知识产权领域的确认不侵权之诉。该批复指出，该案已经符合《民事诉讼法》第108条之规定，即原告与本案有直接的利害关系、有明确的被告、有具体的诉讼请求和理由、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，人民法院应当受理。该批复进一步指出，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任，因此，以请求“确认不侵权纠纷”作为案由，更能直接反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。自此，知识产权确认不侵权诉讼制度得以广泛应用。然而，上述批复并未明确确认不侵权之诉的制度设计目的，这也为以后法院对此类案件的处理产生分歧埋下了伏笔。⑬张广良.确认不侵权之诉及其完善［J］.人民司法，2008（11）：19-23.

（二）专利侵权惩罚性赔偿制度中的警告信

在专利侵权惩罚性赔偿制度的法律适用中，专利侵权警告信获得广泛适用。目前，《商标法》已经引入惩罚性赔偿制度，《专利法》修改过程中对于引入该制度的呼声也非常高。《商标法》第63条第1款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”可见，商标侵权惩罚性赔偿制度的适用对象是恶意侵犯商标权的行为。2015年12月2日，国务院法制办公布的《专利法修订草案（送审稿）》第68条第1款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”可见，《专利法修订草案（送审稿）》与现行《商标法》在惩罚性赔偿制度的构成要件方面，分别采用了“故意侵权行为”和“恶意侵权行为”，二者在法理上存在一定差别。⑭例如，《合同法》第42条规定，“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。”可见，构成缔约过失责任的情形之一，就是假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失。其中的“恶意”与“故意”存在明显区别。另外，在英美法的法律实践中，“恶意”侵权行为主要包括蓄意的（malicious）或者肆意的（wanton）侵权行为，与“故意”侵权行为（willful infringement）存在差别。参见Randy R.Micheletti.Willful Infringement After In re Seagate：Just What Is “Objectively Reckless” Infringement？ 84 Chi.-Kent L.Rev.975，994-996（2010）.

但是，无论是以“故意侵权行为”或者“恶意侵权行为”作为构成要件，明知会发生侵犯专利权或者商标权的后果继续采取相应行为，一定是典型的“故意侵权行为”和“恶意侵权行为”的情形。同时，“明知”也是最容易证明的一种情形，证明的主要方式就是以侵权律师信的方式明确告知行为人其行为构成了专利侵权或者商标侵权。换句话说，要证明被控侵权人的行为符合“故意侵权行为”或者“恶意侵权行为”的要求从而应当承担惩罚性赔偿责任，最简便的方式就是证明被控侵权人知道其行为构成侵权。然而，如同上文关于合法来源抗辩制度的法律认定一样，证明被控侵权人知道其行为构成侵权的最佳方式，就是以律师信的方式告知被控侵权人其行为构成侵权。因此，可以想见，专利侵权惩罚性赔偿制度的法律适用中也会大量出现警告信的情况。

事实上美国的法律实践也同样证明了这一点。律师意见的适格性和完整性，是认定被控侵权人是否构成故意侵权的关键。在希捷科技有限责任公司上诉案⑮In re Seagate Technology LLC，497 F.3d 1360，2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed.Cir.2007（en banc），cert.denied sub nom.中，美国联邦巡回上诉法院采取全席判决的方式，给出了在律师意见的适格性和完整性判断中应当主要考虑的因素。这些因素包括：（1）律师意见的来源，律师意见是由被控侵权人内部律师作出的意见，还是由独立的外部律师作出的意见；（2）律师意见的形式，律师意见是口头形式，还是书面形式；（3）律师意见的主体，律师意见是由通行律师作出的意见，还是由专业律师作出的意见；（4）律师意见的材料，律师意见是否是在考虑了专利权有效性和侵权有关的材料的基础上作出的，其中有关材料包含专利审批历史的材料；（5）律师意见的专业性，律师意见是否存在法律理解错误，或者是否存在未能充分理解和把握专利权效力和专利侵权相关理论的情况；（6）律师意见的资格，律师意见由执业专利律师作出，还是由专利代理人作出；（7）律师意见的内容，律师意见是否明确清楚。例如，在欧搜制药公司诉史密斯一案⑯Ortho Pharmaceutical Corp.v.Smith，959 F.2d 936，22 USPQ2d 1119（Fed.Cir.1992）.中，美国联邦巡回上诉法院指出，尽管律师意见是确定被控侵权人是否构成故意侵权的非常重要的因素，但是对律师意见适格性和完整性的判定关键不是看法律意见的结论是否正确，律师意见需要足够全面，并且与其他因素结合向被控侵权人表明专利权无效、不构成专利侵权行为等结论，被控侵权人的主观意愿和合理信赖是判断的关键。再如，在明尼苏达矿业制造公司诉约翰逊和约翰逊整形公司一案⑰Minnesota Mining & Manufacturing Co.v.Johnson & Johnson Orthopaedics，Inc.，976 F.2d 1559，24 USPQ2d 1321（Fed.Cir.1992）.中，虽然被控侵权人获得了“专利权无效和不具有执行力”的律师意见，但是美国联邦巡回上诉法院基于律师意见的形式、律师意见的内容认定构成故意侵权，其主要考虑到被控侵权人所提交的律师意见采取口头形式，并且内容明显不客观不明确。

（三）其他情形下适用的警告信

其他还有一些适用专利侵权警告信的情形。首先是律师费用可能会涉及到警告信的适用。在我国的法律实践中，专利侵权诉讼由败诉方承担律师费用还是比较常见的，例如本田技研工业株式会社诉力帆实业（集团）股份有限公司发明专利侵权纠纷一案⑱参见上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第89号民事判决书。在本案中，上海市第二中级人民法院认为，根据本案案情、相关的收费标准、原告律师实际完成的有效工作等因素酌情支持人民币15万元，其中特别考虑了以下因素：1.本案历时较长，且历经多次开庭；2.本案系涉外案件，在程序的推动、证据材料的提供等方面，原告律师需做更多的工作；3.原告律师为了查明案件事实，特别是为了查清被告的侵权所得，付出了大量精力，积极有效地通过各种途径查找线索，提供证据。、株式会社岛野诉宁波市日骋工贸有限公司专利侵权纠纷一案⑲参见浙江省宁波市中级人民法院（2004）甬民二初字第240好民事判决书、浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第145号民事判决书、最高人民法院（2008）民监字第197号民事裁决书、浙江省高级人民法院（2009）浙民再字第135号民事判决书和最高人民法院（2012）民提字第1号民事判决书。在本案中，最高人民法院指出，“株式会社岛野在一审过程中提交了律师服务费统计清单、律师代理费收费发票、中信实业银行出具的贷记通知等作为证据，以证明其为本案已经支付的律师费。根据株式会社岛野提交的律师服务费统计清单的记载，按照每位律师每小时3000元计收，截止至2004年7月，合计律师费共计442，500元。该笔费用的数额与律师代理人收费发票、中信实业银行出具的贷记通知相符，可以相互印证。日骋公司虽对上述律师费的数额提出质疑，但并未提出充分的事实和理由，且律师费以每小时3000元计算并不违反有关法律、行政法规以及行政规章的规定，本院予以支持。”等，但是赔偿标准不高，缺少精细化的证明。对比美国司法实践，在证明存在故意侵权的情形下由被控侵权人承担律师费用，⑳⑳ Donald S.Chisum.Chisum on Patents（VOLUME 7Chapter 20 Remedies）§20.03[4][c][iii]，LexisNexis Matthew Bender，2005.以及证明专利权人存在“恶意诉讼行为”以及诉讼过程中和专利申请过程中的“明显不当行为”㉑㉑ Reactive Metals & Alloys Corp.v.ESM，Inc.，769 F.2d 1578，226 USPQ 821（Fed.Cir.1985）；Sensonics，Inc.v.Aerosonic Corp.，81 F.3d 1566，1574-75，38 USPQ2d 1551，1557-58（Fed.Cir.1996）；Kloster Speedsteel AB v.Crucible Inc.，793 F.2d 1565，230 USPQ 81（Fed.Cir.1986）.的情形下，由专利权人承担律师费用，未来可能有些借鉴之处，可能也需要警告信作为证明“故意侵权”的一种证明方式。其次是纯粹用于自力救助的警告信，这种单纯为了主张权利、表明诉求的自力救助的警告信，应当是比较罕见的。㉒㉒ 本文认为，专利侵权律师信的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式，但是其并非一种纯粹的、单纯的自力救助，多数情况下应当是和公力救济相互交织的权利保护途径。

四、专利侵权警告信的构成要件

根据上述专利侵权警告信的概念，结合上述专利侵权警告信的适用情形，适格的专利侵权警告信关键在于，具有明确的使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。据此，适格的专利侵权警告信的构成要件包括：发出者所享有的权利、涉嫌侵权人的侵权行为、对涉嫌侵权人的主张。

首先，专利侵权警告信应当载明发出者所享有的权利。使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实，首先需要使得发送对象了解和知道专利权人或者利害关系人享有的权利。因此，专利侵权警告信应当明确给出专利权人所享有的专利权的基本情况。例如，在石家庄双环汽车股份有限公司与本田技研工业株式会社确认不侵权和损害赔偿纠纷一案中，本田技研工业株式会社在提起确认不侵权之诉和专利侵权损害赔偿之诉的前后所发送的警告函，都载明了其专利权的专利号以及相关信息，符合这一构成要件的要求。在本田技研工业株式会社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，明确记载“本田公司认为来宝S-RV汽车实际侵害了本田公司在中国享有的外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9”这一内容，表明专利权人所享有的专利权的信息。在2004年1月9日本田技研工业株式会社向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，明确记载“本田公司在中国享有外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9” 这一内容，表明专利权人所享有的专利权的信息。

其次，专利侵权警告信应当载明涉嫌侵权人的侵权行为。亦即，涉嫌侵权人的具体哪些行为构成《专利法》第11条规定的制造、使用、销售、许诺销售、进口之中的哪一种或者哪几种侵权行为。同时，在专利侵权警告信中，应当将行为对象、行为性质、行为内容等作出描述。例如，在本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷一案中，本田技研工业株式会社在提起确认不侵权之诉和专利侵权损害赔偿之诉的前后所发送的警告函，都明确表述了其展示/销售的来宝S-RV汽车侵害外观设计专利权等信息。在本田技研工业株式会社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，明确记载“本田公司已确认贵公司正在展示/销售石家庄双环汽车股份有限公司生产的来宝S-RV汽车。……贵公司如果销售该汽车，将构成侵害外观设计专利权的行为”这一内容，表明了发送对象侵权行为的性质和内容。在2004年1月9日本田技研工业株式会社向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，明确记载“贵公司销售LAIBAO S-RV汽车的行为，构成侵害上述外观设计专利权的行为” 这一内容，表明了发送对象侵权行为的性质和内容。

最后，专利侵权警告信应当载明对涉嫌侵权人的主张。例如，本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷一案中，在本田技研工业株式会社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，要求立即停止来宝S-RV汽车的销售、以书面形式予以答复。相对而言，在本田技研工业株式会社2004年1月9日向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，仅仅描述了其销售来宝S-RV汽车的行为侵害外观设计专利权，但是对进一步的主张并未作出明确表示，没有指出要求停止侵权或者采取其他的措施。因此，从这种意义上讲，本田技研工业株式会社2004年1月9日向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送警告信，缺少对涉嫌侵权人的主张，使发送对象了解和知道其行为构成侵权事实的效果意思并不明确，不构成适格的专利侵权警告信。

综上所述，专利侵权警告信的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式，专利侵权警告信的根本性质是意思表示。专利侵权警告信与通知函等的根本区别就在于，是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示。判断是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示的核心，在于是否具有使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。专利侵权警告信的适用情形主要是，在合法来源抗辩制度中证明专利侵权产品的使用者、许诺销售者或者销售者不知道其所使用、许诺销售或者销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，在专利侵权惩罚性赔偿制度中证明被控侵权人因为知道其行为构成侵权从而形成故意侵权或者恶意侵权等。适格的专利侵权警告信关键在于，具有明确的使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。适格的专利侵权警告信的构成要件包括，发出者所享有的权利、涉嫌侵权人的侵权行为、对涉嫌侵权人的主张。正是因为在“对涉嫌侵权人的主张”这一构成要件上作出了不同的判断，所以对本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷案中的警告信应当作出不同的认定，本田技研工业株式会社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信由于符合上述构成要件的要求，因此应当认定为适格的专利侵权警告信；本田技研工业株式会社于2004年1月9日向新疆融盛投资有限公司等12家石家庄双环汽车股份有限公司经销商发送的警告信缺乏“对涉嫌侵权人的主张”这一构成要件，因此应当认定为不适格的专利侵权警告信。

*作者系中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、国家知识产权局办公室政策研究处副处长，法学博士，研究领域：知识产权法、诉讼法、知识产权公共政策。

本文根据笔者参加本田双环外观设计专利侵权纠纷案不正当竞争法律问题研讨会的发言提炼形成，感谢与会专家和与会代表提出的宝贵意见。