微创新创造性判断中的商业成功考量

崔丽艳石 清

微创新创造性判断中的商业成功考量

崔丽艳*石 清*

本文通过梳理、比较我国和欧美有关专利申请的创造性审查中考量商业成功因素的相关规定和典型案例，针对软件改进型微创新的特点，就微创新的创造性判断中如何考量商业成功问题进行初步探讨。

微创新 创造性 用户体验 商业成功

对微创新给予专利保护需要考虑的最关键的问题是其能否满足专利法有关创造性的要求。目前大量软件改进型微创新的作出源于对用户需求的关注或商业模式的创新，微创新的效果也更多体现为用户体验的改善和/或商业上的成功，这与传统的技术创新以解决技术问题为导向有所不同。本文通过梳理、比较我国和欧美有关专利申请的创造性审查中考量商业成功因素的相关规定和典型案例，针对软件改进型微创新自身的特点，分析对于此类微创新进行创造性判断的特殊性，探讨商业成功因素对微创新创造性判断的影响，提出思考和建议。

一、创造性判断中涉及商业成功的相关规定

（一）中 国

《专利审查指南》（2010版）规定：“当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据”。①参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第5.4节。

有关包括商业成功在内的创造性判断中对“其他因素”的使用，《专利审查指南》（2010版）明确：发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是：当申请属于以下情形时，发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得成功，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。②参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第5节。

（二）欧 洲

欧洲专利局（以下简称“欧专局”）审查指南规定：如果根据评定创造性的一般方法无法得出发明是否具有创造性的清晰结论，可采用辅助性因素评价创造性，包括：发明克服技术偏见、满足了长时间的需求、发明在商业上取得了成功、发明具有意料不到的技术效果等。③参见欧专局审查指南第C部分（guidelines for Substantive Examination）第四章第2节。

欧专局审查指南关于“长期渴望的需求和商业成功”的规定如下：当发明解决的技术问题是本领域的工作者长期试图解决的问题，或者满足了长期渴望的需求，这可以成为具备创造性的指示。单独的商业成功不能作为具备创造性的指示，但如果有证据表明直接的商业成功与满足了长期渴望的需求相关联，且所述成功是由发明的技术特征直接导致，而不是由于其他因素的影响，例如销售技巧或广告，则可以表明发明具备创造性。④参见欧专局审查指南第C部分（guidelines for Substantive Examination）的第四章第11节中。

此外，欧专局的判例法（Case Law）关于“商业成功”也有如下阐述：原则上，商业成功单独而言不能作为创造性的指示。下述要求首先必须满足：长期渴望的需求必须已得到满足，并且商业成功必须由发明的技术特征直接导致，而不是由其他原因导致，例如销售技术或广告。判例法还列举了若干典型案例，⑤T110/92案，T478/91案，T478/91案。明确商业成功并不能作为创造性的单独考量因素，以及商业成功支持发明具备创造性必须满足两个步骤：1）能够证明商业成功；2）证明商业成功源自要求保护的技术方案，而不是其他因素。

（三）美 国

在1966年Graham一案⑥Graham v.John Deere Co.383 U.S.1， 148 USPQ 459（1966）.的判决书中，美国联邦最高法院对美国专利法第103条进行了解释，提出非显而易见性判断的Graham判断规则。美国审查指南明确记载了Graham判断规则包括3个判断步骤：（1）确定现有技术的范围和内容；（2）确定要求保护的发明和现有技术之间的差别；以及（3）分析相关领域普通技术水平。⑦美国MPEP-2141。同时，审查员必须评估有关显而易见问题的客观证据。这些证据，有时被称为“辅助因素”，包括比如，发明获得商业上的成功、解决长期以来未能解决的技术难题、他人在解决同一问题上的失败、结果的不可预期性等。

美国审查指南还规定：商业上的成功应当是直接归因于技术进步，而不是因为发明本身之外的其他商业上的原因。同时，虽然辅助判断因素相关证据无论何时提交，都应当予以考虑，然而，辅助性判断证据对创造性的判断并不必然起到决定作用。⑧美国MPEP§716.03（b），MPEP §2145。

二、创造性判断中涉及商业成功的典型案例

（一）中 国

在“女性计划生育手术B型超声监测仪”案⑨ZL200420012332.3。的再审程序中，最高人民法院对创造性判断中商业成功的作用进行了论述，⑩最高人民法院（2012）行提字第8号行政判决书。指出：

当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功被纳入创造性判断的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，该技术方案即具有创造性。

相比相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：发明或者实用新型的技术方案是否真正获得了商业上的成功：该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。

在该案中，专利权人在二审阶段提交证据证明涉案专利产品获得了商业成功，但其提交的证据最终被认定尚不足以证明涉案专利产品达到商业上成功的标准。

（二）欧 洲

“一种用户可自行预订和管理机票的计算机系统”案⑪EP0762306B1。涉及使用户可以直接与CRS（计算机订票系统）通信，从而免去机票代理的中间环节的一件授权专利。在针对该专利的无效决定的异议程序中，专利权人主张该专利的通信方式和数据流向均与现有技术不同，并导致系统架构的改变，使得系统操作更加便捷可靠，也由此在美国获得了巨大的商业成功。就商业成功与技术性之间是否存在关联的问题，上诉委员会在判决中指出，权利要求1的系统实现的是一种协调旅行计划、费用报告和旅行管理的非技术性的方法，该方法涉及不需要技术知识的管理步骤，而没有作出技术贡献。该方案解决的技术问题在于调整计算机网络使之提供管理步骤，而这些步骤只需要常规的编程技巧即可实现。权利要求1的系统是一种商业方法的直接实现，虽然其不需要机票代理与计算机订票系统之间的通信，然而，这仅仅是由于商业观点的变化。此外，商业成功不是源于技术实现而是源于商业的想法，因此，商业成功与方案是否具备创造性没有关系。因此，权利要求不具备创造性。

在诺基亚公司一件与塞班系统有关的安全移动无线设备的案件⑫EP1512058A1。中，申请人在独立权利要求中增加若干技术特征，主张基于该发明塞班OS的移动电话在商业上获得了成功，并最终获得授权。该案判决认为增加的技术特征使得整体方案具备非显而易见性，因此具备创造性。然而关于商业成功，该案判决再次强调了其与技术特征之间的关联问题，同时体现商业成功在创造性判断中仅具有辅助地位。

（三）美 国

与欧专局的做法不同，美国在显而易见性判断中对商业成功因素的作用定位更加客观。⑬Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc.v.Maersk Drilling USA Inc.（2012）.

在一件针对美国地区法院判定某专利部分权利要求因显而易见而无效的上诉案中。美国联邦巡回上诉法院的法官认为，初步事实的确定，并不是关于显而易见性的最终事项的结论，初步事实调查应当基于前3个Graham要素，即现有技术的范围与内容、现有技术与权利要求的区别以及本领域一般技术水平。一方当事人可以自由地提供与第四个Graham要素相关的证据，即非显而易见性的客观证据，这样的证据能够反驳或驳回显而易见性的初步事实。陪审团在判决书中将与此案相关的非显而易见性的客观证据归为7种类型，关于其中包括的商业成功，并认为当事人已经提交了关于商业成功以及商业成功与该申请的特征的关联的足够证据，因此断定有实质性的证据支持陪审团发现了能够支持非显而易见性的商业成功。该判决书撤销了地区法院关于上述权利要求无效的决定。

苹果公司的一件侵权诉讼案⑭Apple Inc.v.Samsung Elecs.Co.（2016）.涉及一项“滑动解锁”授权专利⑮US8046721B2。，其中的权利要求7限定了一种可携带的电子设备，其通过检测触摸屏上的滑动手势，而对处于锁定状态的屏幕进行解锁。其从属权利要求8进一步限定了“为用户提供视觉线索来提示手势的移动方向”相关的特征。判决书中指出，在评价一项权利要求的显而易见性时，辅助判断因素必须被考虑，但是，对于微弱的辅助判断因素来说，其一般都不能克服显而易见的强有力的初步事实。对于该案来说，苹果公司的关于辅助判断因素的证据是微弱的，其不能支持该件专利是非显而易见的结论。针对苹果公司将其iPhone的商业成功作为非显而易见的证据，主张iPhone的成功与上述专利中的权利要求8的特征相关，陪审团认为，他们并没有在涉案专利的特征和iPhone的商业成功之间找到联系。最终，苹果公司的该件涉及“滑动解锁”的专利被认为由于显而易见性而无效。

三、中、欧、美在创造性判断中对商业成功的考量比较

比较中、欧、美涉及创造性判断中考虑商业成功的相关规定和典型案例，可以看出其共同点在于都将商业成功作为创造性判断的辅助因素，且仅在商业成功与发明的技术特征或技术改进之间存在直接关联的情况下才予以考虑。中、欧、美在对辅助因素的使用原则上不同在于：

（1）欧专局明确辅助因素在创造性判断中的从属地位，在创造性评判的过程中，一开始不考虑辅助判断因素（如商业上的成功），而是考察其他事实要件，如区别技术特征、客观上解决的技术问题等，只有在创造性判断存疑的情况下才考虑辅助判断因素。此外对于商业成功的考虑强调其是否源于技术问题的解决。

（2）我国虽然在相关规定中没有明确辅助判断因素与创造性判断的一般方法“三步法”之间的关系，但在实践中把握的原则与欧专局相同，只有在创造性判断存疑的情况下才将商业成功作为辅助因素考量。

（3）美国对商业成功的考量与我国和欧专局有所不同，认为不能只在对于显而易见性犹豫的时候才考虑辅助判断要素，而是要将这些客观的证据作为所有证据的一部分进行考虑，因为辅助判断要素非常重要，其客观的证据往往最能经得住检验，也往往最强有力。但美国同时也明确：如果发明的技术方案相对于现有技术表现出了强烈的显而易见性，那么这样的技术方案仍然会被认为是显而易见的，这也体现出了商业成功相关的辅助判断要素在创造性判断过程中的作用是有限的。

尽管中、欧、美对于辅助判断因素的作用定位存在差别，但从实际案例体现出的情况，在借助商业成功证明发明具备创造性时三者都采取了严格、谨慎的做法，在标准的把握上是趋于一致的。

四、在软件改进型微创新的创造性判断中对商业成功的考量

借助软件实现的微创新大多源于对产品用户使用需求的关注，致力于用户体验的改善，或者是基于商业运营模式的需要，在现有技术基础上通过软件的改进实现。针对软件改进型微创新所具有的注重用户体验和商业价值而技术难度不高甚至不存在技术难度的突出特点，可以将寻求专利保护的此类微创新的创造性判断划分为3种情形：微创新存在技术层面的实质性改进；微创新是否具有技术上的实质性改进难以判断，但用户体验的改善或商业应用效果明显；微创新的改进主要在于商业成功。

（一）微创新存在技术层面的实质性改进

如果微创新在技术上存在实质性的改进，则对这类微创新的创造性判断并不体现出明显的特殊性。如果这种技术改进能够使得申请满足专利法规定的创造性要求，那么在创造性判断中无需强调其是否带来了用户体验的改善和/或商业上的成功；如果对于技术上的改进是否满足创造性的高度要求存在疑问，参照以下“微创新是否具有技术上的实质性改进难以判断，但用户体验的改善或商业应用效果明显”的分析，在进一步考察微创新在用户体验改善和/或商业成功方面因素的情况下作出最终的判断。

（二）微创新是否具有技术上的实质性改进难以判断，但用户体验的改善或商业应用效果明显

对于微创新的技术改进是否具有技术上的实质性改进难以判断的情况，认清对微创新进行创造性判断的特殊性，有助于把握适当的创造性判断标准。

1.微创新创造性判断的特殊性

创造性判断的一般方法关注的是运用技术手段解决技术问题和由此获得的技术效果。而目前，数量众多的微创新源于用户需求，关注用户体验的改善，虽然这些微创新需要通过技术手段实现，也具有相应的技术效果，但其并不一定需要克服技术上的难题。这类微创新的作出可能只需要根据应用场景对现有技术中已有技术手段进行微小改变，或者对已有技术手段进行适当的集成。从技术视角来看，也许这些微小改变或集成与常用技术手段的替换或者现有技术的简单叠加之间很难划出一个清晰的界限。特别是，在软件技术的应用日益广泛的今天，在现有技术基础上，可能根据用户需求和/或实现商业模式的需求，运用常规的编程技术进行相应的软件改进即可以完成一项微创新。另一方面，用户体验的改善依赖于人的主观感受，用户体验的改善直接影响用户的使用、消费、购买行为，因此微创新对用户体验的改善往往与其商业价值密切相关，而基于新的商业模式的微创新其商业价值主要受市场规律的影响，因此无论是基于用户体验改善还是出于商业模式考虑的微创新，其商业价值与技术方案的创新高度之间并不呈稳定的正相关关系。

2.用户体验和/或商业成功对创造性判断的影响

正是因为诸多软件改进型微创新的这一突出特点，如果按照通常的创造性评判方式，强调技术方案的技术改进而忽视技术手段的微小变化，则相当数量的微创新都会被排除在专利保护的大门之外。

事实上，就关注用户体验的微创新而言，虽然其最终目的往往是获取商业利益，但就作为自然人的用户个体来说，其主观感受很大程度上依赖于机体的生理反应，就这一点而言可以说其中蕴含了一定的自然规律。

而就与商业模式相关的微创新来说，其如果获得了商业成功，也往往是在一定程度上能够满足消费者的消费需求。

虽然从中、欧、美在创造性判断中考量商业成功因素的相关规定和典型案例分析可以看出，其都对以商业成功支持创造性采取了相对严格的标准，但另一方面，正如有学者指出的，“专利制度的价值不仅在于促进科技进步和创新，还在于作为经济激励的政策性手段推动社会发展。因此，一项发明创造能否被授予专利权，首先应当从技术层面就其对现有技术作出的贡献进行评价，同时，对发明创造的经济评价也不容忽视。因为商业上的成功正是发明创造经济价值的直接体现”。⑯吴蓉.专利创造性判断中的商业成功——最高人民法院（2012）行提字第8号判决评析［J］.知识产权，2013（9）：44-46.因此，在对这类微创新进行创造性判断时，应当关注其技术方案带来的用户体验或商业成功等因素对创造性判断的影响，为通过技术改进实现的用户体验好或者商业上较为成功的微创新提供适当程度的专利保护。

（三）微创新的改进主要体现在商业成功

正如上述分析，源于用户需求或商业考虑而借助程序实现的微创新，可能不存在技术上的难度，甚至不依赖于技术上的改进，商业成功与技术改进之间没有对应关系，即微创新的改进不直接体现在技术上，而是体现在商业成功上，比如借助现有技术实现一种新的商业模式。

中、欧、美在创造性判断中考虑商业成功的前提是其与发明的技术特征直接关联，以往主要由于商业成功而被认为具备创造性的案例几乎没有。究其原因，如果发明的技术方案具有技术上的改进，则由技术方案的技术特征直接导致的商业成功只是作为辅助因素，对支持其创造性具有补强作用；而如果技术方案本身的改进微乎其微，或者按照美国法院判决的说法，其具有强烈的显而易见性，则即使能证明在商业上获得成功，对支持技术方案创造性的作用也十分有限，而对于技术性的强调在欧专局的判例中体现得尤为明显。因此按照现行审查标准，改进仅在于商业上的微创新，即便在实施中利用了技术手段的支持，也不具备创造性。

五、结论和建议

在“互联网＋”的大潮下，大量基于软件改进的微创新促进了社会生活的便利，为人们的日常生活带来极大的改善，旺盛的市场需求也激发了大批中小企业不断创新的热情。但如何做到对微创新予以适当程度的专利保护，最大限度地发挥专利制度推动社会经济发展、激励技术创新的作用，同时又不会造成相关创新主体陷入“专利丛林”的困境，是需要认真研究的课题。

从专利审查的角度而言，可以针对软件改进型微创新重在用户体验和商业价值的特点，适当把握创造性判断中对用户体验和/或商业成功这一辅助因素的考量程度，以达到对微创新予以合理保护的目的。

国家知识产权局专利局电学发明审查部。