浅谈发明构思在化合物制备方法创造性审查中的运用

朱宝华

浅谈发明构思在化合物制备方法创造性审查中的运用

朱宝华⋆

本文针对化合物制备方法的特点，结合一个具体案例分析如何运用发明构思进行创造性审查，并与机械运用“三步法”的审查结果进行比较，阐述如何立足发明构思，正确运用“三步法”进行创造性审查。

创造性 发明构思 三步法

一、创造性审查的一般原则和方法

《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章中规定的创造性审查原则指出，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。创造性审查要站位本领域技术人员，运用现有技术进行创造性分析说理。创造性审查最重要的是我们是否在掌握了现有技术和正确理解发明的基础上，能够正确运用现有技术还原发明形成过程并进行分析说理，让申请人接受我们对创造性审查意见和结论。

“三步法”审查创造性包括首先要确定最接近的现有技术，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。然后确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。最后判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）。

二、目前创造性审查中存在的问题

根据多年的审查实践，笔者总结目前在创造性审查中通常存在以下问题。

（1）创造性评判意识不强，有时仍然用事实认定条款《专利法》26条3款和26条4款代替创造性审查，没有坚持以三性评判为主线的审查。

（2）检索时没有考虑整体发明构思，仅按照技术特征检索，导致最接近对比文件选择有误。

（3）没有站位本领域技术人员，对现有技术整体状况了解不够，导致还原发明能力不足。

（4）没有真正读懂本申请和对比文件，不能准确把握发明实质和智慧贡献。

（5）权利要求的解读能力不足，有时候将说明书的内容加到权利要求中加以考虑。

（6）机械僵化地使用三步法，只注重技术特征对比，忽略发明构思的对比。

（7）没有真正回到发明原点进行评判，常常犯事后诸葛专属。

（8）对现有技术是否存在启示的认定有误，滥用公知常识和常规技术手段。

三、运用发明构思的审查方法

为了解决上述问题，更加客观准确地评判创造性，本文提出运用发明构思进行创造性评判的方法。运用发明构思的审查方法是对“三步法”的进一步完善，不是与“三步法”相孤立，而是将发明构思融入到“三步法”中，准确认定该申请及对比文件的技术事实，避免机械地运用三步法。该方法包括确定发明所属的技术领域，了解现有技术存在的问题以及该发明所要解决的技术问题、解决该问题采用的手段以及产生的效果，如果现有技术中已经有了类似的解决问题的方法，而且技术效果也差不多，那么这个方法可能不具备创造性。如果解决方法相差很大，而且确有技术效果，可能就有创造性。

正确把握发明构思需要从申请文件中准确理解以下三个方面：一是了解发明是怎么想的？即找出发明要解决的技术问题。二是了解发明是怎么做的？即发明为了解决该技术问题所采用的技术手段。三是看发明做得如何？即通过说明书的记载确定产生的技术效果如何。在授权时要有三问：一问申请人想要什么——原始权利要求；二问审查员给了什么——授权权利要求；三问审查员为什么给——与现有技术相比该申请作出了什么样的智慧贡献，与权利要求的保护范围是否匹配？

四、化合物制备方法的主要特点

化合物制备方法的申请大部分集中在工艺的细小改进上，具有步骤多、流程长、技术特征多的特点，不好检索。通常现有技术文献较多，有的公开了同一产品的相同制备方法但没有公开具体的操作流程，有的公开了具体的流程但可能原料和产品不同，或者各个步骤或其类似步骤分散在多篇现有技术文献中等。另外由于区别技术特征多，在审查实践中难以选择最接近的现有技术，难以确定发明实际解决的技术问题。使得这类案件有时用“三步法”很难准确评判创造性，可以采用发明构思法进行评判。

在有机化工领域，记载了催化剂、原料上位概念的方法类权利要求是常见的一类权利要求。通过审查员对创造性的评判或者申请人对有关创造性的意见陈述，这类权利要求的创造性常常能够获得认可。但是，由于权利要求中记载的催化剂、原料等特征的定义范围较宽，而说明书中却提供了少量真正有效果的实施例，对于这样的申请应当以部分方案有效果不足以使得整个权利要求都具备创造性为由，让申请人将权利要求加以进一步限定，解决以前用支持条款评述的问题，使得审查意见更具有说服力。

五、结合案例如何运用发明构思审查创造性

【案例】一种催化合成乙二醇的方法

（一）申请概况

1.现有技术及存在的问题：乙二醇（EG）是一种重要的石油化工基础原料。目前国内外大型乙二醇生产都采用直接水合法亦称加压水合法的工艺路线：环氧乙烷和水，缺点：生产工艺流程长、设备多、能耗高，直接影响乙二醇的生产成本。以合成气为原料直接合成乙二醇、甲醛缩合合成乙二醇以及甲醛羰基化合成乙二醇都有较多文献报道，但以甲醛、一氧化碳和氢气为原料一步合成乙二醇相对研究较少。

2.该申请发明目的：提供一条经济合理，以三聚甲醛为原料合成乙二醇的清洁生产工艺路线。

3.权利要求书：

权利要求1：一种催化合成乙二醇的方法，其特征在于该方法以三聚甲醛，一氧化碳和氢气为原料，以离子型铑金属有机化合物为催化剂，以离子液体为溶剂，在反应温度70～200℃，反应压力为2～10MPa，反应时间4～24h的条件下进行；其中所述的离子型铑金属有机化合物催化剂分子式如下（略）：其中双齿配体可以是（双二苯基磷乙烷）或（双二苯基胂乙烷）；其中的Rh为金属铑。

权利要求2：引用权1，限定所述的离子型金属铑有机催化剂采用以下方法制备（略）。

权利要求3：引用权1，限定所述的溶剂离子液体为1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐并写明其制备方法（略）。

4.技术效果：反应产物分离简单，催化剂可重复使用，乙二醇收率57%左右，选择性70%左右。

（二）机械运用三步法评判创造性的过程

审查员以三聚甲醛、甲醛、合成气、一氧化碳、氢气、乙二醇和铑为关键词以及相关分类号检索到2篇对比文件：对比文件1：US4405821“制备乙缩醛和/或乙二醇的方法”；对比文件2：中文期刊“非石油路线合成乙二醇方法评述 ”。

审查员将该申请与对比文件的技术特征进行对比见表1。

表1 该申请与对比文件的技术特征对比表

审查员在“第一次审查意见通知书”中指出对比文件1公开了一种乙二醇的方法，并具体公开了以下的技术特征“将甲醛、一氧化碳和氢气在含铑催化剂存在下反应生成乙缩醛，然后氢化制得乙二醇”（参见对比文件1的权利要求21）；该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于：该发明原料为三聚甲醛，对比文件的原料为甲醛，另外铑催化剂的配体和反应溶剂的不同，这些区别特征中，特征“原料为三聚甲醛”已被对比文件2公开（参见对比文件2的第36页1.2.1甲醛氢甲酰化法部分），且所起的作用相同，都是用于反应原料，也就是说对比文件2给出了将上述技术特征用于该对比文件1以解决其技术问题的启示。另外，本领域技术人员根据不同的反应原料和条件将选择不同配套的铑催化剂和反应溶剂。由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2，得出该权利要求的技术方案，对本技术领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。

申请人答复“第一次审查意见通知书”时，不同意审查员观点，认为对比文件1和2的催化剂与该申请不同，解决的技术问题也不同，强调该申请使用特定的催化剂和反应溶剂，实现反应与分离同时进行。

审查员继续发出“第二次审查意见通知书”，指出不支持问题。认为权利要求1中“离子液体”范围太大，而说明书实施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐（其中烷基为乙基、丙基和正丁基）。

申请人答复“第二次审查意见通知书”时指出，将权利要求3的内容并入到权利要求1中。即限定“离子液体为1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐”。

审查员予以授权。

（三）正确运用发明构思的审查思路

从上述（二）的评判过程，可以看出审查员机械地运用“三步法”，没有准确把握该申请和对比文件的事实，只进行技术特征的对比，没有分析各技术特征所起的作用，从而不能真正地把握本申请的发明实质和技术贡献，导致创造性评判不准确。那么如何正确运用发明构思来评判创造性？具体包括以下几个步骤：

1.认真阅读发明，提炼发明构思

该发明解决的技术问题是提供一种简洁、经济、高效催化合成乙二醇的方法；所采用的技术手段是以三聚甲醛，一氧化碳和氢气为原料，以离子型铑金属有机化合物为催化剂，以离子液体为反应介质；产生的技术效果：实施例部分以1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐，1-丙基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐和1-正丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐为离子液体溶剂，以权利要求1中的特定铑为催化剂进行反应，乙二醇选择性70%左右，收率57%左右。

2.准确把握发明实质和智慧贡献

（1）以特定的离子液体为反应介质，这样可以使特定的离子型催化剂有效的分散在反应介质中，从而提高其催化效率；

（2）由于一氧化碳和氢气在离子液体中的溶解性能远高于在普通溶剂中的溶解性，因此有利于使反应条件更温和；

（3）由于产物乙二醇在高温下溶于离子液体，而在室温下完全不溶于离子液体，这就使产物的分离变得简单；

（4）反应结束后离子型铑金属有机化合物催化剂仍在离子液体中，因此不需分离即可重复使用，使得原本复杂的催化剂分离与循环使用问题得到有效解决。

3.进一步了解对比文件的发明构思

对比文件1：US4405821，涉及的技术领域是制备乙缩醛和/或乙二醇的方法；要解决的技术问题：提高乙缩醛的收率；所采用的技术手段：将甲醛、一氧化碳和氢气在含铑催化剂存在下反应生成乙缩醛，然后氢化制得乙二醇，改进之处在于第一步反应中加入氧化膦，铑催化剂为常用的铑催化剂，与该发明不同；产生的技术效果：提高了乙缩醛的收率和甲醛的转化率。

对比文件2：中文期刊综述，仅公开了以三聚甲醛为原料，以铑配合物为催化剂进行甲醛氢甲酰化法合成乙二醇，没有具体公开反应条件，催化剂与本申请不同。

4.发明构思对比见表2

表2 该申请与对比文件的发明构思对比表

从上面的发明构思对比可以看出，对比文件1与该申请解决的技术问题、所采用的技术手段和达到的技术效果均不相同，因此可以初步判断本申请具备创造性。

5.判断拟授权的范围与技术贡献是否相匹配

（1）权利要求1要求保护的 “离子液体为溶剂”的全部技术方案是否均具备创造性？

（2）说明书中仅提到“离子液体为1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐（其中烷基是乙基、丙基或正丁基） ”，其他离子液体是否也能实现本发明的效果？

经审查，说明书实施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐（其中烷基为乙基、丙基和正丁基），本领域技术人员根据说明书记载的内容和现有技术无法确定其他离子液体也能实现该发明的效果，因此权利要求1要求保护的 “离子液体为溶剂”的技术方案不都具备创造性。申请人如果修改，将权利要求3的内容并入到权利要求1中，即限定“离子液体为1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐”，本申请即可授权。

（四）该案给出的启示

评述创造性需要把握发明实质，不能简单对比技术特征的不同，对于区别特征（不同的催化剂和溶剂）所起的作用应当加以分析。要对整个权利要求的保护范围审查是否都具有创造性。

六、总 结

基于以上分析和探讨，笔者认为立足发明构思，正确运用“三步法”进行创造性审查应遵循以下原则。

（一）立足发明构思，正确运用“三步法”

1.“最接近现有技术”的选取

最接近的现有技术应依据发明构思进行选择，不能以公开技术特征的多少来衡量。仅从技术领域或技术特征出发，可能造成“最接近现有技术”的选取不当，还要结合发明所要解决的技术问题和技术效果来选取相同或相近发明构思的现有技术。

2.区别技术特征和发明实际解决的技术问题的确定

不能仅仅从区别特征的作用来确定实际解决的技术问题，要将区别特征放在发明的整体中看待，不能脱离了发明构思来确定解决的技术问题。不能仅进行技术特征的对比，而忽视了发明构思的对比。要全面考虑特征之间的联系，不能孤立地看待各个技术特征。

3.创造性的判断

要还原发明来源的思维过程，回到发明原点进行整体评判。避免特征的割裂，重视技术方案和技术效果的整体性，全面客观地考量发明对现有技术的贡献所在。发明构思与“三步法”的有机结合，无论是否采用“三步法”的方式评述都应该紧紧把握发明构思。

（二）运用发明构思评判创造性的思路

（1）确定本申请的权利要求保护范围。

（2）认真阅读说明书，分析该申请要解决的技术问题，解决该技术问题采用的技术手段和实际取得的技术效果，准确把握发明实质和智慧贡献，提炼出该申请的发明构思。

（3）在检索中运用发明构思，选好最接近的对比文件。

（4）读懂对比文件要解决的技术问题，解决该技术问题采用的技术手段和技术效果，提炼出对比文件的发明构思。

（5）比较该申请和对比文件的发明构思是否相同，初步判断创造性。

（6）依据说明书实际公开的内容，确定权利要求保护的所有技术方案是否都能达到所述的技术效果以及整个权利要求是否都具备创造性。

国家知识产权局专利局化学发明审查部。