化学领域创造性审查中对实验数据的考量

蔡林歆 朱 芳

化学领域创造性审查中对实验数据的考量

蔡林歆⋆朱 芳⋆

化学发明在多数情况下的可预测性较低，通常需要通过考量相关实验数据来确认发明能够达到的技术效果，并判断发明能否解决其主张的技术问题。本文通过多个案例，分析了对于原始记载的实验数据以及申请日后提交的补充实验数据的审查思路和考量因素，以期为完善化学领域的审查提供参考样本。

实验数据 技术效果 技术问题 发明构思 创造性

创造性审查的首要步骤在于理解发明，并进而确认其发明构思，亦即从整体上考虑发明解决的技术问题、所采用的技术手段和达到的技术效果，从而把握发明构思的实质。其中技术问题是需要技术效果来验证的。如果没有技术效果的指引，技术问题便成了无源之水。技术效果是证明发明是否真正解决其主张技术问题的重要证据，通过技术效果，可以探寻发明客观解决的技术问题和关键技术思路，从而为后续创造性审查打下坚实基础。

化学发明在多数情况下的可预测性较低，通常情况下，需要实验数据来证实要求保护的发明相对于现有技术是否解决了技术问题并产生有益的技术效果。只有在充分考量了申请中记载的实验数据后，才能正确把握发明构思的实质，从而得出正确的“三性”审查结论。在审查过程中，申请人还可能提交补充实验数据来证明所要求保护的发明相对于最接近的现有技术具有预料不到的技术效果从而具备创造性，对此，审查员也应当予以审查，考量补充实验数据是否能够被采信及其证明力。

下面通过具体案例来说明在化学领域创造性审查中，如何考量申请原始记载的实验数据以及申请日后提交的补充实验数据。

一、说明书中没有实验数据证明技术效果的情形

在一些专利申请中，说明书仅泛泛提及了技术效果，虽然记载了具体的实施方案，却没有记载能验证该技术效果成立的实验数据。在这种情况下，就需要站位本领域技术人员，根据现有技术和本领域技术人员所掌握的普通技术知识确认发明客观上能否达到上述技术效果，从而确认申请中记载的发明构思是否能够得到证实，并以此作为评判创造性的基础。如果该技术效果无法得到确认，可以考虑质疑该技术方案不具备创造性。

【案例1】

权利要求请求保护一种黏合剂组合物，包括聚丙烯酸酯和硝基纤维素、增塑剂和溶剂，并且具体限定了所述聚丙烯酸酯的软化点和分子量。

基于专利申请文件记载，该发明的设计思路是采用特定软化点和分子量的聚丙烯酸酯与硝基纤维素等组分共同制备粘合剂组合物，以使其能够达到人民币安全线生产的性能指标，即能承受近190℃的高温。但是说明书中仅罗列了所述组合物的制备例，没有记载任何实验数据来证明该技术方案的技术效果。

根据本领域技术人员的普通技术知识，聚丙烯酸酯和硝基纤维素均可以作为黏合剂使用，因此，本领域技术人员能够预期该技术方案具有黏合的作用，但无法预期到在人民币安全线生产中所具有的技术效果。基于上述分析，本领域技术人员只能确认第一层次的发明构思，即将所述组合物制成普通黏合剂，而无法确认作为人民币安全生产用黏合剂这一深层次的发明构思。

基于此，检索到的用于利乐枕包装的多层薄膜中所使用的组成相同但未公开聚丙烯酸酯参数的黏合剂可以用于评述权利要求的创造性。

二、说明书中有实验数据但仍然无法证明其能够解决技术问题的情形

当说明书中记载了发明的技术方案可以达到预期效果的实验数据时，需要判断该实验数据反映出来的技术效果与要求保护的技术方案之间的关联性。一方面，如果实验数据与要求保护的技术方案不相关或不对应，即使实验数据反映出的技术效果与申请人说明书中声称的技术效果一致，也不能作为后续“三性”评判的事实基础。另一方面，即使二者之间紧密关联，但如果实验数据所证明的技术效果能够根据现有技术和/或本领域的普通技术知识得到，则认为申请人主张要解决的技术问题已经在现有技术中解决，发明仍然不具备创造性。

1.实验数据与要求保护的技术方案不相关

只有与要保护的发明存在合理关联的实验数据反映出的技术效果才可作为探寻发明实际解决技术问题以及评判创造性的基础。如果实施例记载的实验数据与要求保护的技术方案不相关，则该技术效果不能用来证明其创造性。

【案例2】

权利要求1请求保护一种硅氧烷树脂，限定了其通式结构，其含有（R3SiO1/2）v结构的重复单元，其中 0.01≤ v＜ 0.3。

权利要求4请求保护具有与权利要求1相同通式的硅氧烷树脂，其中0.7＜v≤1.0。

该申请说明书中记载了发明的技术效果，即硅氧烷树脂可以固化产生表面粗糙度低、抗热龟裂性高的涂层。实施例的实验数据证实了“0.7＜v≤1.0”的硅氧烷树脂制备的涂层具有上述技术效果，但没有证实“0.01≤v＜0.3”的硅氧烷树脂的技术效果。

对比文件1公开了一种具有相同通式的硅氧烷树脂，其中相应重复单元中0.3≤v≤0.7。对比文件1旨在改进硅氧烷树脂的热力学和防水性能，并没有给出调整对比文件1中v值至0.7＜v≤1.0来改善表面粗糙度和抗热龟裂性的技术启示。因此，权利要求4具备创造性。

另一方面，根据现有技术和本领域的普通技术知识，无法确认“0.01≤v＜0.3”的硅氧烷树脂能达到和“0.7＜v≤1.0”的硅氧烷树脂相同的技术效果，即该申请中的实验数据与其中“0.01≤v＜0.3”的硅氧烷树脂不相关。因此，权利要求1的技术方案相对于现有技术实际未解决技术问题，不具备创造性。

2.实验数据与要求保护的技术方案不对应

（1）用来验证发明能否解决其主张技术问题的技术效果应当是发明要求保护的技术方案所产生的，即使实验数据能够证明某种技术效果，但如果导致该技术效果产生的技术特征未记载在发明要求保护的技术方案中，则该技术效果不能用来证明发明的创造性。

【案例3】

权利要求请求保护一种用于聚合物的阻燃添加剂，其包含与如下物质结合的聚丙烯酸酯：（a）至少一种硼酸锌；（b）至少一种硅树脂；（c）三水氧化铝或氢氧化镁或其混合物。

权利要求与对比文件1的区别在于：权利要求所述的阻燃添加剂包含聚丙烯酸酯。然而常见的聚丙烯酸酯是一种可燃材料，不具有阻燃性。本领域技术人员公知，将可燃材料加入到阻燃添加剂中，并不能改善，相反通常会劣化阻燃添加剂的阻燃性能。因此，权利要求不具备创造性。

尽管申请说明书中记载了可通过在主体聚合物中获得共价键合的交联而获得对阻燃性的控制，并且数个实施例中证明了使用具有特定官能团、组成和网络结构的聚丙烯酸酯能够进一步提高主体聚合物的阻燃性，然而，该权利要求中并未对聚丙烯酸酯的官能团、组成和网络结构进行限定。因此，在权利要求没有记载发明对现有技术作出贡献的技术特征的情况下，尽管说明书中有技术效果的记载和证明，评价发明创造性时也不予接受。

（2）作为确定发明实际解决技术问题基础的技术效果应当与发明的区别特征之间存在关联性，是基于发明的区别特征或者该区别特征结合发明中的其他已知特征而得到的。如果无法确认区别特征与技术效果之间存在对应关系，即不能确定所述技术效果是由该区别技术特征本身或其与其他已知特征的结合共同带来的，则发明不具备创造性。

对于参数表征的产品权利要求，尤其要注意作为参数的区别特征与实施例中能够证明的技术效果之间是否存在对应关系，以避免申请人将现有技术的产品用新的参数，尤其是不常见的自定义参数进行表征而获得保护。

【案例4】

权利要求请求保护一种热塑性树脂组合物，其包括α-烯烃类共聚物（I）、其他热塑性树脂（II）及助剂（III）。权利要求中对α-烯烃类共聚物（I）上不同基团在13C-NMR测定中的吸收强度进行了限定，其中归属于次甲基的吸收强度A和B以及归属于亚丙基甲基的吸收强度C，满足特定的关系式（i）和（ii）（略）。

权利要求与对比文件1的主要区别在于：权利要求采用关系式（i）和（ii）进一步限定α-烯烃类共聚物。

申请说明书记载了α-烯烃类共聚物（I）由特定的茂金属催化剂制备，当满足关系式（i）和（ii）时，就有间规性优异以及透明性、柔软性、耐磨耗性优异的倾向。该申请中实验数据的相关信息如表1所示：

表1 案例实验数据的相关信息

本领域技术人员根据上述实施例及对比例可以得出如下结论：①即使结构单元组成以及上述关系式都满足，该发明也可能不能解决所述技术问题（如实施例8）；②不能确定关系式（i）和（ii）是解决该发明所述技术问题的必要条件。

因此，根据该申请实验数据的记载内容，关系式（i）和（ii）参数特征与说明书中记载的技术效果之间的对应关系不强，不能确定所述技术效果是由该参数本身带来，不能认可该申请解决了其技术问题，发明不具备创造性。

（3）对于具有预料不到技术效果的发明，往往需要在重点考虑该技术效果的基础上，确认真正的发明构思，并以此作为评判发明创造性的基础。预料不到的技术效果应当是发明要求保护的整个范围内都可以达到的，如果实验数据只能证明发明要求保护范围的一部分范围能够达到该效果，另一部分范围不能达到该效果，并且该效果是创造性的唯一争辩理由，则认为发明缺乏创造性。

【案例5】

权利要求1请求保护一种聚硅氧烷组合物，其含有由特定通式表示的平均聚合度为50000～200000的聚硅氧烷。根据该申请记载，其发明构思为通过使用特定聚合度的聚硅氧烷来提高制品的耐疲劳性。从实施例记载的实验数据可看出，聚硅氧烷聚合度对制品高负荷时或高温下的疲劳性的影响很大，当聚合度大于100 000时，不仅能提高制品高负荷时的耐疲劳性，而且其在高温下也具有优异的耐疲劳性。然而，当聚硅氧烷聚合度为45 000及其以下时，上述性能均显著劣化，本领域技术人员根据说明书记载的内容，无法预期到当聚硅氧烷聚合度取该申请的下限50 000时，能解决耐疲劳性的技术问题。基于此，可以认为该申请要求保护的整个范围内并没有解决提高制品耐疲劳性的技术问题。

对比文件1也公开了聚硅氧烷组合物，二者的区别在于：对比文件1未公开聚硅氧烷的聚合度。在对比文件1公开的聚硅氧烷也涉及耐疲劳性的基础下，根据对比文件1公开的聚硅氧烷在25℃下10～100 000cSt的粘度范围，对聚硅氧烷的聚合度进行适应性调整是本领域常规技术手段，因此权利要求不具备创造性。

3.实验数据证明的技术效果可以由现有技术预期得到

即使专利申请文件通过实验数据证明了发明的技术效果，但本领域技术人员根据现有技术公开的内容和/或本领域的普通技术知识，可以预期或者推理得到该技术效果，则认为申请人主张要解决的技术问题已经在现有技术中解决，发明仍然不具备创造性。

【案例6】

权利要求请求保护一种可室温固化的有机基聚硅氧烷组合物，包含（A）二有机基聚硅氧烷；（B）甲基三甲氧基硅烷；（C）甲基三乙氧基硅烷；和（D）催化剂。

该申请比较了在组分（A）固定的情况下，同时包含组分（B）和（C）、含有组分（B）不含有组分（C）的技术方案的技术效果，可以看出当不含组分（C）时体系固化速度太快。因此，申请人认为该申请由于组分C的使用，大大降低了组合物的固化速度从而使其可控。

对比文件1公开了一种室温固化密封胶组合物，其包含同样的组分（A）、（B）和（D），但不含组分（C）。对比文件1也测试了组合物的固化速度，在多个体系中，使用组分（C）的试样的固化速度均远小于使用组分（B）的试样。因此，根据对比文件1的公开内容，本领域技术人员可以预期到：相对于组分（B），使用组分（C）的固化速度更低。此外，对比文件1说明书部分还公开了可使用单独一种或两种及其以上混合的烷氧基硅烷。因此，本领域技术人员有动机在对比文件1公开内容的基础上，将组分（B）与组分（C）混合，从而达到降低组合物固化速度的目的。申请人声称的有益的技术效果，是可以根据对比文件1公开的内容预期或者推理出来的，权利要求不具备创造性。

三、实验数据与多种声称的技术效果对应的情形

如果发明提出了要解决多个技术问题，并且通过实验数据证明了发明的多个技术效果，此时应当考虑这些技术效果是发明作为整体带来的，还是不同技术特征各自带来的。在后一情况下，如果一部分技术效果由已知技术特征带来或者根据本领域技术的普通技术知识即可获得，则该技术效果不能作为确定发明实际解决技术问题的依据，如果另外的技术效果是由区别特征带来的，且现有技术中不存在解决该技术问题而采用该区别特征的技术启示，则该权利要求具备创造性。

【案例7】

权利要求请求保护一种制备含有导电聚合物的分散体的方法，该方法包括在4～50℃下，在含聚合羧酸的聚酸存在下，在水介质中氧化聚合噻吩单体，得到含有导电聚合物的分散体，其中，在所述聚合反应之前和/或之中，在5000～24000r/min的高剪切下混合反应混合物。

权利要求与对比文件1的区别在于：（1）权利要求中的聚酸包括聚合羧酸，而对比文件1为聚苯乙烯磺酸；（2）权利要求中的混合方式是高剪切混合，对比文件1是搅拌混合。由于聚合羧酸和聚苯乙烯磺酸都是本领域常用的聚酸电介质，而提高搅拌速度也是本领域惯用手段，因此权利要求不具备创造性。申请人认为权利要求制得的薄膜具有高导电率，然而对比文件1也能制备得出高导电率的薄膜。因此，提高导电率并不能认为是该申请实际解决的技术问题。为了克服创造性缺陷，申请人进一步限定了体系的反应温度范围4～10℃，与对比文件1中的室温条件下反应构成了新的区别特征。该申请还记载了：通过控制聚合温度，可以改变水性分散体的过滤性，在4～10℃之间生成的水性分散体，粒度小，可以制备均匀光滑的膜。实验数据也证明了，在其他反应条件相同，仅反应温度不同的情况下，在所述温度下制备得到的水性分散体粒度明显小于室温下制备得到的分散体粒度。也就是说，水分散体粒度小的技术效果得到了实验数据的验证，从而能够作为修改后的权利要求实际解决技术问题的基础，而面对该技术问题，本领域技术人员没有动机调整反应温度，因此修改后的权利要求具备创造性。

四、申请日后提交补充实验数据的情形

在审查过程中，为了证明请求保护的技术方案相对于最接近的现有技术具有更优异的技术效果，申请人往往会在答复意见时提交补充实验数据，以争辩要求保护的技术方案具备创造性。

对于补充实验数据，审查员需站位本领域技术人员，综合考虑现有技术水平、专利申请文件中记载的信息、权利要求的保护范围、补充实验数据与原申请文件的关联性等多重因素，来判断补充实验数据是否能够接受以及是否足以证明创造性。

1.补充实验数据不予接受的情形

在我国专利“先申请制”的原则下，申请日后提交的补充实验数据所证明的效果不能改变专利申请文件记载的事实，否则将违背专利权以公开换保护的制度本质。如果补充实验数据所证明的技术效果在原申请文件中没有记载，本领域技术人员也不能够从原申请文件中合理推定得出，那么该补充实验数据将改变原申请文件的事实，是对申请日已经完成的发明的进一步改造，不予接受。

【案例8】

权利要求请求保护一种控制海鲜细菌的方法，该方法包括使用特定的溴基杀生物剂。对比文件1公开了使用相同的溴基杀生物剂控制禽类细菌的方法。二者的区别在于施用对象不同，权利要求为海鲜，对比文件1为禽类。由于对比文件1公开了溴基杀生物剂可杀灭的微生物的具体种类，而海鲜产品中也需要杀灭相应的微生物，因此使用对比文件1中的杀生物剂来控制海鲜中的细菌是显而易见的，该申请也未有任何实验数据表明所述溴基杀生物剂用于海鲜时具有预料不到的技术效果，权利要求1不具备创造性。

对此，申请人提交了补充实验数据，试图证明所述溴基杀生物剂在用于不同海鲜时，均不影响海鲜的颜色，表明该发明的溴基杀生物剂与海鲜具有优异的相容性。然而，该申请中没有记载任何有关相容性的信息，也没有提供相应的实验数据予以证实。补充实验数据所证明的溴基杀生物剂与海鲜共同使用具备优异相容性，这样的发明构思完全没有体现在原申请文件中，是对申请日已经完成的发明的进一步完善，不予接受。

2.补充实验数据可以接受的情形

如果补充实验数据所证明的技术效果在原申请文件中有文字记载并且能够得到确认，则可以接受该实验数据。在此基础上，需要对实验数据的证明力进行进一步审查，综合考量补充实验数据所证明的范围与权利要求请求保护的范围之间的相关性、补充实验数据证明的方法和对象与该申请说明书或最接近的现有技术中的案件事实的相关性等因素，判断其是否足以证明创造性。

（1）不足以证明创造性的情形

如果补充实验数据与该申请实验数据是在不同的实验条件下获得的，从而导致技术效果无法比较，则这样的实验数据不能证明发明的创造性。

此外，补充实验数据除了需要与该申请说明书中的案件事实对应，还需要与最接近的现有技术的事实对应，也就是说，实验对象的选取与比较应当是要求保护的发明vs最接近的现有技术，否则其得到的效果不能用于证明发明的创造性。

【案例9】

权利要求请求保护一种热塑性聚氨酯。其发明构思在于使用主扩链剂1，4-丁二醇和助扩链剂1，3-丙二醇的混合物，解决如何提高热塑性聚氨酯低温性能的技术问题。对比文件1同样也公开了一种热塑性聚氨酯。二者的区别在于使用的助扩链剂不同，权利要求是丙二醇，对比文件1是分子量范围为62～399的二醇。为了证明助扩链剂丙二醇带来的技术效果，申请人提交了补充实验数据：相较于其他二醇，使用丙二醇得到的聚氨酯的低温缺口冲击强度好，但是该补充实验数据中助扩链剂和主扩链剂的比例与实施例中记载的比例差别很大。根据该申请记载， 1，3-丙二醇（助扩链剂）和1，4-丁二醇（主扩链剂）的使用比例不同导致材料的低温缺口冲击强度变化很大，这表明材料的低温缺口冲击强度不仅与助扩链剂的选择有关，还与主扩链剂和助扩链剂的使用比例密切相关。也就是说，补充实验数据与该申请的实验数据是在不同的实验条件下获得的，其反映的技术效果不具有比较意义，不能用于证明发明的创造性。

【案例10】

权利要求请求保护一种抛光液，其包含在末端具有磺基的含苯环的聚合物化合物。对比文件1公开了一种抛光液，其使用的含磺基的化合物是烷基磺酸钠。现有技术给出了使用聚氧乙烯烷基苯基醚硫酸盐（末端具有磺基的含苯环的聚合物化合物的下位概念）代替烷基硫酸钠的启示，且权利要求也未因为上述聚合物化合物的使用具有预料不到的技术效果，因此不具备创造性。

申请人提交补充数据，试图证明由于末端具有磺基的含苯环的聚合物化合物的使用，使得抛光液具有优异的抛光速率和防擦伤性。但是，所提交的比较例中，使用Na-辛基硫酸盐替代该申请实施例中的末端具有磺基的含苯环的聚合物化合物，而非最接近的现有技术中公开的烷基磺酸钠。Na-辛基硫酸盐和烷基磺酸钠化学结构不同，性质也不同，本领域技术人员难以预期两者在抛光液中能起到相同的作用、对抛光液抛光性能具有相同的影响。上述补充实验数据无法证明该申请使用的所述特定化合物相对于对比文件1使用烷基磺酸钠能获得更优异的抛光性能，无法证明该发明的创造性。

（2）可以证明创造性的情形

针对专利申请文件中明确记载的技术效果，如果申请人提交与最接近的对比文件之间进行比较的补充实验数据，证明该技术效果确实由所述区别特征带来，现有技术不存在相应技术启示时，可以接受该实验数据并证明其创造性。

【案例11】

权利要求与对比文件均涉及DL-苏氨酸锌的制备方法，二者的区别在于：（1）权利要求1的原料是氧化锌，对比文件1是碱式碳酸锌；（2）权利要求1限定了具体的反应时间为0.5～3h，而对比文件1中未公开。

说明书记载了该申请的技术方案具有工艺简单、收率高、成品品质好等优点， 所有实施例的产率均在80%以上。复审请求人提交了补充实验数据，选择D1公开的碱式碳酸锌作为反应原料，反应时间则考虑了0.5h、1h、2h、4h、8h、16h共6组实验，反应产率均不超过35%。而该申请所有实施例反应产率均在80%以上，相当于产率提高了一倍多。可以看出，该申请由于使用了氧化锌，即使反应时间较短也能获得较高的产率。因此，发明所取得的效果与发明实际的技术贡献相匹配，可以证明上述区别特征带来了提高苏氨酸锌产率的技术效果。

五、结 语

化学发明在多数情况下的可预测性较低，通常需要实验数据来确认发明达到的技术效果，并判断发明能否解决其主张的技术问题。本文通过多个案例分析了不同情形下不同的技术方案对实验数据考量的侧重点，以期为完善化学领域的专利申请审查提供参考样本。

国家知识产权局专利局化学发明审查部。