美国专利侵权惩罚性赔偿标准的新发展

张慧霞

美国专利侵权惩罚性赔偿标准的新发展

张慧霞

内容提要：专利侵权惩罚性赔偿在美国专利法中具有两百多年的历史，至今仍然在专利制度中起着重要作用。惩罚性赔偿的前提条件是构成故意侵权，而故意侵权如何认定在美国历史上不同时期有着不同的标准。从早期的被告知道专利存在并具有调查义务，到被告因不提供律师意见而进行不利推断原则，法院对被告的要求越来越高。但是二十年后，法院又推翻了不利推断原则，并且对原告要求较高的主客观证明标准，使得专利权人获取惩罚性的赔偿的难度加大。2016年，美国最高法院否定了联邦巡回上诉法院的客观标准，仅保留主观标准，并将原告的证明责任从“清楚的、有说服力的证据规则”改为“优势证据规则”，从而对惩罚性赔偿的司法适用产生了新的影响。

专利侵权 惩罚性赔偿 故意侵权

引言

2016年6月13日，美国最高法院就两起专利侵权案a案件来源：http://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-1513_db8e.pdf.作出终审判决，推翻了美国巡回上诉法院2007年在希捷案中确立的故意侵权和惩罚性损害赔偿b从立法文字上看，美国专利惩罚性损害赔偿应该准确表述为“加倍赔偿”（enhanced damages），对于该赔偿是否属于惩罚性赔偿在历史上还曾经有争议。为了与国内学术界论述该问题时普遍使用的惩罚性赔偿相一致，笔者在本文标题中都采用惩罚性赔偿一词。在文中论述涉及到判决时，有时会使用加倍赔偿一词。的严格认定标准。最高法院的这一判决对专利权人来说无疑是一大喜讯，因为这使得专利权人在侵权举证上更加容易。最高法院在判决书中强调了三点：第一，取消希捷案认定侵权采用的“客观鲁莽”标准，重点放在侵权人的主观恶劣行为认定方面；第二，降低了专利权人的举证责任，从“清楚的、具有说服力的证据”规则降低为“优势证据”规则；第三，采用简单的“自由裁量权滥用”审查标准，要求联邦巡回上诉法院更多地尊重地方法院关于是否给予惩罚性赔偿的自由裁量权。

一、美国专利侵权惩罚性赔偿的历史演变

（一）从1793年《专利法》到2011年《专利法》

美国的专利惩罚性赔偿最早立法见于美国1793年《专利法》，即美国的第二部《专利法》（第一部为1790年《专利法》）。该法规定：“侵权者应当丧失侵权物品并赔偿专利权利人，赔偿金额应该至少是专利权人通常销售或者许可给他人使用该发明专利的价格的三倍。”c美国1793年《专利法》318条：any infringer “shall forfeit and pay to the patentee， a sum， that shall be at least equal to three times the price，for which the patentee has usually sold or licensed to other persons， the use of the said invention.”这是三倍赔偿金第一次出现在《美国专利法》中，而且直接规定赔偿金额最低为专利权人通常许可收入的三倍，不管侵权人具体的销售和使用情况如何。

七年以后的1800年，美国国会又对《专利法》进行了修改。此次修改涉及的损害赔偿条款是该法第38条：“损害赔偿金额为权利人实际损失的三倍。”d1800年《专利法》第38条：“a sum equal to three times the actual damage sustained.”将1793年专利法的损害赔偿“最少三倍”修改为“等于三倍”。

1836年7月美国国会通过了第四部《专利法》。在专利侵权损害赔偿方面，该法规定“法院有权决定专利权人的实际损失，并有权决定在此数额之上判决赔偿数额，以不超过实际损失的三倍为限。”e1836年《专利法》第117条：“a verdict shall be rendered for the plaintiff in such action， it shall be in the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by such verdict as the actual damages sustained by the plaintiff， not exceeding three times the amount thereof.”在这部法律中，损害赔偿的数额又从1800年的“等于三倍”改为了“不超过三倍”，并将是否将赔偿金增至为三倍的自由裁量权赋予了法官。

从立法文字上看，立法者将三倍损害赔偿从当初作为最低赔偿标准的“最少三倍”（1973），到后来的“等于三倍”（1800），再到“不超过三倍”（1836）的最高赔偿标准。从该阶段的立法趋势上看，立法者的意图是逐渐降低三倍赔偿金的使用频率和赔偿数额，其目的是降低无辜侵权时的赔偿数额，因为按照修改之前的专利法，即使在无辜侵权时，法官只能裁量三倍的赔偿额，对无辜侵权而言未免赔偿过重。

此后的1870年《专利法》允许专利权人以被告获得的利润或者原告遭受的损失作为损害赔偿的标准，并赋予法院自由裁量权，判决不超过三倍的损害赔偿金。f美国1870年《专利法》第207条；“the court to enter judgment . . . for any sum above the amount found by the verdict as the actual damages sustained， according to the circumstances of the case， not exceeding three times the amount of such verdict.”1952年《专利法》关于三倍损害赔偿的规定只是在文字上稍作变动，规定“法院有权将损害赔偿金增至已经确认的或者评估值的三倍”g美国1952年《专利法》284条：allows the court to “increase the damages up to three times the amount found or assessed.”，在内容上并无实质性的修改。

2011年，美国又一次对《专利法》进行了大规模修改，此次修改最终回避了争议较大的损害赔偿金的计算方法问题，只在故意侵权认定上将过去的判例进行法典化。对该问题的论述详见后文。

（二）惩罚性赔偿的司法适用

作为判例法国家，美国法院的法官扮演着立法者的角色。就惩罚性赔偿而言，由于成文法没有规定具体的适用标准，故法律如何适用一直由法官负责解释。美国最高法院判决的第一例有关惩罚性赔偿金的判例是1853年的麦考密克（McCormick）案hSeymour v. McCormick，57 U.S. （16 How.） 480 （1853）.。在初审中，陪审团裁定了在当时属于一笔巨款的17，000美元的损害赔偿金，该金额是麦考密克要求的实际损失的两倍。然而，最高法院最终推翻了初审法院的双倍赔偿判决。最高法院认为，专利侵权应当区分侵权人是善意（good faith）侵权或者因疏忽（ignorance）而侵权，还是肆意（wanton）或者恶意（malicious）的海盗（pirate）行为。对于前者，就是一般的侵权行为，应以权利人的实际损失为赔偿标准，而对于后者，可以课以加倍的赔偿金，其目的不仅仅是为了补偿权利人的损失，而且也具有惩罚的目的。自此以后，最高法院确立了惩罚性赔偿金的适用标准：故意i在美国判例法上，故意侵权采用的词语包括wanton，malicious，intentional，willful， deliberate，knowing，bad faith。总体来看，近年来用willful作为小标题居多，但在法官的判决书中，willful经常与deliberate，intentional，wanton等词语并列，故本文用“故意侵权”这一词语。侵权行为。

还要注意的是，在美国的司法制度下，陪审团决定案件的事实问题，法官决定法律的适用问题。就专利侵权案件而言，是否构成故意侵权属于事实问题，由陪审团来决定；而是否赋予加倍赔偿以及加倍多少属于法律适用问题，由法官来决定。认定故意侵权是决定加倍赔偿的前提，至于是否加倍赔偿，则是法官的自由裁量权。

故意侵权是侵权程度高低问题，在认定是否故意侵权时，被告人是否知道专利权的存在是一个关键因素。如果侵权嫌疑人没有意识到专利的存在，就不能判决故意侵权，这是故意侵权的认定的最低门槛；如果侵权人意识到了专利的存在，他就有责任采取相应措施，以避免侵权行为的发生，这是认定故意侵权的高级标准。jJon E. Wright， Willful Patent Infringement And Enhanced Damages-Evolution And Analysis， 10 Geo. Mason L. Rev. 97 （2001-2002）.在高级标准下，如果侵权人被认定有足够的证据证明其意识到专利存在，那么他就有义务进行必要的进一步调查，以确定其是否善意相信其行为不构成侵权或者涉案专利是无效的，在此方面最好的证据就是专业律师的意见。如果被告在知道涉案专利存在的情况下，没有进行必要的调查，就可能承担不利的风险。1986年克罗斯特（Kloster）案以后，被告如果不能出示律师意见，法院甚至可以作出对被告不利的推断，即推断被告故意侵权。联邦巡回上诉法院的理由是：要么被告没有从律师那里得到建议；要么得到了建议，该建议认为进口和销售被控产品将会侵犯有效的美国专利。kKloster Speedsteel AB v. Crucible， Inc.， 793 F.2d 1565， 1579 （Fed. Cir. 1986）.此后很长一段时间内，联邦巡回上诉法院在判例中一直支持这种不利于被告的推断。

在不利推断原则适用近二十年以后，联邦巡回法院在2004年诺尔（Knorr）案中又推翻了该原则。联邦巡回上诉法院认为，即使被告有积极的避免侵权的义务，法院也不能因为被告没有寻求律师意见或者基于“律师－客户特权”l律师—客户特权是美国诉讼制度中当事人的一种特权，所保护的是客户与其律师之间为获得法律咨询所进行的、内容不为第三方所知的沟通。通过维持这种内容的保密性，律师—客户特权的目的是鼓励客户与其律师之间坦诚交流。拒绝提供律师建议而作出不利于被告的推断，因为不利推断会扭曲律师－客户关系。当不利推断尚不是法律规定的普遍原则的情况下，仅仅在专利案件中适用不利推断原则没有理论基础。mKnorr-Bremse Systeme FuerNutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 （Fed. Cir. 2004）.

（三）希捷（Seagate）案创立的故意侵权主客观标准

2007年，联邦巡回上诉法院在希捷案中确立了故意侵权的法律适用标准。法院认为，故意侵权需要专利权人通过清楚的、有说服力的证据来证明，该证明分为客观方面和主观方面。从客观方面来说，专利权人必须证明侵权人客观上已经知道或者证据已经非常明确地表明其很有可能知道其行为构成侵权，却仍然鲁莽地进行涉案侵权行为。该客观方面与侵权人的主观状态无关。从主观方面来说，专利权人必须证明侵权人知道侵权的风险，或者侵权风险非常明显以至于侵权人应当知道。nIn re Seagate Technology， LLC， 497 F. 3d 1360， 1371.

根据希捷案的标准，联邦巡回法院在上诉案件审理中需要采用三步法来审查初审法院的判决是否正确：（1）首先审查客观上鲁莽行为的标准是否满足。从理论上讲，如果一个人知道或者应当知道，作为一个理性的人应该认识到某种行为是不合理的冒险行为，却仍然从事这种行为，那么这个人就是鲁莽的。oSafeco Ins. Co. of America v. Burr， 551 U. S. 47 （2007），法院要依据案件具体情况决定一个人是否客观上从事了鲁莽行为。在此问题上二审法院要重新进行审查，也就是说，不用考虑初审法院是如何认定的，上诉法院可以对是否构成客观鲁莽重新作出认定。（2）其次对侵权人主观方面进行审查，此方面的审查主要是对判决涉及到的实体证据的审查，在此问题上只要初审法院的决定是合理的，就要适当尊重初审法院的决定，即使有可能有其他结果。（3）最后一步是对是否应予加倍赔偿的审查，审查初审法院在此问题上有没有滥用自由裁量权。在此点上尤其应该尊重初审法院的判决。上述三步法是联邦巡回上诉法院为了解决单纯主观标准下产生的一系列问题而做的努力，比如过分依赖被诉侵权人主观心理状态，律师的意见究竟该如何处理（可以作为惩罚性赔偿的参考因素，但不能做不利推断），以及基于信赖产生的律师－客户特权是否可以放弃（可以放弃，但只能由委托人放弃，且只涉及起诉前的律师意见，不包括与诉讼策略有关的诉讼意见）等问题。在希捷案以后的将近十年时间里，希捷案的主客观标准一直是专利惩罚性赔偿案的判决标准，直到2016年美国最高法院将此标准推翻。

二、美国最高法院对故意侵权的最新解释

2016年6月13日，美国最高法院对光环电子案pHalo Electronics， Inc.， Petitioner V. Pulse Electronics， Inc.， Et Al.（案号14-1513）.和斯特莱克案qStryker Corporation， Et Al.， Petitioners V. Zimmer， Inc.， Et Al.（案号14-1520）.审理后作出了最新判决，推翻了希捷案关于故意侵权的主客观认定标准，从而创立了故意侵权认定的全新判例。

（一）两个案件的基本情况

第一个案子原告是光环电子公司，拥有一项电子方面的专利。被告脉冲公司也是一家电子公司。发现被告销售原告专利产品以后，原告曾经给被告写过两封信，提出要将原告的专利许可给被告。被告咨询自己的工程师，工程师认为原告的专利是无效专利，故拒绝购买原告的专利，并继续销售被控侵权产品。原告诉被告侵权。初审中陪审团认为被告侵权，并建议判故意侵权r美国法中是否故意侵权是事实问题，由陪审团裁决。是否惩罚性赔偿是法律问题，由法官裁决。故意侵权可以判决惩罚行赔偿，但不是必须判决惩罚性赔偿。。法院判决被告侵权，但是拒绝判决惩罚性赔偿，理由是被告的抗辩（认为原告专利缺乏创造性）“并非客观上毫无根据”，也就是说，原告的举证责任没能满足第一个要求。联邦巡回上诉法院支持了初审法院的判决。

第二个案件中的原被告双方是医疗领域整形外科的竞争对手。2010年原告诉被告专利侵权，初审中陪审团认定被告构成故意侵权，法院判决三倍损害赔偿金，理由是被告直接复制原告的产品，并且接受了“高风险－高回报”的竞争战略。在上诉中，联邦巡回上诉法院撤销了初审法院三倍赔偿金的判决，理由是被告提出了“合理的抗辩”（抗辩理由是原告的专利缺乏创造性）。

（二）最高法院的判决及其理由

最高法院认为，《美国专利法》第284条如何适用法律没有确定的指导意见。作为惩罚性手段，该条款不适用于一般的专利侵权行为，而是主要是针对那些被告“有过错的极恶劣（egregious）的侵权行为，这属于法官自由裁量的范围。在这点上联邦巡回法院的做法是正确的。但是，最高法院认为，联邦巡回法院在希捷案中确立的主客观测试标准“过于僵硬”，会导致那些最坏的（the worst）侵权者逃脱惩罚性损害赔偿金的制裁。

首先，最高法院认为，希捷案的第一个“客观鲁莽”标准存在问题。希捷案要求每一个案子都必须由原告证明侵权人在客观上的鲁莽行为，这实际上将许多最该负责的侵权者——那些“肆意的（wanton）和蓄意的（malicious）侵权者”——都排除在外了。这些故意侵权者对专利的有效性毫不怀疑，也没有任何抗辩的借口，因为他们的唯一目的就是窃取专利权人的专利技术。另一名最高法院法官发表意见认为，有一种可能的情况是，一个小公司的老板，或者一个科学家、工程师、或者现场技术人员，并没有“肆意”或者“鲁莽”地认为，而是合理地认为它的产品没有侵犯他人的专利，或者认为那个专利可能是无效的。如果根据希捷案的认定标准，除非初审法院首先判定这样的侵权属于客观上的鲁莽行为，否则便不能施以加倍的赔偿金。最高法院认为，在这样明显的直接侵权的情况下，使一个客观上表现的鲁莽行为成为加倍赔偿的前提条件，实在让人难以理解。“主观上的恶意（subjective bad faith）”一个条件足以使恶意侵权案件（需惩罚性赔偿）与一般侵权案件（只需一般赔偿）分开，而不管侵权行为客观上是否属于鲁莽行为。

最高法院进一步指出：希捷案的侵权认定标准使得侵权人在审判中很容易编造一个借口进行抗辩，尽管被告有可能没有按照抗辩中所说的去做，或者根本没有意识到这个问题的存在，这种抗辩很有可能使被告避免惩罚性损害赔偿。根据希捷案的认定标准，如果有人侵犯了专利，该侵权没有任何可以原谅的理由，但是从理论上来说却是可以抗辩的，只要依靠律师的三寸不烂之舌就可以逃脱根据第284条应受之惩罚。

其次，最高法院认为，希捷案要求的惩罚性损害赔偿需要的“清楚的和具有说服力的证据”的高规格证明标准也是有问题的。最高法院认为，希捷案要求的证明标准与《专利法》第284条的要求不一致。《专利法》第284条没有要求特殊的举证责任，更没有要求如此之高的证明标准。事实上国会在专利法中也有明确要求高标准举证责任的条款，比如《专利法》第273（b）条即是如此s《美国专利法》第273条：Defense to infringement based on prior commercial use…….（b） BURDEN OF PROOF.—A person asserting a defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.该条内容为：先用权抗辩……（b）举证责任——根据该条进行抗辩的人应该承担举证责任，该举证应该用清晰的有说服力的证据加以证明。。但是就专利侵权而言，历史上一直奉行的是优势证据规则，从未有过如此严格的高标准证明责任，惩罚性损害赔偿不应该有例外。

最后，最高法院认为，联邦巡回上诉法院应该仅就初审法院作出的惩罚性赔偿决定是否滥用自由裁量权进行审查。最高法院解释说，对初审法院的自由裁量权进行审查是两百多年的司法经验，可以提醒初审法院不要轻易使用自由裁量权判决惩罚性赔偿。另有一名法官强调，在适用滥用自由裁量权的标准时，联邦巡回法院应好好利用它过去的审判经验和专利法方面的专家。比如，侵权人是否真的毫不怀疑专利的有效性，这就要求对抗辩理由的合理性进行评估，是否从专利的表面就能看出来专利的有效与否。初审法院在这个问题上的任何错误判断就是自由裁量权的滥用。

（三）最高法院判决对专利侵权制度的影响

最高法院的两个案例对专利侵权制度中的各方产生不可忽视的影响。

首先，对法官而言，最高法院推翻了联邦巡回上诉法院的僵硬的惩罚性赔偿的认定标准，取消了客观鲁莽标准，并将专利侵权的举证规则变为传统的优势证据规则，赋予法院更加宽松的自由裁量权，可以使法官发挥更大的主观能动性。当然，在判决中，最高法院也强调了在是否需要加倍赔偿的问题上，初审法院要谨慎行使自由裁量权，并接受联邦巡回上诉法院的审查。

其次，对侵权人而言，根据希捷案的标准，专利权人不但要证明侵权人知道专利存在而侵权，还要证明侵权人有客观鲁莽行为，侵权人很容易在诉讼中编造一个客观上看似合理的理由进行抗辩从而避免加倍的赔偿。就像该案的被告一样，即使侵权人诉前已经注意到了专利的存在，并且成功复制了专利权人的产品，它仍然在诉讼中以原告专利缺乏创造性为由进行抗辩，证明自己没有客观鲁莽行为，该理由获得了初审法院的认可。最高法院推翻了希捷案的认定标准，可以改变上述情况的发生。双方当事人的诉前行为也会因此而改变。比如，律师意见可能会重新发挥重要作用。另一名法官在判决中明确指出，咨询律师意见可以帮助行为人在侵权与不侵权之间划出界限，但雇佣律师的成本和承担故意侵权的风险孰轻孰重是需要当事人认真考虑的问题，法律不再强行干预（指的是不利推断原则）。当惩罚性赔偿的证明标准降低为优势证据标准时，律师的意见变得更加重要。

再次，对专利权人而言，不需要就被告是否客观鲁莽进行举证，而更多地关注侵权人主观方面的举证，在此方面，向侵权嫌疑人发出更为详细的侵权通知书显得更为重要。在希捷案标准下，专利权人在起诉前通常采用标准格式向侵权嫌疑人发送侵权通知，这种格式通知通常缺乏针对性和具体的细节，证据效力有限，因为被告很容易编造一个抗辩理由，如专利缺乏创造性，因而不构成客观鲁莽行为。根据美国最高法院的最新标准，法官不需要考虑被告是否客观鲁莽，那么被告就没有必要在诉讼中提出不构成客观鲁莽的理由，专利权人会有动力在诉前发送更为详细的侵权通知，以此证明被告已经知道或者应该知道专利的存在，却仍然恣意侵权，为自己日后诉讼中主张惩罚性赔偿提供有力的证据。

三、对美国专利惩罚性赔偿制度的几点思考

（一）专利惩罚性赔偿制度变革与社会政治经济背景相关

专利加倍赔偿制度在美国立法上经历了从无到有，从僵硬（“至少三倍”、“等于三倍”）到自由裁量（“最高不超过三倍”）的过程，体现了专利法保护专利权人私人利益与社会公共利益之间的平衡的结果。在司法上，对侵权人来讲经历了从“不利推断”到“禁止不利推断”，是一个从严到宽的过程。而对专利权人来讲，举证责任“从清楚的、有说服力的证据”到“优势证据”，从主客观标准到主观标准的转变，也是一个从严到宽的过程。由此可以看出，惩罚性赔偿的标准不是一成不变的，而是随着时间的推移和社会的变化而不断变化的过程。1793年至少三倍的惩罚是为了狠狠惩罚那些侵权者，而立法者很快意识到对所有人都施以惩罚似乎是不公平的，应该仅惩罚那些故意的侵权者，并把惩罚的权利交给法官自由裁量，这个规则一直坚持到今天。而对故意侵权的认定，20世纪80年代是最严厉的时期，被告不提交律师意见就要对其作出不利的推断。这种对被告不利推断的做法与当时的时代背景是分不开的。20世纪80年代冷战处于中后期，美国重视科技发展，重视专利保护，故而对侵权人比较苛刻。进入21世纪以来，专利平衡保护似乎成了新的重点，法律一方面要保护科技的创新，另一方面也要兼顾社会利益的平衡。在专利惩罚性赔偿方面，联邦巡回法院不但推翻了不利推断原则，而且对专利权人要求更高的证明责任。然而十年后，最高法院意识到希捷案的标准对专利权人过于苛刻，不利于保护专利权人的利益，于是法律的天平又向专利权人倾斜了一些。

（二）立法是专利权保护与社会公众之间利益的博弈的结果

对故意侵权与惩罚性赔偿的制度博弈也反映在专利立法改革上。2007年4月，加州议员和德州议员联合向美国国会众议院提交《2007专利改革法案》（即HR1908法案），这是1952年以后对《美国专利法》最全面的一次修改案。HR1908法案大幅度地修改了《专利法》第284条以限制损害赔偿金的数额，提出分配计算法（Apportionment）来计算损害赔偿金，将专利权人的权益仅仅限于“专利对现有技术所做出的贡献”，即不将侵权的专利产品的全部市场价值作为赔偿金基础，而仅对该产品中被侵权的专利的部分计算赔偿额。由于利益各方难以达成一致，该法案虽在2007年9月获得众议院通过，但遭参议院否决。2009年美国专利改革法案（即S515法案）对2007法案进行了修正：允许法官作为“看门人”决定在计算损害赔偿金时应当考虑哪些因素，帮助陪审团确定适当的损害赔偿金。如果公司被发现侵犯某一专利，法官要确定该专利对产品是否至关重要。但法案未能在众议院通过，主要是因为对于专利侵权损害赔偿金等具体条款无法达成一致。t殷慎敏、谢顺星：《美国专利法最新修改法案介绍》，载《电子知识产权》2009年第9期。

2011年最终获得通过的《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act ，简称AIA）回避了争议较大的侵权损害赔偿金计算问题，没有对《美国专利法》第284条作出修改。但在认定是否故意侵权问题上，增加了一个限制性规定，即新法第298条：“对任何声称被侵权的专利，侵权人未能获得针对该专利的律师意见，或者未能将律师意见提交法庭或陪审团，不能用来证明被诉侵权人故意侵权或引诱侵权”u美国2011年《专利法》第298条：The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent， or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury， may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.。该条规定实际上是将美国法院的判例法进行了法典化，而法院早在希捷案之前的诺尔（Knorr）案vKnorr-Bremse Systeme FuerNutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 （Fed. Cir. 2004）.就已经开始适用了。新法的这一规定将雇佣律师的成本和承担侵权风险孰轻孰重的问题留给当事人考虑，不再由立法者强行规定，体现了美国私法尊重当事人意思的特点。

（三）美国专利惩罚性赔偿对我国专利侵权制度的启示

我国目前正在进行专利法的第四次修改，专利惩罚性赔偿毫无疑问将会成为第四次修改的亮点。从目前最新的修改草案送审稿w2015年12月2日，国务院法制办发布《专利法修订草案（送审稿）》第68条规定：“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”来看，惩罚性赔偿适用的前提是故意侵权，在这点上与美国法律是一致的。然而故意侵权的构成要件是什么，司法适用标准是什么，需要法官根据案件情况自由裁量。已经生效的商标法采用了“恶意”侵权x2016年6月25日，上海曾经召开一个商标侵权惩罚性赔偿的适用专题沙龙，会议上第一个讨论的难点问题就是“恶意”的认定。有人认为恶意就是直接故意，有人认为恶意包括间接故意，有人认为两次以上的故意就是恶意，有人认为恶意是屡教不改的行为。资料来源微信公众号：《知识产权那点事》2016年7月1日推送：［会议纪要］商标侵权惩罚性赔偿的适用专题沙龙。，而专利法送审稿使用的文字是“故意”侵权，“恶意”与“故意”的区别是什么，在现有的立法上还找不到相应的明确规定。美国立法和司法上对故意侵权和惩罚性赔偿的起起落落充分说明了该制度的复杂和多变。作为一个成文法国家，我们没有遵循先例的规定，立法是司法的重要依据，因此，无论是对立法者还是司法者，专利惩罚性赔偿制度的建立以及故意侵权的认定都是任重而道远的。

Punitive damages for patent infringement have lasted for two hundred years in the U.S.， and still play an important role in the patent system until today. Punitive damages have willful infringement as its premise， and willful infringement have different standards in different periods during American history. It was an increasing demand for the defendant in the earlier times to prove that they did not infringe the patent willfully. If they knew the patent， they had a duty to investigate， and if they couldn't provide counsel advice， the court would give an adverse inference that willful infringement was found. However， twenty years later， the court overturned the adverse inference principle， and adapted a new higher subjective and objective standard of proof， so that it was more diffi cult for the patentee to obtain punitive damages. In 2016， the Supreme Court denied the objective criteria for the Federal Circuit Court of Appeals， retaining only subjective criteria， and the burden of proof changed from the“clearly and convincing evidence rule”to“preponderance of the evidence rule，”which produces a new impact on punitive damages for patent infringement.

patent infringement； punitive damages； willful infringement

张慧霞，北京化工大学副教授