论禁止专利重复授权及转换保护

摘要：分析并界定了重复授权原则的三个核心问题（即“同样的发明创造”、“只能被授予一项专利”和“转换保护”）与“禁止重复授权原则”的关系；同时，借鉴美国、欧洲和日本的相关规定，在分析我国存在问题的基础上，提出了立法完善的建议。

文献标识码：A

文章编号：1673－1751（2015）03－0087－05

收稿日期：2015－06－03

基金项目：2015年河南软科学项目（152400410074）

作者简介：石丹丹（1987－），女，河南长垣人，硕士，研究方向：法学理论。

专利制度的立法宗旨是保护专利权，而专有性是专利权的本质属性。专有性排斥相同客体的专利权的存在，也就是要求不能出现重复授权，否则就违背了专利权的专有性，导致权利冲突问题。因此，世界上只要设立专利制度的国家，几乎都规定了专利权的专有性和实施禁止重复授权的制度。我国也不例外，遵循禁止重复授权原则是我国专利制度的必然选择。

1 我国关于禁止重复授权的规定

禁止重复授权原则是指就同样的发明创造提出的专利申请，只能授予一项专利。即使是同一申请人或同一天申请，只要权利的客体一致，就不能授予两项及以上专利，即一项发明创造只能授予一项专利。

我国从1984年颁布的第一部《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第9条中就明确规定了我国实施专利授权的在先申请原则：如果同样一项发明创造申请人是两个以上时，专利权只能授予最先申请的人。这一原则虽然规定了不能重复授权，但法律设计仅在于明确同样发明创造有不同申请人申请的不能重复授权；如果是同一个申请人就同样的发明创造提出两项专利申请，对此情形我国《专利法》则没有作明确规定。为弥补不足，1992年我国修改《专利法实施细则》时，在其第12条中增设了一款规定，即“同样的发明创造只能被授予一项专利。”从此，专利制度中出现了一项新的原则“禁止重复授权原则”，又称单一性原则。为进一步强化该原则的法律地位，2008年我国修订《专利法》时，在该法第9条第一款中规定“同样的发明创造只能被授予一项专利。”自此，禁止重复授权原则入法任务完成。

因为我国《专利法》意义上的发明创造包含发明、实用新型和外观设计三种类型，且对实用新型授权的审查仅适用形式审查，程序简单、时间短。因此，实践中申请人为了及时获得授权，又不丧失申请发明专利的机会，常常出现同一个申请人就同一发明创造，既申请发明专利，又申请实用新型专利的情况。这种就同样发明创造申请发明专利和实用新型专利的情形是否适用于禁止重复授权原则呢？如果允许同一申请人同时申请两个类型的专利，不仅可以使申请专利得到及时保护，而且通过在后获得发明专利授权，扩展了对专利权的保护有效期。对此情形，为了切实保护发明人利益，在法律尚未明确规定的前提下，国家知识产权局采取了“先认可、后入法”的办法，通过对专利申请额审查的规定进行了明确。在2006《专利审查指南》中规定：对于任何一位已经获得实用新型专利授权的申请人，如果其发明创造同时符合发明专利的实质条件，国家专利局应将审查结果通知申请人，申请人可以就实用新型和发明专利权做出选择，申请人要取得发明专利的授权，就必须放弃已经获得授权的实用新型专利。选择发明专利授权的，按照规定必须通过书面声明放弃已经获得授权的实用新型专利权，并由专利局予以登记和公告。其实，专利审查指南的上述规定是很难落实的，因为国家专利局授予实用新型专利时对申请文件并没有做实质审查，实难断定该实用新型是否符合发明专利的条件，因此国家专利局通知申请人可以选择两种专利之一的情形，几乎不存在。只存在申请人在获得实用新型专利授权后，为延长保护期限，提升专利价值，就同样发明创造继续提出发明专利申请的情形。对此，2008《专利法》对禁止重复授权的例外情形做出了具体规定，即“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”从此，禁止重复授权原则得到了一般规定和特殊规定。

考察最高人民法院的实际判例，在司法实践中对禁止重复授权原则的把握比较准确，即禁止同样的发明创造有两项以上专利同时有效存在。可见，我国的立法界和司法界对“同样的发明创造只能授予一项专利权”规定的解释存在两种情况：一是“同样的发明创造只能授予一次专利权”，另一是“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。《专利法》第9条第一款的规定实质上支持了第一种观点，即同样的发明创造只能被授予一次专利权。

虽然我国《专利法》和最高人民法院的实际判例都对禁止重复授权做出了严格规定，但是对同一申请人在同一天就同样的发明创造，既申请实用新型专利又申请发明专利，该如何确认？我国《专利法实施细则》称之为禁止重复授权原则的例外情形，唯一要求是申请的同时，申请人必须就同时申请两项专利做出说明，否则，依照专利法第9条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定，不能接受两项专利申请。如果发明人同时申请了实用新型和发明两种专利，而且通过做出说明，两个申请都被国家专利局受理。那么，一般情况下，实用新型经过形式审查后将在先获得专利授权；如果发明专利申请经过实质审查也符合授予发明专利的条件，国家专利局将严格按照禁止重复授权原则的要求，通知申请人做出选择，申请人获得发明专利权的前提是放弃已经获得的实用新型专利，实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止；申请人不同意放弃实用新型专利的，国家专利局以申请人撤回申请为由驳回发明专利申请。

鉴于不同专利类型审查要求不同，国家专利局在审查中可能出现种种困难，可能出现同样发明创造的不同申请人，在先申请发明专利者尚未获得授权，在后申请实用新型者却获得了专利授权的情形。这样的结果，既不符合先申请原则，又在禁止重复授权原则下使发明专利申请人难以获得授权。如果真的出现类似问题，首先，在先申请是在后申请的现有技术，一般不会准予后申请人获得专利权；其次，在先申请人可以在在后申请人公告后提出异议；其三，在先申请人如果因为在后申请人获得实用新型专利而影响授权，还可以提出专利无效请求或通过诉讼程序加以解决。

2 我国禁止重复授权原则的核心内容

全面解读禁止重复授权原则，需要厘清三个问题，一是对“同样的发明创造”做出科学界定；二是认清“只能被授予一项专利”的含义；三是依据专利法实施细则关于禁止重复授权原则的例外情形的规定，准确把握“转换保护”与“禁止重复授权原则”之间的关系。

2．1 同样的发明创造的含义

同样的发明创造并非指专利的保护范围完全相同，其核心意思是指一个专利的保护范围完全落入了另一个专利的保护范围。那么，什么是同样的发明创造？必然涉及两项及其以上发明创造的比较，通过比较才能判断是否相同。那么，比较哪些内容才可以判断是否相同呢？存在两种观点：一种观点认为，主要比较两种发明创造的技术特征，即通过比较专利申请的说明书，考察说明书中描述的技术特征是否完全相同；另一种观点认为，主要比较两项专利申请的权利要求，即通过对权利要求书的内容进行比较，考察权利要求是否完全相同。究竟如何确定比较的对象，我们不妨考察一下专利制度中“同样的发明创造”的规定：一是《专利法》第9条对“同样的发明创造”这一概念进行了原则性的规定；二是《专利法》第22条，在可以申请专利的实质条件中关于新颖性的规定，该条明确对“同样的发明或者实用新型”进行了概念性的规定；三是《专利法》第29条，在享有优先权的条件规定中，将同样的发明创造认定为“相同主题”；四是1995年9月，国家专利局在专利审查指南中规定，判断是否是同样的发明创造，主要比较权利要求书的内容。 ［1］通过上述关于同样发明创造的概念比较，笔者认为，从禁止重复授权原则的角度理解“同样的发明创造”，应该是指两个申请的权利要求书上要求的保护范围完全相同。

从上述的法条可以看出，同样的发明创造与相同主题的发明创造虽然都是对两个专利申请所述的技术领域、解决的问题、技术特征和技术效果进行比对，但是，他们属于两个不同的概念。“同样的发明创造”主要适用于判断两项申请是否涉及重复授权，即发明创造具有同样性就不能授予两项权利。《专利审查指南2010》规定，“对于发明或实用新型，专利法第9条或专利法实施细则第41条中所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。”“相同主题”主要适用于优先权制度。巴黎公约规定，成员国之间的同一申请人就一国的专利申请在优先期内向另一国再次提出申请，对提出相同主题的专利申请，该在后申请可以享有优先权。判断申请是否享有优先权时，主要关注专利申请主题是否相同，专利申请的主题相同才可以享有优先权，比较其主题是否相同则主要考察专利申请文件中的权利要求书和说明书。

2．2 对“只能授予一项专利”的理解

我国《专利法》对于禁止专利重复授权原则的规定十分明确，即同样的发明创造只能授予一项专利。但是，学术界仍然存在着较大争议：第一种观点是“不同主体论”，认为我国《专利法》和《专利法实施细则》中关于禁止重复授权的规定，所禁止的仅是不同的发明主体就同一发明创造的重复申请，并非针对同一发明人就同样发明创造申请两项或两项以上专利，因为专利法对同一主体申请同样发明并没有做出明确规定。 ［2］第二种观点是“相同客体论”，认为禁止重复授权的客体是同一类型的专利，如相同的发明专利、相同的实用新型专利等，即发明专利与发明专利之间不能重复授权，实用新型与实用新型之间不能重复授权。但对于发明和实用新型专利的重复授权，法律并未明确禁止。 ［3］第三种观点是禁止“共存论”，即禁止同样发明创造的两项或者两项以上有效专利同时存在，因为同样客体的处于有效状态的两项专利就构成专利法意义上的重复授权。笔者支持第三种观点，因为两种同样的专利都处于有效状态，势必引起权利冲突，有悖于专利的专有性。

2．3 正确处理好专利转换保护与禁止重复授权的关系

我国《专利法》在禁止同一项发明创造不得授予两项专利权的同时，针对发明人既申请实用新型专利，又申请发明专利的实际需要，允许转换保护的存在。转换保护的含义是法律允许同一申请人就同一发明创造在实用新型与发明两种类型的专利之间做出选择性保护。有人认为，转换保护就是双重保护，其实不然，转换保护并非同一发明创造得到了双重保护，在先申请的实用新型专利权人，若想获得发明专利，必须放弃实用新型专利权，此两种权利并非同时存在。另有人认为，承认“转换保护”就是违背“禁止重复授权原则”，因此，被解读为“禁止重复授权原则”的例外。笔者以为不然，转换保护的规定恰恰体现了禁止重复授权原则。

专利转换保护是有条件的，《专利法》第9条中关于禁止重复授权原则的特殊规定是专利转换保护的法律依据。转换保护的条件是在先获得的专利权合法存在，即只有在先获得的实用新型专利处在有效期，才能就同样的发明创造获得发明专利权。如果在获得发明专利之前，就同样的发明取得的实用新型专利因种种原因已经不以有效状态存在，申请人就失去了转换保护的权利。 ［4］

申请人放弃实用新型专利权的终止时间如何判断。《专利法》规定了获得发明授权必须放弃实用新型专利权，但并未规定放弃的权利何时终止。因此，就出现了两种解释：一种解释是申请人放弃权利意味着该权利自始即不存在，也符合立法价值取向；另一种解释是自声明放弃之日起终止。2006年的专利审查指南对此规定得较为明确，申请人应该在接到发明专利申请符合授权条件通知时，声明自申请之日起放弃原有的实用新型专利权，并经国家专利局登记、公告。可见，在先专利权的终止日是专利的申请日，也即原有权利自始就不存在。 ［5］面对此规定，申请人不得不面对为了获得发明专利权付出如此代价是否值得的困境。原本提前申请实用新型专利就是为了争取时间，如果该实用新型专利存在许可使用行为，那么使用人就可以请求专利权人退还许可使用费。这样，专利转换保护就会失去意义。因此，《专利法实施细则》第41条规定“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”《专利审查指南2010》对此做出了更详尽的规定：符合专利转换保护的申请人，只有公开声明放弃在先获得授权的实用新型专利，经国家专利局登记、公告之后，才可以获得相同发明创造的发明专利。而且从时间上严格规定，禁止两项专利同时存在。

3 国外关于禁止重复授权的规定

3．1 美国关于禁止重复授权的规定

美国的专利权客体包括外观设计和发明两种形式，而且对其进行了单独立法。在关于重复专利授权（double patenting）的制度中，严格规定了不同申请人不可能存在重复授权，只有同一发明人申请发明和外观设计专利时才可能出现重复授权问题。对法定的授权重复，关键是界定什么是“同样的发明”。美国专利法规定的禁止重复授权原则中的“同样的发明”是指“相同的发明主题（identical subjectmatter）”，不仅包括内容完全相同，而且包括显而易见的改进形式。

3．2 欧洲关于禁止重复授权的规定

欧洲各国普遍做出了限制重复授权的规定，主要表现在两个方面：一是欧洲专利公约第54条对新颖性进行了规定，对同样的发明创造重复申请专利，后者将丧失新颖性，以限制同样的发明进行重复申请；二是在欧洲专利公约审查指南第三部分第四章第6．4节中，明确规定了对同一申请人的同一发明只能授予一项专利。如果发明人就同一发明创造申请两项专利，在一项专利授权前，发明人必须做出选择，只能保留一项专利申请。 ［6］

德国和我国一样，也存在实用新型的专利形式，但德国对实用新型专利的申请采取不审查制，即注册制，自然也就不作新颖性审查，这就给实用新型专利和发明专利的同时存在造成了可能。在德国的专利申请实践中，不难发现发明人申请注册了一项实用新型专利，依然可以就同一发明创造再申请一项发明专利，两项专利合法并存。事实上，德国专利法重点考虑到实际意义，同一申请人就同样发明既获得实用新型专利，又获得发明专利，实用新型专利自然会变得毫无意义。 ［7］

3．3 日本关于禁止重复授权的规定

日本现行的专利法是通过先申请原则来禁止重复授权的，规定对同样的发明创造提出两项以上申请的，适用先申请原则； ［8］同一天申请的，由申请人协商解决申请权归属；如果申请人之间协商不成，则否认申请人的申请效力。实践证明，日本通过先申请原则和抵触申请相结合的立法模式，也可以从根本上解决重复授权问题。

日本关于此项的规定主要体现在《日本专利法》第39条第3款中，一般情况下，虽然对实用新型专利申请不做实质审查，但同一申请人在同一天就同样主题申请发明和实用新型专利的，很难两项都获得授权。如果同一申请人不同时申请实用新型和发明专利，就必然出现两种情况：申请实用新型获得授权后，再申请发明专利必然失去可能；如果先申请发明专利，获得授权后，仍然可能获得实用新型的专利授权。从本质上看，有了发明专利再申请实用新型专利意义不大，但是在发明专利即将到期，再获得实用新型专利授权，无疑可以延长该发明创造的保护时间。日本专利法规定的疏漏势必使同样属于发明创造的发明专利和实用新型专利同时处于有效状态，有悖于其不允许同一主题存在两种专利权利的立法初衷。为此，日本同样允许转换保护，但其保护的不是实用新型专利和发明专利的转换，而是两项专利申请环节的相互转换，即在申请环节发明人只能选择一种形式申请。新的申请产生，原申请视为主动撤回。

3．4 三点启示

①同样的发明创造的界定。为了禁止重复授权，美国专利法对“同样的发明创造”做出了较详尽的界定，既包含完全相同的发明，也包含仅对“发明的显而易见的改进或者变化形式”。如此规定，不仅有效禁止了专利权人在现有专利技术上仅作显而易见的改进或者变化从而获得新的专利，以此从时间上扩大对专利技术的保护，侵犯公众利益，而且依法确定了同一项发明创造进入公共领域的时间标准。对我国而言，在实施重复授权原则和制定审查标准时，如何借鉴美国经验，更有效地避免重复授权，具有实际意义。

②专利转换保护的具体把握。关于专利转换保护，德国、日本和韩国的专利法都做出了具体规定，德国还通过国内优先权的规定对发明和实用新型的转换保护加以规范；韩国在立法上认可同一申请人可以就相同发明创造同时提出发明和实用新型两项申请。

③转换保护的核心问题是申请时间的规定。德国、日本和韩国的专利法都没有要求两个申请必须同时提出。如德国规定，实用新型专利和发明专利申请，无论谁先提出，后申请必须在先申请之日的1年内提出。 ［9］日本专利法规定，对同样发明创造申请实用新型或发明，在3年内可以相互变更，既可以把已经申请发明专利变更为实用新型，也可以将已经申请的实用新型变更为发明专利申请。韩国的规定与日本相似，同样允许发明专利申请和实用新型申请的相互“转换”，就申请日规定更加明确，即在后申请比在先申请享有国内优先权。我国《专利法》则规定，专利转换保护必须是同一天申请，与他国给予的申请转换的缓冲期还是存在明显区别的。

4 我国禁止重复授权原则存在的问题与建议

4．1 存在的问题

4．1．1 禁止重复授权的含义不够明确

在经典案例——舒学章案中，相同的法律事实，北京市一中院与最高法院的判决出现相反的结论。其原因就在于对禁止重复授权原则理解有偏差。如何在立法中揭示禁止重复授权原则的本质含义，是今后专利法、专利实施细则修改中应该加以解决的问题。

4．1．2 重复授权的审查标准问题

重复授权的审查与抵触申请的审查基于同样性质的事实，理应采用统一的标准，但我国却采用了不同的标准。因为专利法及其实施细则等都没有对重复授权审查规定明确的标准，所以长期以来，对同样发明一直采取“完全相同”的标准，只要两份权利要求书稍加修改，权利要求稍有不同，就不构成重复授权。 ［10］但在抵触申请审查中，我国采取了新颖性审查的标准，主要比对两个技术方案是否存在实质性相同，如果实质相同，区别仅是依靠所属技术领域的惯用手段的直接置换，那么，该专利申请将因技术方案不具备新颖性而被驳回。其实，抵触申请的立法宗旨是为了防止重复授权，是对禁止重复授权原则的具体落实。为此，重复授权审查也应采用与抵触申请一样的审查标准，这样才符合法律逻辑。

4．1．3 “转换保护”的条件中“同日”提出申请的限定问题

我国《专利法》第9条第2款规定，发明专利与实用新型专利只有同日提出申请才可以获得转换保护。此规定形式上表现苛刻，实际上意义也不大。首先，优先权原则是巴黎公约规定的重要原则，我国据此规定的本国优先权已经给予申请人很宽泛的时间要求，在后申请时间可以享有在先申请的申请日。其次，参照本国优先权规定和禁止重复授权原则要求，可以规定同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，在后授予的发明专利权的保护期自在先申请的实用新型专利的申请日起计算。可见，现行《专利法》规定，对于同样发明创造，实用新型专利和发明专利的申请必须“同日”提出的要求应该放弃。

4．2 法律完善建议

第一，通过完善《专利法》第9条第1款，更明确表达禁止重复授权原则的立法意图。鉴于现有重复授权的判断标准不够明确，建议在制度层面加以解决，比较突出的问题是将第9条第1款修改为：“同样的发明创造不能有两项或两项以上处于有效状态的专利权同时存在。”这样，有利于协调专利权人与社会公众之间的利益关系。

第二，引入抵触申请的审查标准，规范对重复授权的审查。建议改革将“技术特征等同”作为判定重复授权的标准，引入“惯用手段的置换”方法作为重复授权的审查标准。

第三，放宽转换保护中“同日”申请的限定。此问题中主要有两点需要明确：①就同样发明创造，发明人申请实用新型专利和发明专利，是否必须同时进行？笔者建议将同一日申请的限制性规定，修改为在后发明专利的申请应该在在先实用新型专利授权公告之前。②如何确定在后申请的申请日？依据优先权原则规定和禁止重复授权原则中防止出现不正当延长保护期的规定，建议将在后申请发明专利的申请日确定为在先申请的实用新型专利的申请日。