从贡献论分析功能性特征的司法保护范围
——功能性特征中的“等同”不应该采用等同侵权判定原则中“等同”的判断标准

党晓林

从贡献论分析功能性特征的司法保护范围
——功能性特征中的“等同”不应该采用等同侵权判定原则中“等同”的判断标准

党晓林★

最高人民法院通过司法解释明确了功能性特征的认定和保护范围，在保护范围的解释中引入了等同用语，引发了相应的问题，功能性特征中等同和等同侵权判定原则中的等同之间的关系是什么？在司法实践中，功能性特征和等同原则的适用都是司法实践中的难点，本文结合中美专利体系中在授权程序和司法程序中针对功能性特征适用的对比，并且在此基础上从发明人贡献角度以及公开换取保护原则等角度来探讨功能性特征的司法保护范围。

专利 侵权 功能性特征 保护范围 等同 贡献

引 言：

2009年10月1日颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《2009司法解释》）第4条，对功能性技术特征的司法保护范围进行了规定，2016年3月最高法颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《2016司法解释》）第8条给出了功能性技术特征的定义和等同适用的原则，由此引发了对功能性技术特征的解释和司法保护范围方面的讨论，本文在此基础上从发明人贡献角度以及公开换取保护原则的角度来探讨功能性特征的司法保护范围。

一、当前司法实践中对功能性特征的保护范围的解释

1.对功能性特征的理解

（1）法律渊源

《2016司法解释》的第8条给出了功能性技术特征的定义，其表述为：功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

《2016司法解释》终结了此前功能性特征是一个被广泛应用但没有明确定义的状态。此前的法律法规、司法解释及部门规章对此术语在表述上也尚未统一，相应的表述有“功能性限定的技术特征”“以功能或效果表述的特征”“功能性技术特征”，《2016司法解释》将其表述统一称为“功能性特征”。

根据《2016司法解释》第8条的规定，功能性特征包括以下两类情形：

A：结构性描述+具有限定作用的功能性描述，和

B：纯功能性描述。

（2）司法实践

虽然不像司法解释那样可以作为法律渊源，各法院在司法实践中对功能性特征进行了理解和适用，这些内容也可以用来帮助理解功能性特征的含义。

北京市高级人民法院于2013年颁布的《专利侵权判定指南》（以下简称《北京高院判定指南》）给出了定义。例如，该指南第16条：功能性技术特征，是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。

江苏省高级人民法院在2011年的民终字第0319号判例①参见江苏高院（2011）苏知民终字第0139号。中也给出了关于功能性特征的定义。在该判决中，江苏高院写到：“对于要求保护产品的技术方案而言……当这类权利要求中的某一技术特征……采用所属技术领域非公知的技术术语命名，且对所属领域技术人员而言仅表述该特征在整体技术方案中所起的作用、功能或最终达到的效果，而且在说明书中也未以穷尽限定的方式明确或隐含地将该特征限定于某种或某几种具体结构，则上述技术特征构成功能性技术特征。”

针对上述司法实践，将功能性特征理解为上述两种情形并不会与这些司法实践产生冲突。

2.功能性特征的保护范围的解释

《2009司法解释》第4条给出了功能性特征的保护范围的规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。

相应地，《北京高院判定指南》采用了类似上述司法解释的描述，如第16条：“对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。在具体应用上，对于如何“结合说明书和附图……”，第17条给出了具体的适用方法：“在确定功能性技术特征的内容时，应当将功能性技术特征限定为说明书中所对应的为实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征”。

江苏高院的民终字第0319号判例中，也给出了明确的功能性技术特征的适用原则“在确定功能性技术特征的内容时，应根据专利说明书和附图中记载的技术内容以及权利要求中关于该技术特征的功能或效果的描述，来确定说明书中每一个具体实施方式中记载的实现所述功能或效果的必需技术特征，亦即排除对于实现所述功能或效果无直接、必然联系的特征，并将之整体作为功能性技术特征的内容。”②江苏高院（2011）苏知民终字第0139号“本院认为部分，（二）关于功能性技术特征的解释”。以及“即，功能性技术特征的内容，应当是与说明书所记载的具体实施方式的数目相应的、由实现该功能或效果的必需技术特征组成的、并列的多个具体结构”。③江苏高院（2011）苏知民终字第0139号“本院认为部分，（二）关于功能性技术特征的解释”。

因此，功能性特征的司法保护范围是：功能性技术特征所对应的具体实施方式中的必要特征+与该具体实施方式等同的实施方式。

3.等同侵权判定原则中的“等同”与功能性特征解释中的“等同”

在侵权判定中有等同侵权判定原则，其中等同是指特征等同，如2001年最高人民法院颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》④于2015年修改：最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定（2015年1月19日最高人民法院审判委员会第1641次会议通过）法释〔2015〕4号。（以下简称《2001司法解释》）第17条：“专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围”和《2009司法解释》中第4条“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。

在功能性特征的保护范围的解释上，还涉及等同的实施方式的概念。这两个等同是否有区别？在同一件案件中应该如何适用？

《2001司法解释》中给出了等同侵权判定的基本原则，在此基础上结合《2009司法解释》中关于功能性特征保护范围的规定，按照当前审理程序的直接推导是：首先对权利要求的保护范围进行解释，其中针对功能性特征适用《2009司法解释》中“等同”，然后在侵权对比中再适用等同侵权判定原则，这样在一件案件中就适用了2次“等同”。然而，这种推导与司法实践是不一致的，因为在司法实践中仅适用一次等同。

根据《2016司法解释》之前近期的判例，在司法实践中，仅在解释权利要求中的功能性特征的范围时适用“等同”（即描述的该功能或者效果的具体实施方式的“等同”的实施方式），而在判定是否落入专利保护范围的技术特征对比中不再适用等同原则，即判断被控物中的相应结构是否属于与涉案专利中的实施方式等同的实施方式，在判断是否构成等同的实施方式时，是将与功能性特征相对应的实施方式的必要结构视为一个整体，针对该整体适用等同判断，该等同判断采用的是和等同侵权判定原则中类似的标准。⑤江苏省高级人民法院（2011）苏知民终字第0139号；上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第45号；广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第40号。例如，在广东省高级人民法院于2015年作出的一份判决⑥广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第40号。中，在分析权利要求1用“以可活动的方式连接在该本体上”进行限定的功能性特征时认为：“被诉侵权产品的‘按键’安装在‘本体’的一按键槽中，‘按键’被限定在该按键槽中在按压方向上下运动，不具备‘如翘翘板般地活动’的特征，这一技术特征与涉案专利的相应技术特征不相同。同时本院认为，涉案专利按键位于本体的上部，设计思路是轴与枢接部相互卡合，使得按键可如翘翘板般地活动；而被诉侵权产品按键位于本体下部，其设计思路是按键被限定在该按键槽中在按压方向上下运动。两者未采用基本相同的手段，无法实现基本相同的功能和效果，且非被诉侵权行为发生时本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，因此不属于等同的技术特征。”

《2016司法解释》第8条第2款给出了针对功能性特征适用等同的规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。

上述规定不但给出了两种“等同”在判断标准上的区别，并且也隐含了两种“等同”如何在一件案件中适用，即在侵权判断过程中仅适用一次“等同”而不是两次“等同”。根据上述文字的解读是：将功能性特征用“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”取代，然后在判定侵权的技术特征对比中直接适用等同侵权判定，只不过此时的等同判定的标准与《2001司法解释》中的等同判定的在功能或效果方面的判断标准略有差别。

但是，功能性特征中的“等同”与等同侵权判定原则中的“等同”应该适用类似的判断标准吗？

二、功能性技术特征的保护范围的来源分析

1.功能性特征的保护范围的来源

针对功能性特征的保护范围的解释，从《2009司法解释》第4条的规定上能够看出《美国专利法》第112条第6款的影子。该第112条第6款的内容是：要素组合式的权利要求中的某一技术特征可以写成实现特定功能的装置或者方法，而不记载用于支持该功能的结构、材料或者动作，这样的权利要求应当被解释为涵盖说明书中描述的相应结构、材料或者动作及其等同物”⑦An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure，material，or acts in support thereof，and such claim shall be construed to cover the corresponding structure，material，or acts described in the specification and equivalents thereof.。

在《2009司法解释》之前，中国的司法实践中也存在不同的观点，《2009司法解释》第一次在司法解释的层面上统一了对功能性特征的保护范围的解释。《2009司法解释》中似乎是借鉴了《美国专利法》的规定，对此，通过对比中美两国在功能性特征上的应用可以部分回答上述问题。

2.中美专利体系中在授权程序和司法程序中针对功能性特征适用的对比

（1）两者专利体系中功能性特征的保护范围在不同阶段中的一致性不同

根据《美国专利法》的规定以及相应判例，在专利审批过程中和在授权后的诉讼程序中针对功能性特征的保护范围的解释具有一致性，即功能性特征在审批中的范围与在诉讼中的保护范围是一致的。⑧An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure，material，or acts in support thereof，and such claim shall be construed to cover the corresponding structure，material，or acts described in the specification and equivalents thereof.在实务中，虽然通常在审批过程中主要依据形式判断，即申请人（代理人）在撰写时只要写成了特定形式，即可主动触发功能性特征的解释原则，不过，在审查中基于申请人的明确意思表示，也能够确定某一特征是否为功能性特征。

而在中国的专利体系中，《2009司法解释》中的规定与《专利审查指南》（2010版）中的规定并不一致。特别是，在实务中，《专利审查指南》（2010版）对于纯功能限定特征是持否定意见的⑨《专利审查指南》（2010版） 第二部分第二章3.2.1 以说明书为依据：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明”以及“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。，在专利审批过程中，国家知识产权局对于纯功能性特征的审查是非常严格的，因此在授权的发明专利中权利要求中的含有功能性描述的特征中很大比重是部分功能性限定。然而，在经过严格审查后授权的权利要求在司法程序中被限缩性解释其保护范围，这是十分不公平的。

（2）两者专利体系中功能性特征所涵盖的范围不同

在美国专利体系中的功能+装置特征仅指上述分析中的纯功能性特征（即类型B），明确排除了类别A。而中国的《2009司法解释》中的功能性特征可以理解为包括部分功能性特征（即类型A）和纯功能性特征（即类型B）两者。

对于部分功能性特征，两个体系的适应是完全不同的。在中国专利体系中，部分功能性特征（特别是该特征的大部分成分是功能性描述时）有可能被认定为功能性特征，而在美国专利体系中部分功能性特征不被认定为功能性特征。例如，Philips v.AWH Corporation案。⑩415 F.3d 1303 （Fed.Cir.2005）.在该案中，权利要求中的涉及挡板（baffle）的特征（设置在壳的内部的、用于增强它的承载能力的另外装置，该装置包括从钢制壳壁向内延伸的内部钢制挡板——further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls）采用了功能+装置的限定格式，但是美国联邦巡回上诉法院（CAFC）指出功能+装置特征仅适用于没有提供任何结构的单纯的功能性限定，而该特征中引述了结构内容（从钢制壳壁向内延伸的内部钢制挡板——internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls），因此CAFC仍然认定该特征不是功能+装置特征。

基于上述分析，功能性技术特征在美国和中国的生存环境是不同的，因此需要重新审视从美国借鉴而来的关于功能性特征的保护范围规定是否符合中国的专利环境。

三、根据两个“等同”的对比、中美“等同”的对比以及从贡献论角度来分析功能性技术特征的范围

1.两个等同的对比分析：字面范围外的扩大保护vs.字面范围内的限缩解释

等同侵权判定原则起源于美国，并不是与生俱来，而是随着专利制度的运用基于公平原则逐步发展而来的。等同侵权判定原则天生就与专利授权的公示作用和以权利要求来限定专利保护范围等基本原则相冲突；进一步，从权利属性上看，基于等同侵权判定原则中的等同判断而获得的保护范围不能等同于基于相同侵权的保护范围。⑪党晓林.等同侵权原则可以等同多远？中美等同侵权原则的对比和分析［M］//张平.北大知识产权评论.北京：北京大学出版社，2013.因此，基于等同侵权判定原则中的“等同”判断在适用上应该加以严格限制，因为基于等同侵权判定原则的保护范围并不是专利权利要求的当然权利范围，而仅仅是基于公平原则针对特定情况对专利的扩大保护。

而功能性特征中的“等同”所针对的是权利要求的字面保护范围的解释，是在字面描述范围的基础上对其保护范围的一种限缩解释规则，这是与等同侵权判定原则中的“等同”在本质上的区别。

基于上述对比，等同侵权判定原则中的“等同”和功能性特征中的“等同”在判断标准上不应该相同。

2.中美在侵权程序中针对两个等同在适用上的对比分析

美国针对等同侵权判定原则中的“等同”和功能性特征中的“等同”采用了不同的判断标准。这两个“等同”的差异可以从一个典型判例AI-Site Corp.v.VSI Int‘l， Inc.⑫174 F.3d 1308 （1999）.中理解，即这两个“等同”在适用上有两个区别：①适用等同的时间点不同，功能性特征中的等同判断的时间点应该是专利授权，而等同侵权判定原则中的等同判断则涵盖了专利授权之后一直到侵权时的时间段；②针对等同判断三要素中“功能”的要求不同，功能性特征中的等同判断要求被控物中的特征和专利权利要求中的特征在功能上完全相同，而等同侵权判定原则中的等同判断要求两者在功能上实质相同即可。

根据上述对比，美国在功能性特征中的等同判断上比等同侵权判定原则中的等同判断的标准更严格。

不过，美国针对功能性特征的等同判断和等同侵权判定原则中的等同判断可以分别适用，即二次适用。二次适用等同的典型判例可以参见WMS Gaming Inc.v.International Game Technology⑬184 F.3d 1339 （Fed.Cir.1999）.案。在该案中，美国CAFC在采用“相同功能”标准的基础上认为被控物在涉案权利要求的一项功能性特征上与涉案专利不同，因此认为不构成相同侵权。进一步，在不构成相同侵权的基础上，CAFC采用了等同侵权判定原则的等同标准认定被控物构成了等同侵权。

相比之下，中国在司法实践上针对两个等同判断仅仅一次适用，采用的是类似等同侵权判定原则中的等同标准。这种一次适用的做法可以理解为等同侵权判定原则的等同适用将功能性特征中的等同判断吸收了，直接针对实现所称功能或者效果不可缺少的技术特征适用等同。

根据《2016司法解释》第8条第2款的规定，针对功能性特征的“等同”判断比等同侵权判定原则中的等同判断更严格，即相应的保护范围更小，这点与美国的实务类似，不过中国的一次适用比美国的二次适用进一步造成保护范围更小。另外，《2016司法解释》中的功能性特征的等同适用还掩盖了中国功能性特征的保护范围在授权程序和司法程序中的不一致性，造成针对部分功能性特征在保护范围上的限缩性解释。

基于上述对比分析，特别是上述的不一致性，中国的功能性特征的保护范围解释原则（《2009司法解释》第4条）不应该简单地采用类似等同侵权原则中的“等同”标准。

3.从贡献论角度来分析功能性技术特征的范围

专利制度的宗旨是以公开换取保护，即权利人（或申请人）将创新的技术通过专利申请的形式向社会公开，在所公开技术内容的范围内要求一定范围的保护。以公开换取保护的基本原则中体现了贡献与索取之间的关系，即权利人在作出贡献的范围内进行索取。

对功能性特征的保护范围的解释恰好体现了专利制度中的贡献与索取的关系。功能性特征的字面含义涵盖了实现该功能的所有实施方式。基于请求原则，显然这是权利人要求全范围的索取，而专利说明书中仅仅公开了有限的具体实施方式，因此不能给予权利人以字面描述（要求索取）的保护范围，即，不能超出所做贡献的范围，要在所做贡献的范围之内。那么，多大的范围是所做贡献的范围呢？

要分析权利人作出的贡献到底有多大，首先应分析权利人所作的贡献有哪些。权利人的贡献仅仅限于专利说明书中所公开的有限的具体实施方式吗？显然不是。除了有限的具体实施方式，还有一项很重要的贡献就是给出了功能性特征中的功能性描述。

功能性特征中的功能性描述在技术贡献上是微不足道的吗？当然不是。首先需要强调的是，专利文件的阅读者是谁？不论是真实的公众整体还是代表公众的虚拟的“普通技术人员”，他们都应知晓所有的现有技术。在专利审查中经常采用的“技术问题”—“技术方案”—“技术效果”的判断逻辑中，功能性描述自身缺少的是具体的技术方案，而在技术问题和技术效果的基础上，在功能性描述的指引下，普通技术人员获得的是什么？至少是能够实现所描述的功能的所有现有技术。这也是权利人针对“普通技术人员”所作贡献的一部分。

进一步，中国的权利人在通过了授权程序的专利文本中所作的贡献有哪些？由于中国的功能性特征的保护范围在授权程序和司法程序中的不一致性，在授权程序中，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”“对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持”。虽然不能说所有专利在授权程序中都针对功能性特征进行了完全的审查，但至少是一定程度的审查，这就更加肯定了中国专利中的功能性特征中的功能性描述在技术贡献上并不是微不足道的，而是具有实质性贡献的。

相比所作出的贡献，反观功能性特征在中国司法程序中所获得的“待遇”，其在保护范围的解释上明显是不公平的。应当给予功能性特征在所作贡献范围上的保护，即功能性特征的保护范围应该解释为：具体实施方式和实现该功能的现有技术中的其他实施方式。

当然，在具体适用中，权利人必须举证证明被控物采用的是能够实现该功能的现有技术，即类似于新颖性的标准，而不能采用被控物采用的是“容易想到的”之创造性标准。

*作者系中国政法大学民商经济法学院知识产权方向2015级博士研究生。