未注册商标在先使用的适用规则解读
——对新《商标法》第59条第3款的分析

张 艳

(华东政法大学，上海 214111)

未注册商标在先使用的适用规则解读
——对新《商标法》第59条第3款的分析

张 艳

(华东政法大学，上海 214111)

2013年8月30日通过的《商标法》第59条第3款可谓是此次修订的最大亮点，其首次设定在先使用人的在先使用权，较好平衡了商标注册人和在先使用人的利益。但是该条款表述较为抽象，如“一定影响”“原使用范围”“适当区别标识”等术语都需要进一步的解读。文章结合新法相关条文，对未注册商标在先使用的适用规则进行分析，对商标在先使用权的构成要件、认定难点与困境进行重点解读，以期对司法实践有所帮助。

《商标法》第59条第3款；商标注册；在先使用；构成要件；区别标识

2013年8月30日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》，由此新《商标法》应运而生。修订后的该法第59条第3款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

这是以立法的方式直面法学界及司法实践对于商标在先使用规则的争议，首次明确了商标在先使用人具有在先使用权，并可以其来抗辩商标注册人的专用使用权。该条规则完善了商标法的内容，也为司法审判指明了方向。但该条款如何适用，尚不明确。本文专注于新《商标法》第59条第3款规定，对其构成要件、适用范围、注册人主观要件等认定难点进行分析。同时，与该法中其他法条一并进行适用解读，以期探求出一条完备的未注册商标在先使用的适用规则。

一、未注册商标在先使用构成要件

新《商标法》第59条第3款是商标的“先用性合理使用”规定，与第1款“叙述性合理使用”和第2款“功能性合理使用”一同作为侵犯注册商标专用权行为的例外，置于“注册商标专用权的保护”章节之下。法条规定，未注册商标在先使用的构成要件包括如下几点：

(一)适用前提要件：在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标

根据新《商标法》第56条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限；同时第57条第1、2款规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。正是因为在先使用人的行为是侵权行为，第59条第3款才能被称之为侵权行为的例外。如果没有这个前提，就没有使用第59条第3款规定的必要，也无须进行侵权抗辩。假若行为人并非是在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，那完全是合法行为，不会产生权利冲突，行为人甚至可以申请注册新商标。

这一前提要件还暗含着另一要求，即该相同或近似的商标是未注册商标。如果是注册商标，理应受商标法的保护，况且商标局也不会核准注册两个相同或近似并容易造成混淆的商标。如若真的存在上述情形，也不涉及新《商标法》第59条的适用，而是两个注册商标之间的纠纷，适用第45条规定宣告无效即可。

(二)时间形式要件：在申请商标注册前且先于商标注册人使用

新《商标法》第59条第3款明确提及两个时间点：一为商标注册人申请商标注册前；二为先于商标注册人使用。有学者认为，新商标法只规定了一个时间点，即在先使用人使用商标必须在商标注册人申请注册前，[1]笔者不能赞同。显而易见，法条对时间限定有两个要求，那么此时总共出现三个时间点，分别为：在先使用人的最初使用日期，商标注册人的最初使用日期，商标注册人的申请日期。根据立法精神，第59条第3款只适用于在先使用人最初使用的日期早于商标注册人申请日期或其最初使用日期中更早的那个日期即可，无需在意商标注册人的最初使用日期与申请日期谁先谁后。正如英国《商标法》第11条规定，先使用人使用商标，必须在商标注册人注册日或使用商标日两个时间点中更早的时间点之前。[1]

试想另一种情形，商标注册人提起诉讼时的在先使用人并非是最初使用人，而是承继最初使用人主体资格的人，那么此时在先使用人的使用日期怎么界定？笔者认为，还应以最初使用人的最初使用日期为准。因为承继的发生并不否认使用人的主体资格，使用并未中断，仍存在一个在先使用的事实，这样对在先使用人的利益与商标注册人的利益保护是相称的。反之，如果提起诉讼、主张侵权的原告并非商标的注册人，而是受让取得商标的人，那么其最初的使用日期如何界定？是以商标注册人最初使用的日期为准还是原告最初使用的为准？笔者同意后一种观点。在先使用的抗辩是发生在未注册商标以及注册商标之间的，关注点理应在商标本身，而并非是人。所以，即使在先使用人的最初使用日期早于商标注册人的申请日期，但晚于商标注册人最初使用日期，那也不能适用在先使用的抗辩规则。

(三)使用实质要件：须有在先使用的事实

该构成要件的着重点在于在先使用的“使用”这一词。何谓商标的使用？根据新《商标法》第48条规定，商标的使用是指商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。这次新修订的《商标法》特别增加了“用于识别商品来源”规定，可谓明确使用的本质内涵以及价值意义。只有通过不断的使用，商标才会显示出其真正价值，体现出其权利的存在，并为商标注册人带来经济利益。新《商标法》第48条的规定是商标的实质使用，并非是象征性使用。并且，商标的使用并不只限于在企业内部，应当参与市场流通，为消费者所知悉。

新《商标法》对使用只作了实质性要求，并未对连续性作规定。但新《商标法》实施条例第92条规定，连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但1993年7月1日后中断使用三年以上的，不得继续使用。其实，在一定程度上也可以说对使用的连续性还是有要求的。有学者认为，“使用”应是连续一定时期的使用并产生了商标的识别功能。如果在先商标存在中断使用情形的，能否适用在先使用商标抗辩？有学者提及，日本学界认为，一是其并不要求在先使用者的营业处于持续不断的状态，如果由于季节性的原因而中断，或由于经营者一时的困境或其他原因中断使用，也应当认为在先使用的商标处于继续使用状态。[2]也有学者认为，不应当直接规定中断使用三年的排除期限，应以恢复使用时善意为限，并考虑在后注册商标的知名度和影响力是否已波及在先商标原使用区域。[3]笔者认为，只要有合理的理由中断，包括企业重组、并购等，且中断的期间不超过三年，仍应赋予其在先使用的抗辩，否则对于在先使用人的权利保护不利，利益权衡的天平倾向商标注册人一方。

(四)性质实质要件：在先使用人使用的商标须具备一定的影响

新《商标法》对于商标在先使用产生的后果是“须产生一定的影响”，这不同于第13条驰名商标的表述“为相关公众所熟知的商标”，也不同于日本法上规定“已使消费者熟知”。[4]我国目前法律中没有对“一定影响”作明确界定，但《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第2款提及，在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。然而，能否直接适用还需解决另一个问题，即该司法解释是对新《商标法》第32条中“一定影响的商标”进行的解释规定，那么，第59条第3款的“一定影响”是否等同于第32条的“一定影响”？

从法条字面上看，同处一个法律规定中，应作同一解释。那么，只要在中国境内实际使用且被一定范围内的相关公众所知晓即可。依据“谁主张谁举证”原则，只要在先使用人有证据证明在先使用的商标有一定持续使用的时间、区域范围、销售等实际使用记录，且被相关公众知晓，便可以认定该商标具备一定影响。但有部分学者不赞同这种观点。其中一部分认为二者不同，第32条有“不正当手段抢先注册”这一主观恶意要件，而第59条第3款并没有规定主观要件；况且在研究日本和德国立法及司法实践后，其认为由于注册商标的效力及于全国，而在先使用抗辩中的“先使用”具有鲜明的地域性特征，作为阻却商标注册事由的先使用商标，应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强。[1]同时也有学者认为，赋予在先使用并有一定影响的商标异议权和撤销权的根据是该商标的知名度和影响力，是法律对在先使用人富有成效的使用行为的肯定和保护，与他人的注册是否属于恶意抢注、手段是否正当无关。[5]还有学者认为，法律不应当对在先使用抗辩有“一定影响”的限制，须尊重在先使用人的劳动成果，不能对在先使用人过度苛求，这样规定过分保护了商标注册人的利益。[2]

笔者认为，法律规定在先使用的抗辩前提须是产生“一定影响”的商标，必然考虑到在先使用人和商标注册人的利益平衡。从比较法上进行考察，日本、德国等国皆对在先使用的效果有一定的限制，如日本的“已使消费者熟知”、德国的“流通效果”。我国这样规定与大陆法系各国对在先使用权规定一致，避免纷争。况且，笔者并不认为规定了“一定影响”是挤压了未注册商标行使和保护的空间，过度保护了商标注册人利益，相反，这两者之间是相对平衡的。对商标注册人专用权的限制是由于在先使用人经过一段时间的实际使用产生了商誉，若不对其进行保护于理不合，这是站在在先使用人一方考虑。换言之，站在商标注册人的视角分析，必然需要在先使用人使用的商标产生一定的效果，如享有一定市场声誉和知名度，这样商标注册人关于法律对其商标专用权的限制才会心悦诚服。况且，如若不考虑“一定影响”，只要存在在先使用的事实便给予抗辩权，也会造成无谓的诉讼累积，资源浪费。这是其一。其二，同一部法律文本中同一表述理应进行同一解释，不然会造成司法实践中适用紊乱，裁判标准难以掌握。因此，第59条第3款规定的“一定影响”的含义可以等同于第32条后段的“一定影响”，即在一定范围内被相关公众所知晓。至于如何认定“一定范围内”，应当与第59条第3款中的“原使用范围”相关联。

二、认定难点与困境解读

(一)在先使用权的适用范围

在先使用抗辩须满足构成要件时才可成立，此处特别关注时间要件。时间要件的要求是在先使用人最初使用的日期须早于商标注册人的申请日期以及商标注册人的最初使用日期。这是法条明文规定的，排除了在先使用人最初使用日期置于商标注册人最初使用日期以及申请日期之间情形。但是试想，如果在先使用人的最初使用是在商标注册人最初使用之后，但已有一定影响，从学理上看为何不能适用在先使用抗辩呢？这种情形与在先使用情形本质是一样的，双方皆不知对方使用相同或近似的商标，在商标注册申请日之前在先使用的商标已有一定的影响，此时在先使用人的利益基于公平原则同样需要保护，实质上与第59条第3款规定的情形相似。笔者试想，是否为了绝对避免在先使用人的“搭便车”之嫌才将该种情况排除在外？商标注册人最初使用在先，很难去断定在先使用商标产生一定影响是由于自身原因还是有借助商标注册人的因素。但是，即使在先使用人最初使用在先，商标注册人最初使用在后，然后商标注册人申请注册，法律是赋予在先使用抗辩的，但此时在商标注册申请时在先使用的商标已产生一定影响，也很难绝对地说该影响一定是因在先使用人的实际使用产生的。

(二)对“原使用范围”界定

为了防止在先使用人使用的未注册商标与商标注册人注册的商标发生混淆，同时也为了平衡在先使用人和商标注册人之间的利益，应当对在先使用人使用商标的范围作一定的限制。新《商标法》第59条第3款规定了在先使用人只能在“原使用范围”内继续使用，但并没有对“原使用范围”作出解释。有学者认为，按照国家工商行政管理总局商标局一贯的做法，原使用范围应该是指地域范围。[6]笔者认为，不应单局限在地域范围内。

《国家工商行政管理局关于服务商标继续使用问题的通知》对“原使用范围”有规定，虽然其已失效，但仍具有一定借鉴意义。根据通知第3条，继续使用时，使用人必须不得扩大使用地域；不得增加使用的服务项目；不得改变图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；不得将其转让或者许可他人使用。因此，笔者认为，对“原使用范围”的界定应当考虑限定以下因素：地域范围因素、商标使用的商品或服务项目因素、更改商标内容等因素。地域范围因素在现今电子商务情形下很难落实。例如，如果限定在先使用人只能在A省市使用商标，但是通过网购等电子销售形式，在B省的买受人进行购买，这算突破了地域限制吗？还是地域限制只是对在先使用人立身之地进行限制？如若是这样，上述例子表明该地域限制仍可能会导致全国的买受者发生混淆，这样的地域限制没有实际意义。关于如何限定地域范围，有学者主张，应当参照《专利法》对原有范围的规定将其限定在提供商品的原有能力之内。[7]换言之，该学者主张在先使用人只能在原有的商品生产规模中使用。笔者也赞同该种说法，在界定“原使用范围”时应当予以考虑。

关于“原使用范围”的另一个问题是：原使用范围以哪个时间为截点。如果在先使用人商标使用的范围一直在不断扩大，在商标注册人申请日时是A范围，在商标注册人最初使用时是B范围，在商标注册人提起诉讼时是C范围，那么法院在裁决时应当以哪个范围为准并无法律规定。有学者认为，应当区分商标注册人申请注册是善意还是恶意。如果是善意，以申请注册商标时为准；如果是恶意，应以商标注册日之日起满五年时为准。[8]对此，笔者不能赞同。如若商标注册人在申请商标注册时是恶意的，即明知在先使用人使用的商标具备一定影响而申请注册，商标局应当对其不予注册，这是其一；其二，即使商标注册人的商标得以受理注册公告，在先使用人仍然可以主张异议；或商标得以注册时，主张宣告无效。此时便不存在商标注册日之日起满五年这一要件。如果商标注册人是善意的，以商标申请日为截点是合理的，毕竟商标注册后，商标的专用权随即产生，此时应当考虑商标注册人的利益。因此，笔者认为，一般情况下，应当以商标申请日为截点认定在先使用商标的原使用范围。

(三)在先使用人以及商标注册人注册时的主观要件

新《商标法》第59条第3款并没有对在先使用人的主观状态作出规定，但是学理上一般都要求在先使用人在商标注册人注册商标后对商标的使用是善意的。正如我国学者提出的先使用人“使用时须基于善意”，[9]“在先使用应出于善意”，[10](P221)“如有恶意影射他人注册商标之信誉，则无阻却违法性”。[11](P99)这里的善意要求，是为了避免借助注册商标的声誉进行“搭便车”之嫌。同时，从本法条的立法背景来看，是为了基于在先使用人经过商标诚实使用而获得相应的商誉和市场地位才对在先使用进行保护，对商标注册人的专用权进行限制，得以平衡在先使用人和商标注册人的利益。如果在先使用人是恶意的，那便无需对其进行保护而赋予其抗辩权，因为该人没有在先使用的利益，也无保护的正当性。所以，笔者认为，无论法条上有无明确表述在先使用人须善意，在司法实践中都需要对此进行考量。

既然法律并未规定商标注册人申请注册时的主观要件，笔者认为，在先使用抗辩在商标注册人善意或恶意时皆可使用，不过当商标注册人恶意时应当有前置程序。原因如下：

1.商标注册人恶意时，与新《商标法》第15、32、45条的关系

新《商标法》第15条商标注册人恶意注册相同或近似商标，其第2款规定，就同一种商品或类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。第32条规定是恶意抢注他人在先使用一定影响的商标，规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。从上述两个条文中可以看出，新《商标法》倾向于保护未注册的在先使用人。第59条第3款更接近于第32条的规定，只是未对商标注册人申请注册的主观状态进行规定。

如果商标注册人在注册时是恶意的，即以不正当竞争的目的申请注册，此时根据第59条第2款损害了在先使用人的在先使用权是不得注册的；同时也满足第32条后段恶意抢注的要件。因此，当商标注册人在申请注册时是恶意的时候，其申请的商标也不得被注册。然而，商标局通常不会全国范围内主动去勘察申请商标注册人有无侵害他人现有的在先权利，只是在受理后将之公告，公告之日起三个月他人可以提异议。因此，如果在先使用人不知该申请事项而未能提出异议，恶意抢注人的商标便得以注册，在先使用人的商标便被人“搭便车”。在先使用人随后如若发现，可以依新《商标法》第45条的规定，自商标注册之日起五年内向商标评审委员会宣告该注册商标无效。但是，如果商标注册之日起五年内在先使用人仍未发现，但除斥期间五年已过，在先使用人的权利如何进行救济？笔者认为，在满足在先使用抗辩构成要件的前提下，此时应当给予在先权利人在先使用抗辩。不然，在先使用人的权益得不到救济，且其完全是善意的，在先使用人和商标恶意抢注人之间的权利得不到平衡。因此，在此种情形下，建议将在先使用抗辩的“原使用范围”扩大至商标注册人满五年那个时间点的范围，避免有失公平。在认定商标注册人申请注册时是恶意的，可以考虑在先使用商标的影响力、在先使用商标与在后商标使用的地域相同、在先使用商标独创性等因素。[12]

2.商标注册人善意时，直接适用在先使用抗辩

当商标注册人申请注册时是善意的，即商标注册人在申请注册时并不知其商标与在先使用人的商标相同或近似，也不知存在在先使用的事实，此种情形应当是新《商标法》第59条第3款的典型情形。为了在商标注册人与在先使用人权益这对天平上取得平衡，也为了弥补我国注册取得商标制度的不足，赋予在先使用人在先使用抗辩权。但需要明确的是，新《商标法》第59条第3款是抗辩权，是商标专用权的合理限制中的一种，是一种程序上的权利。在先使用人在先使用事实满足在先使用抗辩的构成要件后，商标注册人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

(四)适当区别标识的附加问题

虽然出于利益平衡的因素考虑，在先使用人可以继续在原使用范围内使用商标，但也可能会造成消费者对商品来源的混淆，认为该商品来自于商标专用权人或是在先使用人，这对商标注册人以及在先使用人都是不利的。为了避免这种混淆，新《商标法》第59条第3款规定，商标专用权人可以要求在先使用人附加适当区别标识，具有合理性。但这是否意味着只要商标专用人要求，在先使用人一定要附加区别标识？笔者认为，这两者之间并非是绝对关系。实践中，附加区别标识有无合理性须比较商标注册前后先使用权人和商标权人的实际状况，判断要求商标先使用人添加区别标识的合理性。[1]

适当的区别标识可以附加为不同的包装、企业字号或者名称、产地。借鉴《关于服务商标继续使用问题的通知》第6条规定，继续使用与注册人的使用发生实际混淆，造成消费者误认的，继续使用人应在使用服务商标时，增加地理名称标志，以便与注册人使用的服务商标相区别。[2]但是，如果在先使用人附加了区别标识后，使其满足一个新商标的要件，即与商标注册人的商标并非相同或近似，消费者也不会发生混淆、误认，此时还需受在先使用抗辩中“原使用范围”的限定吗？笔者主张不受限定。因为此时在先使用人附加区别标识后的商标已具显著性，其完全可以向商标局申请注册一个新商标，即突破了原使用范围限定。然而，如果在先使用人并未向商标局申请注册新商标，其可否自行扩大原使用范围？笔者持赞成意见，因为附加新区别标识后的商标应当具有一定的显著性，是主张在先使用抗辩的法律后果，并非是自行扩大原使用范围的正当理由。因此，在先使用人未向商标局申请注册的情况下，还应当限定在原使用范围内，即使是已附加区别标识后。

三、结论

综上分析，未注册商标在先使用的适用规则是：首先，须判断其在先使用是否为相同和近似的商标，且在相同或类似的商品上，因为这是侵犯商标专用权或是阻却商标注册的前提要件。其次，须考虑两种情况：第一，如果商标申请注册人是恶意的，即其因与在先使用人存在合同、业务往来等关系而明知在先使用人商标存在的，或是因在先使用人使用的商标具有一定影响以不正当手段恶意抢注的，那么商标局将不予注册。如果商标局当时并未发现此种情况将商标予以公告，在先使用人可以根据新《商标法》第33条规定，在公告之日起3个月内向商标局提起异议；或是在该商标注册之日起五年内向商标评审委员会申请宣告商标无效。第二，如果在先使用人的商标在商标注册人申请注册之日时已有一定影响，此时须分析商标注册人在申请注册时的主观状态。如果商标注册人是恶意的，即明知在先使用人的商标具有一定影响，那么依据新《商标法》第45条规定，在先权利人可以在商标注册之日起五年内宣告该商标无效；如果五年内在先权利人并未申请宣告所涉商标无效，笔者认为，应当考量在先使用人未申请无效的原因，如果其是不知或不应知，在商标注册之日起满五年后应当给予商标在先使用人在先使用抗辩；但如果是明知存在该情形而放任的话，那在先使用权人不应当具有在先使用抗辩，视为对权利的自行放弃，对不利后果应当自己承担。

[1]杜颖.商标先用权解读——商标法第59条第3款的理解与适用[J].中外法学，2014，(5).

[2]王莲峰.商标先用权规则的法律适用——兼评新商标法第59条第3款[J].法治研究，2014，(3).

[3]黄璞琳.商标侵权案件中在先使用抗辩的构成要件[J].中华商标，2014，(11).

[4]叶赟葆.论商标在先使用之保护——兼谈我国商标法第三次修订[J].中南大学学报，2013，(4).

[5]张玉敏.论使用在商标制度构建中的作用——写在商标法第三次修改之际[J].知识产权，2011，(9).

[6]黄晖.商标法第三次修改对商标注册和使用制度的完善之处[N].中国知识产权报，2013-09-13.

[7]郑莹.论商标先用权规则的适用——兼评新商标法第59条第3款[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)，2015，(4).

[8]蒋利玮.论商标在先使用抗辩——对新商标法第59条第3款的理解和适用[J].中华商标，2013，(11).

[9]李雨峰，倪朱亮.求公平与秩序：商标法上的共存制度研究[J].知识产权，2012，(6).

[10]文学.商标使用与商标保护研究[M].北京：法律出版社，2008.

[11]曾陈明汝，蔡明诚.商标法原理[M].台北：新学林出版社，2007.

[12]冯晓青，罗晓霞.在先使用有一定影响的未注册商标的保护研究[J].学海，2012，(5).

责任编辑：孙 畅

Interpretations for the Application Rules of Unregistered Trademark Prior Use——Analyzing Paragraph 3 of Article 59 in New “Trademark Act”

ZHANG Yan

(East China University of Political Science and Law，Shanghai 214111，China)

Paragraph 3 of article 59 in “Trademark Act” (30thAugust of 2013) is very unique. The right of prior use is a good balance for the prior user. However，there are some vague expressions such as “certain effect”，“the scope of prior use”，and “to distinguish identification appropriately”. Combining with related articles，the scope for application rules is analyzed. The key components，difficulties as well as dilemma for identification are interpreted to provide some reference for judicial practice.

Paragraph 3 of Article 59 in New “Trademark Act”；trademark registration；prior use；key components；distinguishing identifications

2016-09-19

张 艳(1992-)，女，浙江台州人，硕士研究生，主要从事民商事法律研究。

1004—5856(2017)07—0052—06

D923.4

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2017.07.014